称呼の類似性と語頭の差異

1 本件商標

本件登録第4409634号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年3月17日に登録出願され、「Hitmail」の文字を横書きしてなり、第35類及び第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年8月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成9年10月13日に登録出願され、「HOTMAIL」の文字を横書きしてなり、第35類及び第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年6月25日に設定登録された登録第4288018号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、指定役務も同一又は類似のものである。

また、引用商標は、電子メール通信サービスに関して世界的に周知著名な申立人の商標であるところ、本件商標は、これと類似する商標であって、その役務に類似する役務について使用するものである。

さらに、このような周知、著名な申立人の引用商標と極めて近似した本件商標が、電子メールサービス、インターネットサービスに使用された場合、申立人の業務に係る役務と出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、それぞれ前記したとおりであるから、本件商標からは、その構成文字に相応して「ヒットメイル」の称呼を、また、引用商標からは、その構成文字に相応して「ホットメイル」の称呼を生ずるものである。

しかして、本件商標と引用商標より生ずる「ヒットメイル」の称呼と「ホットメイル」の両称呼を比較すると、両称呼は称呼を比較する上で重要な要素となる語頭部分において「ヒット」と「ホット」の差異が認められ、この差異がそれぞれ意味合いのある語「ヒット」(hit)及び「ホット」(hot)に通ずるものであることを合わせ考えると、この差異が両称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときは、語感、語調が異なったものとなり、称呼上、相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観において明らかに区別し得るものであり、かつ、その観念においても比較し得ないものであって類似するものとすることはできない。

してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

さらに、申立人の提出に係る甲第3号証ないし同第6号証によれば、引用商標がコンピュータ産業分野の取引者、需要者の間においては申立人の提供に係る電子メール通信及び電子計算機端末による通信サービスに関する商標として、ある程度認識されていることは認められるとしても、上記の証拠は発行日が明確でない米国で発行されたと認められる雑誌の記事及び訳文、本件商標の出願後である2001年1月8日付の申立人(企業)からのレター及び同じく最近のインターネットでの「Hotmail」に関する記事と認められるもののみであって、引用商標に関する申立人の役務を広告宣伝した時期、回数、利用者数等が客観的に把握できる書類の提出がなく、引用商標が申立人の業務に係る役務を表示するものとして本件商標の出願時において需要者の間に広く知られていたことを証明する証拠としては不十分なものといわざるを得ない。加えて、本件商標は、前記したとおりであって、引用商標とは十分に区別し得る別異の商標といえるものであるから、本件商標をその指定役務に使用した場合、その役務が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。