登録商標と使用商標の同一性

第1 本件商標

本件登録第2709638号商標(以下、「本件商標」という。)は、昭和63年8月16日に登録出願され、「SYSLEY」の欧文字よりなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成7年8月31日に設定の登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

第2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。

1.請求の理由

本件商標は、その指定商品につき継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかによって使用された事実が存しないものであるから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである。

2.被請求人の答弁に対する弁駁

(1)標章「SISLEY」の使用について

商標法第50条括弧書きにより、登録商標の使用と認められる商標とは、「登録商標と社会通念上同一と認められる商標」のことであり、これは、登録商標を商品に付する場合、商品の具体的な性状に応じて商標を適宜に変更して使用する必要があること等を考慮し、登録商標と物理的に同一の商標のみならず、社会通念上同一と認められる商標の使用をも登録商標の使用と認めるべく規定されたものである(甲第2号証)。

本件の場合、「SISLEY」と「SYSLEY」は、ともに欧文字からなる商標であるところ、第2文字目において「I」と「Y」のスペルの相違がある。また、生じる可能性のある称呼が同じであるからといって、社会一般に、異なるスペルからなる欧文字商標が同一の商標として認識されているとは考えられない。

したがって、標章「SISLEY」の使用を証明する被請求人提出にかかる証拠(乙第2号証ないし乙第5号証、乙第7号証ないし乙第14号証、乙第21号証ないし乙第23号証)は、本件商標「SYSLEY」の使用を証明するものではない。

(2)標章「シスレー」の使用について

本件商標「SYSLEY」は、「サイスレー」又は「シスリー」、「サイスリー」等、複数の称呼を生じる可能性があり、必ずしも片仮名「シスレー」と同一の称呼を生じるとはいえない。したがって、欧文字「SYSLEY」のみからなる本件商標の場合、「SYSLEY」の読みを「シスレー」に特定することはできず、社会一般において、「SYSLEY」と「シスレー」を同一のものと認識するのは困難である。

(3)具体的証拠について

万が一、標章「SISLEY」及び「シスレー」が本件登録商標と社会通念上同一と認められる商標であると仮定しても、被請求人が提出する証拠は、本件商標の使用を立証するものではない。

(ア)乙第6号証について

乙第6号証は、その表紙から明らかなように、「20万人が選んだ飲食店のランキング」を紹介する雑誌であり、その中で、被請求人の経営する店が、パイと紅茶を楽しめる店として紹介されているものであって、被請求人が自ら行った広告ではない。

したがって、この記事の中に「SISLEY」及び「シスレー」の文字が表されていても、これは商標法第2条第3項第7号に規定される「商品に関する広告に標章を付して頒布する行為」には該当せず、商標法第2条第3項に規定する他の使用行為にも何ら該当するものはない。

(イ)乙第15号証ないし乙第18号証について

乙第17号証は、商品の受注伝票であり、その中に、商品名として「レイショク ハラジュクシスレーマフィン ティ」等の記載が見られ、被請求人はこれを本件商標の使用の証拠として提出している。

しかしながら、商標法第2条第3項第7号に規定される「取引書類に商標を付して頒布する」とは、取り扱い商品の伝票(例えば、伝票の隅など)に商標を印刷等して付し、この伝票を用いて商品の取引を行うことを意味するのであって、品番・商品名・数量・価格といった各取引に応じて記入される欄に商標を表す文字列等を記入する行為を意味するものではない。

本件の場合、受注伝票自体に商標が印刷等されているのではなく、受注商品の指定をするための欄に上記文言が記入されたに過ぎない。これは、品番と同じように、取引の内容に応じて記入されたものである。よって、かかる表示は商標の使用ではない。

そうとすれば、乙第15号証ないし乙第18号証により、「SISLEY」商標の下にマフィンが製造・販売されていたことは推測できるが、片仮名「シスレー」がマフィンに商標として使用されていたことを証明する証拠としては不十分である。

したがって、上記証拠は、本件登録商標「SYSLEY」はおろか、片仮名「シスレー」の使用を証明するものでもない。

(ウ)乙第19号証及び乙第20号証について

乙第19号証及び乙第20号証として提出される「証明願」には、添付(1)として写真が添付されており、『同写真に表示されているように商標「SISLEY/シスレー」が商品「パイ」に使用され、それを購入して持帰ったこと』が、株式会社アモウディレクションの代表取締役である天羽博氏と会社エム・ディの竹田直紀氏により証明されている。

しかしながら、この添付された写真に写っているナプキン等には、「SISLEY/シスレー」ではなく、欧文字のみの商標「SISLEY」が表されており、証明書中の文章と写真の内容が矛盾している。したがって、両氏が証明するのは「SISLEY」商標の使用であると理解でき、商標「SISLEY/シスレー」の使用を証明する証拠としては、有効性に欠けるものといわざるを得ない。

(エ)ホームページにおける「直営店シスレー」の紹介について

被請求人は、種々のホームページにおいて「直営店シスレー」が紹介されている旨述べ、平成11年審判第31301号にて提出された証拠資料に言及しているが、同証拠資料は、パイや紅茶を楽しめる飲食店として同店を記述しているに過ぎず、何ら本件商標の使用を証明するものではない。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第23号証を提出した。

1.本件商標は、本件商標の商標権者の直営店であるファースト フード ショップの「SISLEY」(シスレー)(東京都渋谷区神宮前6−3−7 所在)」(以下、「直営店シスレー」という。)が、本件審判の請求前の昭和63年12月23日の同店のオープンから継続して現在においても、指定商品に包含されている持帰り(テイクアウト)用の商品「パイ」・商品「スコーン」・商品「マフィン」等の菓子について使用している。

さらに、三越百貨店恵比寿店にも本件審判の請求前3年以内に、本件商標を使用したマフィン、スコーンの菓子を納入し、販売されたものである。

2.直営店シスレーは、昭和63年12月23日のオープンより継続して現在まで、パイ・紅茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料・サラダ・ビール等の各種の飲食物を店内において飲食するために提供し、また、これらの各種の飲食物を持帰り(テイクアウト)用の商品としても販売していることでも一般に知られている。

登録商標を表示する紙袋に持帰り(テイクアウト)用の指定商品を入れて販売する行為は、商品の包装に標章を付したものを譲渡する行為に該当し、登録商標の使用であることは、東京高等裁判所の昭和63年(行ケ)163号及び平成3年(行ケ)44号の判決によっても明らかである。

3.そこで、本件商標の指定商品についての具体的な使用状態を示すと、

乙第2号証は、直営店シスレーの正面及びその一部を拡大した写真でもある。

乙第3号証は、店内においての飲食または持帰り(テイクアウト)用のために店内に掲げてある各種飲食物のメニューの写真であり、持帰りができる旨明記してある。

乙第4号証は、店内においての飲食または持帰り(テイクアウト)のため各種飲食物のメニューである。

乙第5号証は、更新された現在の「直営店シスレー」の「営業許可書」である。

乙第6号証は、「直営店シスレー」を紹介している「ぴあランキン’グルメまめ版’98年版青山・表参道・赤坂」(1998年4月25日 ぴあ株式会社発行)の書籍である。

乙第7号証は、商品「マフィン」の写真である。

乙第8号証は、商品「アップル&プルーン」の写真である。

乙第9号証は、商品「マフィン」の包装に使用するラベルである。

乙第10号証は、橋場株式会社が被請求人の商品「マフィン」を三越百貨店恵比寿店地下2階のシスレー売場に1997年5月から1998年8月までの間に納品した旨の証明書である。

乙第11号証は、橋場株式会社が被請求人の依頼により商品「マフィン」及び商品「スコーン」を三越百貨店恵比寿店地下2階のシスレー売場に1998年5月25日に納品した旨の証明書である。

乙第12号証は、三越百貨店恵比寿店地下2階のシスレー売場の写真(1997年10月14日撮影)である。

乙第13号証は、同じく三越百貨店恵比寿店地下2階のシスレー売場の写真である。

乙第14号証は、同じく三越百貨店恵比寿店地下2階のシスレー売場の写真(1998年1月20日撮影)である。

乙第15号証は、納品代行依頼書(1998年5月6日発送)である。

乙第16号証は、納品代行依頼書(1998年5月22日発送)である。

乙第17号証は、受注伝票(平成10年5月22日出荷日)である。

乙第18号証は、受注伝票(平成10年6月12日出荷日)である。

乙第19号証は、株式会社アモウディレクションが1988年12月23日から現在に至るまで度々直営店シスレーにおいて持帰り用の商品「パイ」を購入したことのある旨の証明書である。

乙第20号証は、株式会社エム.ディが1988年12月23日から現在に至るまで度々直営店シスレーにおいて持帰り用の商品「パイ」を購入したことのある旨の証明書である。

乙第21号証は、持帰り用(テイクアウト)のスコーン・フライドポテト用の包装用袋である。

乙第22号証は、持帰り用(テイクアウト)のパイ・ポケットサンド用の包装用袋である。

乙第23号証は、持帰り用(テイクアウト)の飲食物の商品用の包装用袋である。

なお、種々のホームページにおいても「直営店シスレー」が紹介されている事実がある(平成11審判第31301号の審判事件答弁書にその事実を示す資料を添付してある。)。

さらに、使用に係る「SISLEY」及び「シスレー」の商標は、本件商標の「SYSLEY」と称呼を全く同一にすること、また、東京高等裁判所の昭和63年(行ケ)269号の判決に徴しても、使用に係る商標と本件商標が商標法第50条の括弧書きに示す社会通念上同一と認められることから、本件商標がその指定商品に使用しているといえることが明らかである。

したがって、本件商標が請求に係る商品について、請求前3年以内に使用していることが明らかである。

第4 当審の判断

1.被請求人提出の乙第2号証ないし乙第23号証によれば、被請求人の直営店であるファースト フード ショップの「SISLEY」(シスレー)(東京都渋谷区神宮前6−3−7所在)」において、昭和63年12月23日のオープンから継続して現在まで、持帰り(テイクアウト)用のパイ・紅茶・コーヒー・スープ・サラダ・ビール等の商品を販売していることが認められる。また、三越百貨店恵比寿店にも、マフィン、スコーンの菓子を納入し、販売していることが認められる。そして、その販売に際し「SISLEY」或いは「シスレー」の標章が使用されていたことは、各種飲食物のメニュー(乙第3号証及び乙第4号証)、商品「マフィン」(乙第7号証)、持帰り用のための紙製包装用袋(乙第23号証)等により確認できるものである。

2.本件商標はその構成前記のとおり、「SYSLEY」の欧文字よりなるものであるのに対して、被請求人が商品「パイ・紅茶・コーヒー・スープ・サラダ・ビール等の飲食物」に使用している標章は「SISLEY」或いは「シスレー」の文字よりなるものである。

(1)そこで、「SISLEY」或いは「シスレー」の標章の使用が本件商標「SYSLEY」の使用に当たるか否かを検討するに、平成8年法律第68号により改正された商標法は、不使用取消審判における登録商標の使用と認める範囲を同法第50条第1項において「社会通念上同一と認められる商標を含む。」と明記し、その例示として、1)書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、2)平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、3)外観において同視される図形からなる商標を挙げているものである。

(2)これを本件についてみるに、本件商標及び使用各標章からは共に「シスレー」の称呼が生ずるものではあるが、両者は何ら特定の意味を有しない造語と認められるものであって、いずれを比較した場合であっても両者間に観念的な相互連想作用はなく、故に両者が同一の観念を生ずるものとは言えない。そして、本件商標と使用する欧文字標章とを比較するに、両者はその文字綴りの左から2番目の「Y」と「I」とを異にする点で外観上相違し、また、本件商標と片仮名文字標章とを比較するに、両者は欧文字(ローマ字)と片仮名文字という点でその外観を著しく異にするものである。

そうとすれば、両者は外観の差異が顕著である点に加え、同一の観念を生ずるものとはいい難いことから、たとえ、同一の称呼を生ずるものとしても、外観、観念の点を考慮に入れる余地はないから、社会通念上同一性を有する商標とは言い得ないものとみるのが相当である。

被請求人は、使用に係る標章及び本件商標がその称呼を全く同一にすることをもって社会通念上同一と認められるものである旨述べ、昭和63年(行ケ)269号の判決を挙げているが、該事例は外観が酷似し、同一の称呼、観念を生ずる点で社会通念上同一の範囲を出ないとされた事例であって、商標の具体的構成において本件商標とは事案を異にするものであり、必ずしも前記判断に影響を及ぼすものでないから、その主張は採用できない。

3.してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品について使用されていたとはいえないから、本件商標は商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。