周知商標の片仮名称呼類似

1 本件商標

本件登録第4381928号商標(以下、「本件商標」という。)は、「グロリア・ジーンズ」の片仮名文字(標準文字)を横書してなり、平成11年1月25日に登録出願され、第30類、第35類、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの指定商品及び指定役務として、同12年5月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の異議理由

(1)申立人が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する商標

登録第2266015商標(以下、「引用A商標」という。)は、「GLORIA JEAN’S COFFEE BEAN」の欧文字を横書きしてなり、第29類「コーヒー」を指定商品として、昭和63年6月8日に登録出願され、平成2年9月21日に設定登録、その後、平成12年10月17日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。同じく、平成11年商標登録願第29682号商標(以下、「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類「広告、フランチャイジーの経営の診断及び指導及びその他の経営の診断及び指導、市場調査、商品に販売に関する情報の提供」、及び第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成11年4月6日に登録出願されているものである。

(2)申立人は、GIoria Jean’sの商標を用いて1986年以降米国でフランチャイズ組織を以てグルメコーヒーの販売を開始して以来わずか7年間で33州に亘る177店、1994年にはメキシコ店を含め約200店を越えるに至り、その後も順調な成長を続け、1999年には37州及び7ヶ国で275のフランチャイジーを有するに至っている。

ちなみに「GIoria Jean’s」の商標は事業の創始者であるGIoria Jean Kvetkoからとったものである。

日本では1994年に株式会社桃樹庵とマスターライセンス契約を締結し、東京、横浜等に数店のフランチャイジーが開店された。開店に伴い各種媒体を用いてPRを行った結果、本件商標出願の当時、即ち1999年1月の当時には、申立人の引用商標は、アメリカ合衆国は言うに及ばず、日本国内においても需要者間に申立人のフランチャイズ組織により販売されているコーヒー及びコーヒー喫茶店を表示する商標として周知されるに至っていた。

本件商標は申立人の引用商標の日本語音訳を片仮名表示したに過ぎないものである。

本件商標の出願人であるグロリア・ジーンズ・ジャパン株式会社の代表者は、申立人の日本におけるマスターフランチャイジー株式会社桃樹庵の契約当時の代表者でもあったから、出願人は「GIoria Jean’s/グロリアジーンズ」が、申立人の商標であることを知りながら不正の目的を以て出願したことは明らかである。

従って、本件商標は商標法第4条第1項第7号及び第19号に該当し登録されるべきではない。

また、本件商標の指定商品及び指定役務中、第30類のコーヒー豆,第35類の経営の指導,商品の販売に関する情報の提供,第42類のコーヒーを主とする飲食物の提供に関しては、申立人引用商標の使用されている商品及び役務と同一又は類似であり、本件商標は申立人の引用商標の片仮名表示であって類似の商標である。

従って、本件商標は、商標法第4条第1項第10号の規定に該当し、登録されるべきではない。

更に上記と同様の理由により、本件商標が第30類コーヒー豆,第42類コーヒーを主とする飲食物の提供に使用されるときは、申立人の引用A商標に類似し、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、登録されるべきではない。

更に本件商標が仮に前記第10号又は第11号に該当しないとしても、本件商標が、その指定商品又は役務に使用されるときは、それら商品又は役務が申立人の商品又は役務であるか、または申立人のフランチャイジ一による商品又は役務であるかの如き、商品又は役務の混同を生ずるおそれがある。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、登録されるべきではない。

以下詳述する。

(3)申立人の事業活動について

(イ)GIoria Jean’sのコーヒー事業は1979年に遡る。

イリノイ州ロンググローブ在のEd Kvetko及びGIoria Jean Kvetkoは、同市内にコーヒー店を開店し、それに「GIoria Jean’s Coffees」と命名した。GIoria Jean’s Coffeesは従来のコーヒーとは異なったフレーバードコーヒーであって、忽ち近隣の評判を呼びそのライセンスを得て開店を希望する者が続出し、1986年までにシカゴ地区に11のコーヒー店が出店され、その後7年間にアメリカ合衆国の33州に200を越えるフランチャイジーを有するに至り1999年には37の州及びオーストラリア、メキシコを含む7ヶ国につき275のフランチャイジーを有するまでに成長を遂げた。

GIoria Jean’s Coffeesの魅力の秘密は、80種を越えるコーヒー豆の焙煎とエスプレッソをベースにしたフレーバーの添加にある。このような事業の発展に対し、甲第1号証ないし同第6号証にみられる如く、申立人は1991年に「イリノイ州の最も成功した小売業」の栄誉を受賞し、同時に全米8位の「フランチャイズ・マネジメント」賞を受賞している。

(口)日本においては、このような申立人の事業即ちフレーバードコーヒ一のコーヒー豆,及びコーヒーの販売,コーヒーを主とする飲食物提供のサービスの急成長に着目した本件商標出願人会社の代表者である小川和夫氏は、平成6年(1994年)私的に関係のあったと推定される株式会社桃樹庵(東京都江東区大島5丁目45番9号ステーションプラザ1001号)の取締役社長に就任し、甲立人にコンタクトし、日本におけるマスターフランチャイジーの地位を獲得した。そして自己の利益のため(後述)日本国内で申立人のGIoria Jean’s Coffeesのフランチャイズビジネスの展開を図った。即ち小川和夫氏は、平成7年4月当時既に存続していた株式会社メセナル・ポール(東京都港区西麻布4丁目3番地)を取得した後、自ら代表取締役に就任し商号をグロリアジーンズジャパン株式会社と変更し、住所を東京都渋谷区恵比寿1丁目22番23号に移転した。そして既に株式会社桃樹庵との契約の形で取得したGIoria Jean’s Coffeesのマスターフランチャイジーの権利をあたかもグロリアジーンズジャパン株式会社が得ているかの如く装って事業の展開を図ったものである(甲第7号証ないし同第9号証)。

日本におけるGIoria Jean’s Coffeesのフランチャイジーの第1号店は東京都港区北青山2−14−6ベルコモンズに開店され、その事実は次の媒体に取り上げられ報道されている。これらのパブリシティは小川和夫氏が自らの発案で行ったものであり、当初はグロリアジーンズジャパン株式会社の名を伏せていたが平成7年4月1日株式会社メセナル・ポールを取得し、商号をグロリアジーンズジャバン株式会社に変更した後は、グロリアジーンズジャバン株式会社がマスタライセンシーであるかの如く装って、GIoria Jean’s CoffeesのPRに努めた(甲第10号証ないし同第15号証)。

(ハ)株式会社桃樹庵とのマスターフランチャイズ契約には商標GIoria Jean’sの使用に関し、甲第7号証のとおりの事項が定められている。

(二)マスターライセンシーである株式会社桃樹庵の社長として小川和夫氏は独占的にライセンサーである申立人との交渉に当たっていたが、マスターライセンス契約を締結し、東京都南青山に第1号のフランチャイズ店を開店した直後から、ロイヤルティの支払いに関し、申立人(ライセンサー)との間にトラブルを生じさせていた(甲第16号証 同第17号証)。

また前述のとおり小川和夫氏は、株式会社桃樹庵の社長として申立人との間にマスターライセンス契約を締結した直後に或る目的を以て自ら代表取締役に就任した東京都渋谷区恵比寿1丁目22番23号所在のグロリアジーンズジャパン株式会社に営業拠点を移したのである(甲第8号証)。そして株式会社桃樹庵が申立人より得た、日本でGIoria Jean’s Coffeesのフランチャイズビジネスを行う権利を、あたかもグロリアジーンズジャパン株式会社が得たものであるかの如く装って勝手に(株式会社桃樹庵とは関係なく)、また、申立人に無断で自分のビジネスとしてフランチャイズ店を各地に設け始めたのである(甲第15号証ないし同第17号証)。その間、小川和夫氏は申立人に対しては、株式会社桃樹庵の連絡住所がグロリアジーンズジャパン株式会社の所在地(東京都渋谷区恵比寿2一22−2 3)に移転した旨の虚偽の連絡をなし、その後は自らGIoria Jean’s Japanと名乗って、申立人との連絡に当っていた(甲第16号証)。

(ホ)小川和夫氏は、平成7年10月30日株式会社桃樹庵の代表取締役を、また平成10年10月28日取締役を辞任している。申立人は、マスターライセンシーからのロイヤルティの支払いその他のトラブル、フランチャイズビジネスの不振、販売情報の不足と不正確なことから小川和夫氏の行動に不審を抱き、1998年3月日本に対する輸出事業のコンサルタントをしているWestern Export Services Inc.(米国 コロラド州 デンバー 140 イースト第19アベニュー,スート 201)のDavid Cisneros氏に依頼して調査を行ったところ、次の事実が明らかになった。

a)小川和夫氏は既に株式会社桃樹庵を辞任しており、マスターライセンシーのために行為することはできない。

b)小川和夫氏は、申立人に断りもなくグロリアジーンズジャパン株式会社の名称を用いて会社を経営している。

c)小川和夫氏は不法に(申立人の承諾なしに、又株式会社桃樹庵と関係なく)GIoria Jean’s Coffeesのフランチャイズを設けている。GIoria Jean’s Coffeesの店は12店あったが、そのうち7店は小川和夫氏が不法にフランチャイズのサブライセンスを行ったものである(甲第17号証)。

調査の結果判明したことは、更に、株式会社桃樹庵の他の役員の誰もGIoria Jean’s Coffeesのビジネスに関与していなかったことである。調査結果に基づき株式会社桃樹庵、グロリアジーンズジャパン株式会社と、合意の上、次の措置が講じられた。

i)小川和夫氏が申立人及び株式会社桃樹庵に無断で開店したコーヒ一店に表示されている「GIoria Jean’s」の商標は1999年12月31日までに使用を取り止める。

ii)同年同日までに小川和夫氏はGIoria Jean’s商品の取扱い、GIoria Jean’sの経営情報の使用及びGIoria Jean’s及び株式会社桃樹庵と何らかの関係があるかの如き表示を取り止める(甲第17号証のExhibit F及びG)。

更に申立人は株式会社桃樹庵のマスターフランチャイジーとしての能力不足に鑑み、同社とのマスターフランチャイズ契約を1999年6月1日付にて解除する措置が講じられた。(甲第17号証のExhibit E)

(へ)本件商標出願人であるグロリアジーンズジャバン株式会社の代表取締役である小川和夫氏と平成6年(1994年)株式会社桃樹庵がGIoria Jean’s Coffeesの日本におけるマスターフランチャイジーとなる契約を締結したとき、同社の社長として同契約書に署名している小川和夫氏とは同一人物である。その事実はグロリアジーンズジャパン株式会社及び株式会社桃樹庵の各商業登記簿に登記されている代表取締役の氏名及び住所が同一であることによって明らかである。

更に本件商標出願人であるグロリアジーンズジャパン株式会社の登記簿謄本から次のことが明らかにされる。

i)グロリアジーンズジャパン株式会社は、平成3年11月25日東京都港区西麻布四丁目3番12号に設立された株式会社メセナル・ポールの名称を平成7年4月1日に変更し、住所を同日付で東京都渋谷区恵比寿一丁目22番23号に移し、又同日付で営業目的に「コーヒー豆,紅茶,ココア,チョコレート並びにマグカップ等の輸入販売,コーヒー販売店の経営及び経営指導」を加えている。そして小川氏はやはり同日付で自ら代表取締役に就任している。これらの事実から、小川氏は株式会社桃樹庵を離れてGIoria Jean’s Coffeesのフランチャイズビジネスを我が手中に納めようと画策していたことが明らかに推定される。

ii)小川和夫氏は平成7年4月1日に同社の代表取締役に就任し、平成8年12月31日に退任し、再度平成11年8月1日に代表取締役に就任しているが、何れの登記も平成11年10月25日に同時に行われている。また、他の2名の取締役有松−桂氏及び松田裕香氏も平成7年4月1日就任し、平成8年12月31日に退任しているが、その登記は平成11年10月25日になって始めてなされている。更に、平成11年8月1日には小川和夫氏と同時に有松ー桂氏及び末田省世氏が取締役に就任しているが、その登記は上記同様平成11年10月25日になされている。他に取締役に関する登記は事項はない。従って、平成9年1月1日から平成11年7月31日の間は誰も取締役がいなかったことになるが、このことは事実会社が本件商標出願を含む事業活動を行っていたのであるから、如何にも不自然である。本件商標の出願日は平成11年1月25日であるが、グロリアジーシズジャパン株式会社が商標登録出願人として本件商標の出願という法律行為を行い得るためには、会社を代表する者によって代表されていなければならない。従って、グロリアジーンズジャパン株式会社によって本件商標が出願され得たという事実は同社が平成7年4月に代表取締役に就任していた小川和夫氏がそのまま(他に代表取締役の登記は為されていない)、本件出願の当時にも同社の代表取締役として行為していたと推定される。従って、小川和夫氏の代表取締役の就任、退任に関する登記は、本件商標の出願が、同氏の代表取締役でなかった間になされたものであるかの如く後になって画策し、事実に反する登記をなしたものであること明らかである。

iii)平成11年8月1日に代表取締役に就任した旨の登記がなされているグロリアジーンズジャパン株式会社の登記上の小川和夫氏の住所は、「東京都練馬区関町東二丁目12番2・202号」となっていて、平成7年4月1日に就任したときと同表示である。この表示は、平成12年4月20日「東京都練馬区関町東二丁目12番2号」と表示更正されている(甲第8号証)。

しかしながら、平成7年4月1日登録時の小川和夫氏の住所の末尾に記されている「202号」は当該住所地の所在するマンションの部屋の番号を表示する場合に当該マンション名を略して記載する方法であって、平成12年4月20日表示更正された住所が実際に変わったことを示すものではない。

小川和夫氏の株式会社桃樹庵の代表取締役に就任が登記されている同氏の住所の表示が「東京都練馬区関町東二丁目12番2号コモンシティ202号」とあるのはマンション名を記入したに過ぎず、グロリアジーンズジャパン株式会社における代表取締役小川和夫の住所と同一ととみなしうるものである(甲第9号証)。

上記各事実から本件商標出願人であるグロリアジーンズジャパン株式会社の代表取締役である小川和夫氏は、株式会社桃樹庵に平成6年に代表取締役として在籍し、申立人とGIoria Jean’s Coffeesのフランチャイズ契約を締結した小川和夫と同一人物であることが明らかである。

(4)上記詳述したところから、本件商標出願人グロリアジーンズジャバン株式会社(代表者小川和夫)は、1999年1月の当時その出願に係る商標「グロリア・ジーンズ」が申立人の業務に係るコーヒー豆,コーヒー及びコーヒーを主とする飲食物の提供を表示する商標「GIoria Jean’s」の片仮名表示であって同一性を有する商標であることを知りながら、不正の目的を以て出願したものであることが明らかである。又その行為は正に国際信義に悖る行為である。

(5)以上、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、第10号、同第11号、第15号、同第19号に該当するにもかかわらず違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録は取消されるべきである。

3 申立人の異議に基づく当審の取消理由

本件商標は、「グロリア・ジーンズ」(「標準文字」による)の文字を書してなり、第30類「コーヒー豆,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),穀物の加工品,サンドイッチ,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,アーモンドペースト」、第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテル事業の管理」及び第42類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として設定登録されたものである。

ところで、申立人である米国の大手コーヒーチェーン「グロリア・ジーンズ・グルメ・コーヒーズ社」が、同社のフランチャイズチェーンを通じて販売している「コーヒー」又は「コーヒー喫茶店」に使用している「Gloria Jean’s」の文字よりなる商標(以下、「申立人使用商標」という。)は、米国、メキシコ等において、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして、取引者・需要者の間に広く認識されているものと認められるものである。そして、本件商標の商標権者の代表取締役である「小川和夫氏」は、かって、申立人とフランチャイズ契約を締結したことのある「(株)桃樹庵」の代表取締役をしていた人物と同一人である。そうとすれば、申立人の業務に係る商品及び役務を表すものとして、取引者・需要者の間に広く認識されている申立人使用商標と称呼上類似する本件商標を、商標権者が採択使用する行為には不正の目的があったものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取消されるべきものである。

4 当審の判断

商標権者は、当審の上記3の取り消し理由に関し何ら意見を述べていない。

ところで、申立人である米国の大手コーヒーチェーン「グロリア・ジーンズ・グルメ・コーヒーズ社」が、同社のフランチャイズチェーンを通じて販売している「コーヒー」又は「コーヒー喫茶店」に使用している「Gloria Jean’s」の文字よりなる申立人使用商標は、米国、メキシコ等において、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして、取引者・需要者の間に広く認識されているものと認められるものである。

そして、本件商標の当初の商標権者である「グロリア・ジーンズ・ジャパン株式会社」の代表取締役である「小川和夫氏」は、かって、申立人とフランチャイズ契約を締結したことのある「株式会社桃樹庵」の代表取締役をしていた人物と同一人と認められるものである。

そうとすれば、申立人の業務に係る上記商品及び役務を表すものとして、取引者・需要者の間に広く認識されている申立人使用商標と称呼上類似する本件商標を、商標権者が申立人に断りなく採択使用する行為には不正の目的があったものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標が商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものであるとする、上記3の取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標登録は、上記取消理由によって取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。