引用商標の拒絶確定と先願

第1 本件商標

本件商標は、「日立信販」の文字を横書きしてなり、第36類「資金の貸付け及び手形の割引,金銭債権の取得及び譲渡,株式市況に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,慈善のための募金」を指定役務として、平成4年4月17日に登録出願、同6年7月29日に設定登録されたものである。

第2 引用商標

請求人の引用する商願平4‐271271号(商公平8‐139041)商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第36類「資金の貸付け」を指定役務として、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張して、平成4年9月30日に登録出願されたものである。

第3 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

1 本件商標は、商標法の一部を改正する法律附則(以下、「特例法」という。)第5条第3項の規定により読み替えられた商標法第8条第2項の規定に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項第1号の規定により登録を無効にすべきである。

(1)本件商標は、特例法の施行の日から6月間にした役務に係る商標登録出願であるが、特例法第5条第2項に規定された特例商標登録出願として出願されたものではなく、使用に基づかない商標登録出願として出願されたものである(甲第1号証)。

(2)これに対し、引用商標は、特例法第5条第2項に規定された特例商標登録出願として出願されたものである(甲第2号証)。

(3)以上のとおり、本件商標は、特例法第5条第3項の規定により読み替えられた商標法第8条第2項の規定に違反して登録されたものである。

第4 被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審判を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第35号証(枝番号を含む。)を提出した。

請求人は、引用商標の存在を本件無効審判請求の根拠としているが、該引用商標については、被請求人による登録異議申立てが理由ありとされ、現在、拒絶査定不服審判中(平成10年審判第16086号)である。

上記拒絶査定が確定すれば、商標法8条第3項により同条第2項は適用されなくなる関係にあり、本件無効審判請求の根拠はなくなる。

よって、被請求人は、上記拒絶査定不服審判の確定まで、本件無効審判の審理中止を申し立てる。

第5 当審の判断

請求人は、「本件商標は、特例法第5条第3項の規定により読み替えられた商標法第8条第2項の規定に違反して登録されたものであるから、商標法第46条第1項第1号の規定により登録を無効にすべきである。」と主張して、前記引用商標、商願平4‐271271号(商公平8‐139041)を引用している。

そこで、引用商標について、職権をもって調査するに、該引用商標は、平成10年9月11日に拒絶査定がなされ、その後、査定不服審判(平成10年審判16086号)事件として継続していたが、該査定不服審判は、不成立となり、平成12年10月11日に拒絶査定が確定していることを確認し得た。

してみれば、請求人の引用する引用商標は、商標法第8条第3項の規定により、存在しないものとなつた。

したがつて、本件商標は、特例法第5条第3項の規定により読み替えられた商標法第8条第2項の規定に該当しないものであるから、同法第46条第1項の規定により登録を無効にすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。