GENETAGの記述性

1 本件商標

本件登録第4435165号商標(以下「本件商標」という。)は、1998年9月26日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年3月10日に登録出願、「GENETAG」(「標準文字」による)の文字を書してなり、第9類「生物工学研究のためのコンピュータプログラムを記憶させた記録媒体,生物工学研究のためのデータベースに使用するコンピュータプログラムを記憶させた記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,レコード,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、同12年11月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標の構成中、「GENE」の部分は、「遺伝子」を意味する英語である(甲第1号証及び同第2号証)。また、本件指定商品は、前記のとおり生物工学研究の分野で利用されるものであり、かかる分野はアメリカ合衆国を初めとする英語圏の国々が先駆者となって技術開発されていることを考えれば、当分野の需要者・取引者にとっては、「gene」が「遺伝子」を意味することは、だれもが把握しているものと考える。

また、本件商標の構成中、「TAG」の部分は、「混合物ライブラリー中の化合物を特定するために、化合物と平行合成される識別用の分子」を意味する(甲第3号証)。

さらに、甲第4号証によれば、「GENE TAGGING」とは、「遺伝子中に、挿入物や置換可能な成分や、遺伝子の変形(トランスフェクション)を促進させるDNAシークエンスを配置すること。」である。

本件商標は、「GENETAG」であるが、前記のとおり「gene」も「tag」も当業者にとって周知な語であるため、当業者は本件商標を途中で切断して、「GENE TAG」として認識する。また、「tag」の語は、元来は英語の「荷札をつける、標識をつける」を意味する動詞であり、「tagging」は、単なる「tag」の語尾変化である。よって「gene tag」の語は、「gene tagging」と同じ意味を有する語として、当業者によって慣用的に用いられている。また、これを日本語にした「遺伝子タギング」なる語も、当業者により慣用的に用いられている。

さらに、「gene」は、その実体が「DNA」であることより(甲第1号証及び甲第2号証参照)、「遺伝子タギング」の同義語である「DNA タギング」なる語も、当業者により慣用的に用いられている。

そして、甲第5号証ないし同第34号証によれば、当業者の間で、「遺伝子タギング」、「DNAタギング」、「gene tag」または「gene tagging」の語が慣用的に用いられている。

(2)「gene」は、その実体が「DNA」であることより、「遺伝子タギング」の同義語である「DNAタギング」の語は、本件取引者・需要者に慣用的に用いられる語である。したがって、本件商標を、その指定商品に用いても、需要者は、当該商品が、何人かの業務にかかる商品であることを認識することができないから、本件商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。

(3)本件商標中の「GENE」の文字は「遺伝子」を意味し、「TAG」は「混合物ライブラリー中の化合物を特定するために、化合物と平行合成される識別用分子」を意味し、「gene tagging」は「遺伝子中に、挿入物や置換可能な成分や、遺伝子の変形(トランスフェクション)を促進させるDNAシークエンスを配置すること」を意味する。よって、本件商標は「遺伝子をタグする」、「遺伝子をタギングする」、「DNAをタギングする」との行為を意味する。

したがって、本件商標を、その指定商品中「遺伝子タギングを内容とするコンピュータプログラムを記憶させた記録媒体、遺伝子タギングを内容とするその他の電子応用機械器具及びその部品、遺伝子タギングを内容とする映写フィルム、遺伝子タギングを内容とするスライドフィルム、遺伝子タギングを内容とするスライドフィルム用マウント、遺伝子タギングを内容とする録画済みビデオディスク及びビデオテープ」に使用しても、単に当該商品の品質を表しているに過ぎず、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

さらに、本件商標を、前記商品以外の商品に使用した場合、商品の品質の誤認が生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(4)結論

本件商標は、商標法第3条第1項第3号または同第6号、並びに同法第4条第1項第16号に反して登録されたものである。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項に基づき取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は「GENETAG」の文字よりなるところ、構成中の「GENE」の文字部分が「遺伝子」を意味し、「TAG」の文字部分が「混合物ライブラリー中の化合物を特定するために、化合物と平行合成される識別用の分子」を意味する語である事実、そして、「GENE TAGGING」の文字が、「遺伝子中に、挿入物や置換可能な成分や、遺伝子の変形(トランスフェクション)を促進させるDNAシークエンスを配置すること。」の意味合いを有する事実を認め得るものである。

しかしながら、申立人提出に係る甲各号証によれば、前記意味合いを有する語として、「遺伝子タギング」、「DNAタギング」、「gene tag」及び「gene tagging」等のいくつかの語が不統一に使用されており、「GENETAG」の文字が、前記意味合いを有する語として統一的に普通に使用されている事実は見当たらない。

しかも、本件商標は、「GENETAG」の文字を同書、同大、等間隔に一連に書してなるものである。

そうとすれば、本件商標に接する取引者、需要者は、これより直ちに前記意味合いを想起し得るものとはいえないものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品中の「遺伝子タギングを内容とするコンピュータプログラムを記憶させた記録媒体、遺伝子タギングを内容とするその他の電子応用機械器具及びその部品、遺伝子タギングを内容とする映写フィルム、遺伝子タギングを内容とするスライドフィルム、遺伝子タギングを内容とするスライドフィルム用マウント、遺伝子タギングを内容とする録画済みビデオディスク及びビデオテープ」に使用しても、単に商品の商品の品質を表示するににすぎないものということはできないものであって、これをその指定商品のいずれに使用しても、自他商品識別標識としての機能を有するものというべきである。

また、本件商標は、これを上記商品以外の指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。