著名商標と付加語の混同

第1 本願商標

本願商標は、「BURTON CLUB」の欧文字よりなり、第25類「靴類(靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具を除く),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,運動用特殊靴(乗馬靴を除く),乗馬靴」を指定商品として、平成6年6月17日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶理由の要旨

原審において登録異議の申立てがあった結果、原査定は「登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、『BURTON』の文字よりなる商標(以下、「引用商標」という。)を自己の取り扱いに係る商品であるスノーボード、スノーボード用被服・手袋、バッグ等について使用し、該商標が申立人会社及びその創始者である『ジェイク・バートン』(Jake Burton)の推奨するスノーボード等を表示するものとして商品に付され、発祥地であるアメリカ合衆国をはじめ、わが国を含む世界各国に輸出されており、わが国のこの種業界においても、本願商標の出願時には、取引者、需要者間に広く認識されていたものと認められる。そして、本願商標は、その構成中の『CLUB』の文字が、広く同好の士の集団を意味する用語にすぎないことから、『BURTON』の文字が看者の注意を強く惹き、該部分を以て取引に資されることも決して少なくないといわざるを得ない。そして、その構成からみても、印象付けられ易い前半に位置する『BURTON』の文字部分が、商品スノーボード、スノーボード用手袋・被服、バッグ等に使用して著名な申立人の引用する商標『BURTON』とは、その綴字を同じくし、称呼を同一にするものである。また、本願指定商品中の運動用特殊靴、乗馬靴等は、申立人の使用に係るスノーボード用特殊靴等とは、共に、運動用品、ファッション関連の商品として、密接な関係にあるものと認められる。してみれば、『BURTON』の文字を含む本願商標を、その指定商品について使用するときは、取引者、需要者をして、該商品があたかも申立人あるいは同人と何らかの関連がある者の業務に係る商品であるかのごとく、その商品の出所について混同をさせるおそれがあるものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

1 「BURTON」商標の周知、著名性について

申立人が登録異議申立時に提出した各号証によれば、申立人である「ザ・バートン・コーポレーション」は、米国で1977年に設立されたスノーボード、スノーボード用手袋・被服、バッグ等の製造、販売を中心とした会社であり、会社設立以来、全商品にハウスマーク「BURTON」を約20年間にわたり使用しており、平成8年2月当時において申立人の米国におけるスノーボードの市場(規模約750億円)の占有率は30%以上となっていたことが認められる。

そして、これらの商品は、日本でも1981年より販売が開始され、近時、スノーボードの人気は急激に高まってきているところであり、現在では、埼玉県浦和市所在のバートン・スノーボード・ジャパン(申立人の日本支社)から、全国6市(札幌、仙台、茅ヶ崎、名古屋、大阪、岡山)の販売代理店を通じて全国600の小売店で販売され、申立人の商標が使用されたスノーボードの日本におけるシェアは、第1位の20%以上となっていることが認められる。

そうとすれば、申立人の使用する商標「BURTON」は、遅くとも本願商標の出願時には、申立人の業務に係る商品「スノーボード及びスノーボード関連商品」を表示するものとして、その商品の取引者・需要者の間において広く認識され、その状態は現在に至っても継続しているものと認めることができる。

2 出所の混同の生ずるおそれについて

本件商標は、別掲のとおり、「BURTON CLUB」の文字を書してなるものであるところ、その構成中の「CULB」の文字は、広く同好の士の集団を意味するごくありふれた日常用語にすぎないものであり、引用商標と綴りを同じくする「BURTON」の文字が構成前半に書されているものである。

そうとすると、本願商標の指定商品中には、運動用特殊靴、乗馬靴等を含むものであり、これらの商品と引用商標が使用されている商品とは、共に運動用品、ファッションに関連した商品として、密接な関係にあるものであり、請求人が本願商標をその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、申立人の著名商標と共通の「BURTON」の文字に着目し、前記周知になっている申立人の使用に係る商標を連想、想起し、申立人又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品の如くその出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。そして、この出所の混同を生ずるおそれは、本願商標の出願時はもとより、現在(審決時)においても認められるものである。

3 請求人の主張について

(1)請求人は、1982年(昭和57年)1月25日から「BURTON」商標を使用したブランド展開を行っていると述べるとともに、「BURTON」は「プレッピー・ファッション」の代表的ブランドであり、そのオーナー「BURTON HORN(バートン・ホーン)」氏は日本の雑誌でもよく紹介されていること、また、アメリカで「BURTON」と言えば「バートン・マニュファクチュアリング・カンパニー・インコーポレイテッド社」の「ゴルフ・バッグ」が有名であり、イギリスで「BURTON」と言えば「BURTON MENSWEAR」ストア一が有名であり、日本で「BURTON」と言えば「東洋ゴム工業株式会社」の「靴」のブランドとして有名である等、申立人が使用を始めるより前から使用されていたのであるから、申立人が、「BURTON」の名前を独占することはあり得ない旨主張するが、請求人の提出に係る上記に関する証拠をもってしても、引用商標の周知著名性が失われるものと認め難いというべきである。

(2)その他、請求人は、他の登録例、審査例等を挙げて種々主張するところあるも、過去にされた審査例等は具体的、個別的な判断が示されているのであって、本願商標については、過去の審査例の一部の判断に拘束されることなく検討されるべきものであるから、これらの点に関する同人の主張は採用することができない。

4 まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するといわざるを得ないから、その理由をもって本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。