登録商標と使用商標の同一性

第1 本件商標

本件審判請求に係る登録第1678587号商標(以下「本件商標」という。)は、「DODECA」の欧文字、「ドデカ」の片仮名文字及び「どでか」の平仮名文字を三段に横書きしてなり、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和59年4月20日に設定登録され、その後、この商標権は平成6年9月29日に存続期間の更新登録がされ、現在有効に存続しているものである。

第2 請求人の主張

請求人は、商標法第50条第1項の規定により本件商標の登録を取り消すべきである、審判の費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のとおり述べ、その証拠方法として甲第1号証及び同第2号証を提出している。

1 取消の理由

本件商標は、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれもが本件商標をいずれの指定商品についても、日本国内において継続して3年以上使用している事実がなく、また、不使用の正当な理由がないものである。

以上のことから、商標法第50条の規定により、本件登録はその取消を免れない。

2 被請求人の答弁に対する弁駁

(1)通常使用権者による使用を否認する。

被請求人は、はなやま玩具株式会社は商標権者から使用許諾を受けた通常使用権者である旨を主張している。

しかしながら、はなやま玩具株式会社が通常使用権者である事を示す証拠物は答弁書に全く添付されておらず、その証拠力に欠ける。

一方、被請求人は、答弁書において、「使用権の存在が必要な場合は更に証拠を提出する用意がある」と主張しているので、契約書等の証拠物を提出してもらいたい。

(2)登録商標の使用について否認する。

本件商標は、甲第1号証に示す通り、欧文字の「DODECA」、片仮名文字の「ドデカ」、平仮名文字の「どでか」を三段併記した構成である。このうち、欧文字「DODECA」は、乙第4号証の上段に記載されているように、ギリシア語で“12”を意味する言葉である。これに対して、片仮名文字「ドデカ」、平仮名文字「どでか」の「ド」及び「ど」は強調する語であり、また「デカ」及び「でか」は「デカイ」又は「でかい」の略称である。よって、日本語で構成された「ドデカ」及び「どでか」の標章部分からは、“非常に大きい”の意味合いを看取でき、「ドデカイ」又は「どでかい」の略称として認識される。

してみると、登録商標が二段併記等の構成からなる場合であって、上段及び下段等の各部が観念を同一とするときに、その一方の使用は商標法第50条第2項でいう登録商標の使用と認められるが(平成8年改正商標法等の概要・特許庁編)、本件登録商標の場合には観念を同一としないので、一方の使用は登録商標の使用に当たらない。

即ち、本件商標は、中段は片仮名文字で「ドデカ」と表示され、またその下段は平仮名文字で「どでか」と表示されており、共に日本語で表示されていることから、通常一般人の認識からして、「ドデカイ」又は「どでかい」の略称として認識され、これらの標章構成部分からは“非常に大きい”という意味合いを自然に看取することができる。

よって、本件商標は、その上段「DODECA」と、中段「ドデカ」及び下段「どでか」とは観念を異にするので、そのいずれかを使用していたとしても、本件商標の使用に当たらないものである。

上記観点から、被請求人が提出した証拠物についてみるに、いずれの乙号証も本件商標の使用に当たらないものであり、それについて以下言及する。

a)乙第1号証(写真)の添付写真1ないし11の商品パッケージにおいて、「DODECA/NONA」、「ドデカノナ」、「ドデカパズル」という商標は使用されているが、登録商標自体は使用されていない。

b)乙第2号証の乙第2号証(売上伝票)の商品名には、「ドデカ ジェオ」、「ドデカ スぺース」、「ドデカ ネオス」が記載されているが、これらの商品名の使用は、仮に登録商標に類似する商標の使用であったとしても、登録商標自体の使用ではない。

d)乙第3号証(売上伝票)の商品名には、「ドデカ ジェオ」、「ドデカ ヒドラ」、「ドデカ スぺース」、「ドデカ ネオス」、「ドデカノナ」が記載されているが、これらの商品名の使用は、乙第2号証と同様に、仮に登録商標と類似する商標の使用であったとしても、登録商標自体の使用ではない。

e)乙第4号証及び第5号証の商品パンフレットには、「ドデカパズル」、「ドデカ/ジェオ」、「ドデカ/ヒドラ」、「ドデカ/スペース」、「ドデカ/ネオス」、「ドデカ/ノナ」の各商標が“パズルおもちゃ”に使用されているが、これら各商標の使用は、仮に登録商標に類似する商標の使用であったとしても、登録商標自体を使用するものではない。

d)乙第6号証の1ないし4に記載されている「ドデカパズル」、「ドデカパズルシリーズ」、「ドデカパズルアソート」、「ドデカパズル」及び「ドデカパズル」のいずれの使用も、仮に登録商標に類似する商標の使用であったとしても、登録商標自体の使用に当たらない。

f)乙第7号証の1及び2に記載されている「ドデカパズルシリーズ」、「ドデカパズル ドデカネオス/ドデカノナ」及び「ドデカパズル」の使用は、仮に登録商標に類似する商標の使用であったとしても、登録商標自体の使用に当たらない。

3 むすび

以上のとおり、被請求人が提出した証拠(乙第1号証ないし乙第7号証)による商標の使用は、登録商標の使用に該当せず、本件商標登録は取り消されるべきである。

第3 被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁して、その理由を要旨以下のとおり述べ、その証拠方法として、乙第1号証ないし同第7号証(枝番号を含む。)を提出している。

本件商標は、以下に述べるように、本件審判請求にかかる指定商品中「おもちゃ(パズルおもちゃ)」につき、本件審判請求の予告登録日である平成14年10月28日以前から今日に至るまで、本件商標権の通常使用権者により継続して使用されているので、商標法第50条の規定により取消しの対象となるものではない。

1 通常使用権者による使用

本件商標権者から通常使用権の許諾を受けた本件当事者外のはなやま玩具株式会社(千葉県市川市奉免町68番地)(以下、本件使用権者という)は、乙第1号証の写真1ないし11に示すとおり、本件審判請求の指定商品にかかる「パズルおもちゃ」(以下、本件使用商品という。)について本件商標を、その包装箱及びその展示用什器を兼用する運搬・収納用の大型包装箱に付して使用している。

なお、このパズルおもちゃは、少なくとも現在は全部で5種類の異なる絵柄のパズルで構成される所謂シリーズものであって、個々のパズルには更にそれぞれ個別の商品名が使われている。

2 本件商標の使用について

(1)本件使用権者は、本件商品を日本国内において平成14年10月1日から全国一斉に販売を開始したが、その販売開始日に合わせて本件商品を全国の玩具卸売業者及び小売業者に販売、納品した。

乙第2号証の1及び2は、本件使用権者が、平成14年9月13日に玩具卸売業者の株式会社ジーベックに本件商品を販売、納品した事実を、乙第3号証の1及び2は、平成14年10月1日に玩具小売業者のコスモ物産に本件商品を販売、納品した事実をそれぞれ証明するものである。

(2)本件使用権者は、本件使用商品を記載した商品パンフレット3000枚(乙第4号証)を作成した。

この商品パンフレットは、第5号証に示すとおり、平成14年4月30日に本件使用権者に納品され、「2002東京おもちゃショー」及び「秋の玩具見本市」の会場において、並びにその他の宣伝・広告を含む営業活動において、主に取引先の玩具卸売業者及び小売業者に配布した。

本件使用権者は、本件使用商品の平成14年10月1日全国一斉販売開始に先立ち、平成14年5月9日ないし12日に東京都江東区有明で開催された「2002東京おもちゃショー」(社団日本玩具協会主催)において、本件使用商品を発表、展示した(乙第6号証の1及び乙第7号証の1)。

更に、本件使用権者は、平成14年8月28日、29日に東京都台東区で開催された「東日本玩具見本市」(東京玩具人形問屋協同組合主催)において、本件商品を発表、展示した(乙第6号証の2及び3並びに乙第7号証の2)。

(3)本件使用権者は、本件商品の平成14年10月1日全国一斉販売開始以降も継続的に宣伝・広告活動を行っている(乙第6号証の4)。

(4)以上述べたとおり、本件使用権者は、少なくとも平成14年4月30日以降継続して日本国内において、本件商標を本件商品の包装箱に付し、本件商品の包装箱に本件商標を付したものを販売し、販売のために展示し、本件使用商品の商品パンフレットに本件商標を付して展示、配布し、本件商標を付して本件使用商品の広告を行っていることが明らかである。

3 以上からして、本件商標は商標法第50条の規定により取り消すべきものではない。

第4 当審の判断

被請求人は、本件商標の通常使用権者である「はなやま玩具株式会社」が本件指定商品中の「パズルおもちゃ」について使用をしていると主張し、その証拠方法として乙号証を提出しているので、その点について検討する。

1 被請求人の提出した乙号証による事実について

(1)乙第1号証は、商品の包装箱及び商品を撮影した写真1ないし11であるところ、その写真1ないし7によると、商品の包装箱に、「DODECA」(「A」の部分は正三角形状の形状となっている。)、「NONA」(「A」の部分は正三角形状の形状となっている。)、「難易度:超上級 ドデカナノ」、「正12面体ピクチューマッチングパズル」、「ドデカパズル」等の文字がそれぞれ段表示(別掲参照)されている。他の面には、「はなやま玩具株式会社」「千葉県市川市奉免町68」の表示、また「ドデカ(DODACA)とは・・・ギリシャ語で12を意味する言葉。」等の説明が記載されされているものであり、この商品は、パズル(パズルおもちゃ)であることが認められる。

そして、同写真8ないし11は、上記パズルおもちゃの種類の異なる5個分が収納された状態の大型の包装箱(10個収納できる大きさ)の写真であり、その大型収納箱には、上記個別の商品と同じ包装箱(「DODECA」「NONA」と表示)の他、「DODECA」の表示の下に「NEOS」、「GEO」、「SPACE」又は「HYDRA」と表示されたパズルおもちゃが収納されている。そして、その大型包装箱の蓋の面に、ダイヤモンド風図形内に「DODECA」の文字を配した表示、その左右に「正12面体ピクチャーマッチングパズル」と「ドデカパズル」の文字を二段に併記した表示を配した表示、また側面にもダイヤモンド風図形内に「DODECA」の文字を配した表示がされている。

(2)乙第2号証の1及び2は、「はなやま玩具株式会社」が(株)ジーベック宛てに発行した「02年9月13日」付けの売上伝票〔納品書Bと(控)〕の写しであり、その伝票により、2002年9月13日に「ドデカ ジェオ」、「ドデカ スペース」及び「ドデカ ネオス」を各411個販売されたことが認められる。

また、同第3号証の1及び2は、「はなやま玩具株式会社」がコスモ物産宛てに発行した「02年10月1日」付けの売上伝票〔納品書Aと(控)〕の写しであり、これにより、2002年10月1日に「ドデカ ジェオ」、「ドデカ ヒドラ」、「ドデカ スペース」、「ドデカ ネオス」及び「ドデカ ナノ」が各12個販売されたことが認められる。

(3)乙第4号証は、商品パンフレット(乙第5号証として提出された、印刷会社が「はまやま玩具株式会社 代表取締役 小林邦巌」に宛てた証明書によると、この商品パンフレットが平成14年4月30日に3000枚印刷されたことの記載が認められる。)であり、この商品パンフレットによると、右上部分にダイヤモンド風図形内に「DODECA」の文字を配した表示、「ドデカパズル」、「正12面体ピクチャーマッチングパズル」の表示がされ、「ドデカ(DODACA)とはギリシャ語で“12”を意味する言葉です。」等の説明書きがされている。そして、その下半分程には、商品の入った包装箱と商品の写真にそれぞれ「DODECA」「GEO」(二段併記)と「ドデカ」「ジェオ」(二段併記)、「DODECA」「HYDRA」(二段併記)と「ドデカ」「ヒドラ」(二段併記)、「DODECA」「SPACE」(二段併記)と「ドデカ」「スペース」(二段併記)、「DODECA」「NEOS」(二段併記)と「ドデカ」「ネオス」(二段併記)及び「DODECA」「NONA」(二段併記)と「ドデカ」「ノナ」(二段併記)の表示がされており、その最下段に「はなやま玩具株式会社」「千葉県市川市奉免町68」が表示されている。

(4)乙第6号証の1ないし3は、「Weekly Toy News 週間玩具通信」(平成14年5月20日付け「第1871号」、同年8月19日・26日付け「第1883号」、同年9月9日付け「第1885号」)の写しであり、その記事によると、「2002東京おもちゃショー」(5月8日に開幕)、「東日本玩具見本市」(8月28・29日に開催)、「西日本玩具見本市」(9月12・13日に開催)が開催され、それらの展示会に、はなやま玩具がドデカパズルを展示されたことが認められる。

(5)同第6号証の4は、「Weekly Toy News 週間玩具通信」(平成14年10月21日付け「第1890号」)の写しであり、その4面に、「アナログパズル&ゲーム」として、「はなやま玩具」と記載して、「GEO」、「HYDRA」、「SPACE」、「NEOS」及び「NONA」の「ドデカパズル」5種類が包装箱の写真と共に紹介されている。

(6)乙第7号証の1は、月刊雑誌「Toy Jounrnal」通巻1100号(復刊626号)(2002年6月1日東京玩具人形問屋協同組合発行)であり、その54頁には、2002東京おもちゃショーにドデカパズルシリーズ等が注目を集めていたこと等の記事が掲載されている。また、同108頁には、「『ドデカパズル ドデカネオス/ドデカノナ』<はなやま玩具>ピクチャーマッチングパズルの上級編と超上級編。」と記載されて商品等の紹介がされている。

また、同乙号証の2の月刊雑誌「Toy Jounrnal」通巻1104号(復刊630号)(2002年10月1日発行)には、パズルゲームとして、「『ドデカパズル』(はなやま玩具・各980円・9月未予定)」と記載されて、商品の紹介がされている。

2 乙各号証より認められる事実について

(1)上記の乙各号証の事実を総合すると、「DODECA」(ドデカ)及び「ドデカパズル」の表示は、「GEO」(ジェオ)、「HYDRA」(ヒドラ)、「SPACE」(スペース)、「NEOS」(ネオス)及び「NONA」(ノナ)の表示が付されたゲームの難易度の異なる5種類のパズルおもちゃを総称する表示として認められる。

また、独立して表されているものとみられる「DODECA」(その書体は、別掲の最上段に表されている「DODECA」の書体のとおりである。)及び「ドデカパズル」の表示(乙第1号証、同第4号証)が商標(以下「使用商標」という。)として表されているものと認められる。

また、はなやま玩具株式会社(代表取締役 小林邦巌)は、使用商標を表示したパズルおもちゃ(以下「使用商品」という。)の商品パンフレットを平成14年4月30日に印刷し、使用商品を同年5月8日に開幕された「2002東京おもちゃショー」、同年8月28日及び29日に開催された「東日本玩具見本市」、同年9月12・13日に開催された「西日本玩具見本市」に展示し、上記商品パンフレットを配布したものと推認される。

そして、はなやま玩具株式会社は、東京都台東区の株式会社ジーベックに本件商標を表示したパズルおもちゃである「ドデカ ジェオ」「ドデカ スペース」「ドデカ ネオス」を平成14年9月13日に、また、東京都調布市のコスモ物産に「ドデカ ジェオ」「ドデカ ヒドラ」「ドデカ スペース」「ドデカ ネオス」「ドデカ ノナ」を同年10月1日に、それぞれ納品し、販売した(乙第2号証及び同第3号証)ものと認められる。

(2)使用商標について

まず、本件商標と使用商標が同一であるか否かを検討するに、本件商標は、第1の項で述べたとおり、「DODECA」の欧文字、「ドデカ」の片仮名文字及び「どでか」の平仮名文字を三段に横書きしてなるところ、その「DODECA」の欧文字部分は、商品の包装箱や商品カタログ(乙第1号証の写真4及び同第4号証)において、「ドデカ(DODECA)とはギリシャ語で“12”を意味する言葉」であることを説明していることから、その説明に接した者はともかくとして、通常、わが国の取引者・需要者の知識程度からして、具体的な意味を看取し難い造語と理解されるものであって、その下段に表されている「ドデカ」又は「どでか」の仮名文字は、その「DODECA」の欧文字における唯一の読みを表しているものとみられるものである。

これに対し、使用商標は、上記で述べたとおり(商品の包装箱への使用態様は別掲のとおりである。)、「DODECA」の欧文字及び「ドデカパズル」の片仮名文字よりなるものであることから、使用商標の「DODECA」は、本件商標の欧文字部分「DODECA」と書体・態様を異にしているものであるとしても、全体として「DODECA」の欧文字を表していて、「ドデカ」と称呼されるものである。

また、使用商標の「ドデカパズル」の片仮名文字については、その「パズル」の文字部分は、使用商品である「パズルおもちゃ」が「パズル」であることを表すものであって、この商標の自他商品識別力を有する部分は「ドデカ」の部分にあることから、「ドデカ」の片仮名文字を要部とし、その文字に相応して「ドデカ」の称呼をも生じるものといえる。

してみると、本件商標と使用商標とは、いずれも「ドデカ」の称呼を共通にし、かつ「DODECA」又は「ドデカ」の綴り字を同じくするものであるから、使用商標と本件商標は社会通念上同一の商標と認められるものである。

なお、請求人は、「DODECA」の欧文字の部分は、ギリシア語で“12”を意味する語であるとしても、日本語で表された「ドデカ」及び「どでか」の部分の「ド」及び「ど」の文字は、ある事象を強調するする際に用いる文字であり、また「デカ」及び「でか」は「デカイ」又は「でかい」の略称であるから、その日本語の部分からは、“非常に大きい”の意味合いを看取され、「ドデカイ」又は「どでかい」の略称として認識されるので、「DODECA」の欧文字の部分とは観念が異なり、本件商標の「DODECA」、「ドデカ」又は「どでか」のいずれかを使用していたとしても、本件商標の使用に当たらないものであると主張する。

しかしながら、本件商標は、「DODECA」、「ドデカ」及び「どでか」の文字を三段に表していることからして、「ドデカ」及び「どでか」の仮名文字部分は、「DODECA」の欧文字の唯一の読みを表したものであって、その「DODECA」の読みであることを超えて、請求人説示ように、“非常に大きい”等異なった意味を理解させることは、ほとんどないものであり、「ドデカ」又は「どでか」の仮名文字部分は、造語である「DODECA」の読みと理解され、又はあえていうならば、商品の包装箱や商品カタログに「ドデカ(DODECA)とはギリシャ語で“12”を意味する言葉」であることを説明していることを考慮すれば、ギリシャ語で“12”を意味する「DODECA」に通じるものと理解され得るものとみるのが相当であるから、「DODECA」の部分と「ドデカ」「どでか」の部分とが観念が異なるとする上記請求人の主張は採用できない。

(3)通常使用権者について

次に、被請求人は、本件商標は、通常使用権者である「はなやま玩具株式会社」が使用していると主張しているので、その点について検討する。

ところで、通常使用権は、一般的に、商標権者又は専用使用権者と第三者との間において使用許諾をする契約に基づいて発生するところ、その契約は、両者の意思表示の合意によって成立し、契約自由の原則により何らの方式も必要とされず、口頭による使用許諾契約も認められるものと解される。

そこで、本件についてみるに、商標権者(被請求人)は「はなやま玩具株式会社」に通常使用権の許諾をしていると述べているところであり、しかも、商標権者は、本件商標の使用者である「はなやま玩具株式会社」の代表取締役であることは乙第5号証で明らかであり、代表取締役を務める会社に対し商標権の使用を許諾することは通常行われることであるから、通常使用権の許諾契約書等の証拠の提出を求めるまでもなく、商標権者は代表取締役を務める「はなやま玩具株式会社」に本件商標の使用を許諾していたものと推認できるものである。これについて疑義を窺わせる証拠の提出はない。

(4)使用商品について

乙号証に表されている使用商標を表示している商品は、本件商標の指定商品に含まれる「パズルおもちゃ」と認められる。

(5)してみれば、本件商標の通常使用権者は、本件商標の使用をした「パズルおもちゃ」について、本件審判請求の登録(平成14年11月20日)前3年以内である平成14年5月8日に開幕された「2002東京おもちゃショー」をはじめとして販売のための展示をし、同年4月30日に印刷した商品パンフレットを顧客に配布し、そして、少なくても、同年9月13日及び同年10月1日に、販売が行われたものと認められ、被請求人は、本件商標をその指定商品について使用していたと証明し得たものである。

3 以上のとおりであるから、本件商標は、継続して本件審判請求の登録前3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもがその指定商品についての登録商標の使用をしていないものとすることはできないので、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定に基づき取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。