不使用取消と商標の同一性

第1 本件商標

本件登録第4073539号商標(以下「本件商標」という。)は、「ダイヤル」の文字を横書きしてなり、平成7年8月4日に登録出願され、第5類「薬剤」を指定商品として、平成9年10月24日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張

(1)請求の趣旨及び請求理由の要点

請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は、請求人負担とする。」との審決を求めると申し立て、その請求理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが登録商標の使用をしていないものであるから、商標法50条の規定によりその登録は取り消されるべきである。

(2)弁駁の理由の要点

被請求人の提出した証拠資料によっては、審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者等のいずれかがその請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていることを証明していないものであるから、商標法第50条第2項の要件を満たさず、その指定商品「薬剤」に係る商標登録の取り消しを免れることはできない。

そして、被請求人は、商標法第50条において、「社会通念上同一と認められる商標」の使用について、その同一性の範囲は、商標が識別機能として、外観、称呼、観念のいずれかの1つ以上に同一性を有するか否かという基準によって判断すべきであるとし、「薬品」に使用している商標である「ダイヤルエース」又は「ダイヤル/エース」中の「エース」部分は単なる商品の品質を表示する部分であり、要部として抽出されるのは「ダイヤル」であるから、登録商標「ダイヤル」の社会通念上同一の範囲を逸脱する虞はないと主張する。しかし、「ダイヤルエース」及び「ダイヤル/エース」は全体として一体不可分であり、外観、称呼、観念のいずれにおいても、本件商標とは同一性を有さないため、被請求人の主張する当該基準に照らしても、やはりこれらの商標は、本件商標の社会通念上同一の範囲には含まれない。

第3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由の要旨を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第23号証(枝番を含む。)を提出している。

(1)本件商標の使用の事実を、以下に具体的に立証する。

(ア)被請求人は、商品「ビタミンB1主薬製剤」の商品パッケージに本件商標とともに社名を付し、本件審判の請求日である平成14年7月3日以前の少なくとも平成11年4月頃より現在に至るまで継続的に販売している。

乙第1号証として、上記商品パッケージの実物を提出する。乙第2号証として、上記商品の成分・効能などを記載した説明書を提出する。また、上記商品を取り扱っている薬局のうちの4店舗から得た販売証明書を乙第3号証の1〜4として提出する。

(イ)また、被請求人は、自社の会社案内を兼ねた製品カタログに、本件商標を付した商品を写真とともに掲載し、被請求人と相互提携関係にある日本薬局製剤研究会(略称JPS)の会員に頒布している。

乙第4号証の1として、平成8年10月に改訂された上記会社案内兼製品カタログを提出する(第5頁「一般用新薬」の欄参照)。また、乙第4号証の2として、平成13年4月に改訂された最新版の上記会社案内兼製品カタログを提出する(第2頁目の「一般用製品」の欄参照)。いずれの欄にも、製品群を撮影した写真の中程に、本件商標が付された商品が明確に示されている。

(ウ)乙第5号証は、本件審判請求の日から3年前の間における販売実績を調べるため、2000年4月1日から2002年5月31日までの間で、被請求人が本件商標を付した商品「ビタミンB1主薬製剤」を出荷した薬局をピックアップした「ダイヤルエース出荷先リスト」である。

該当薬局数は18店舗であるが、その内の松栄堂、さかえ薬局、川村薬局、山ノ内漢方薬局の4店舗に宛てた納品書を乙第6号証の1〜4として提出する。

上記販売証明書(乙第3号証の1〜4)は、これらの各薬局から得たもので、これに限って言えば、販売日のもっとも古い日付は川村薬局の平成11年4月である。

(2)本件商標の使用態様に関して説明する。

被請求人は、片仮名文字「ダイヤル」と「エース」とを二段併記した「ダイヤル/エース」および片仮名文字「ダイヤル」と「エース」とを一連一体に左横書きした「ダイヤルエース」のもとで、本件審判の請求日前の3年以内はもとよりそれ以前から現在に至るまで、指定商品「薬剤」について、本件商標を使用している事実を提示した。

このうち、片仮名文字二段併記に係る「ダイヤル/エース」の第1使用態様(乙第1号証,乙第4号証参照)は、明らかに本件商標の使用の事実を顕著に示すものであり、ここに本件商標の不使用が取り沙汰される理由はないと思科する。

一方、「ダイヤル」と「エース」とを左横書きで結合した「ダイヤルエース」での第2使用態様(乙第2号証,乙第3号証,乙第6号証参照)が、「ダイヤル」と「エース」との結合であっても、要部として「ダイヤル」が抽出され、取引上「ダイヤル」から生じる観念によって取引されると認められる以上、本件商標とは些かも同一性の範囲を逸脱する虞はないものと思われる。

そして、上記に関する証拠として乙第7号証ないし乙第23号証を提出する。

以上、具体的説明及び証拠により明らかにしたとおり、本件商標は、本件審判の請求前3年以内はもとより、それ以前から現在に至るまで指定商品「薬剤」に継続的に使用され、商標法第50条第1項に記載する要件を満たすものでないと判断される。

第4 当審の判断

被請求人の提出に係る乙第1号証の商品パッケージ及び乙第4号証の1及び2の会社案内に掲載されている商品には、「ダイヤル」の文字と「エース」の文字とが二段に(以下「使用A商標」という。)、また、乙第2号証の商品の成分・効能等を記載した説明書、乙第3号証の1ないし4の販売証明書及び乙第6号証の1ないし4の納品書には、「ダイヤルエース」の文字(以下「使用B商標」という。)がそれぞれ記載されていることが認められる。

そして、使用A商標及び使用B商標の構成中の「エース」の文字部分は、本件商標の指定商品を取り扱う業界においては、商品の品質を端的に表すものとして普通に使用されているものといえるから、使用A商標及び使用B商標は、「ダイヤル」の文字よりなる本件商標と社会通念上同一と認められる商標とみるのが相当である。

また、上記証拠に示されている商品は、眼精疲労、神経痛、筋肉痛等の緩和等に効果のある「ビタミンB1主薬製剤」であり、この商品は指定商品中「薬剤」含まれるものと認められる。

さらに、上記乙第6号証の1ないし4の納品書によれば、各取引店別に平成12年6月21日(松栄堂)、平成11年10月14日(さかえ薬局)、平成12年11月1日(川村薬局)及び平成11年7月28日(山ノ内漢方薬局)付のものを確認できることから、本件審判の請求の登録前3年以内に商品「ビタミンB1主薬製剤」が取引されたものと認められる。

してみれば、本件商標は、被請求人により、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、その指定商品について使用していたものといわなければならない。

なお、請求人は、判決例及び審決例等を示し、「使用A商標及び使用B商標は、全体として一体不可分であり、外観、称呼、観念のいずれにおいても、本件商標とは同一性を有さないため、これらの商標は、本件商標の社会通念上同一の範囲には含まれない」旨主張しているが、上記のとおり、使用A商標及び使用B商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用とみるのが相当であるから、この点に関する請求人の主張は採用できない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。