不使用取消と漢字ひらがな同一性

第1 本件商標

本件登録第572913号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第43類「菓子及び麺ぽうの類」を指定商品として、昭和35年2月4日登録出願、同36年5月15日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。そして、指定商品については、第30類「菓子(甘栗・甘酒・氷砂糖・みつ豆・ゆであずきを除く。),粉末あめ,水あめ(調味料),もち,パン」とする書換登録が平成14年9月25日にされたものである。

なお、本件商標の権利は、広田定一から廣田フクへ移転(昭和60年12月9日登録)され、さらに、廣田喜八郎へ移転(平成13年7月25日登録)された後、現権利者である株式会社銀装へ移転され、その登録が平成14年1月16日にされたものである。

第2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のとおり述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

1 請求の理由

本件商標は、その指定商品中「菓子(甘栗・甘酒・氷砂糖・みつ豆・ゆであずきを除く。),もち,パン」について継続して3年以上、商標権者及び使用権者のいずれによって日本国内において使用された事実がないから、その登録は、取り消されるべきである。

2 答弁に対する弁駁

(1)被請求人は、「あすか」の文字よりなる商標の使用は、本件商標の使用に該当するものであると主張する。

しかしながら、現行商標法においてはこの解釈は誤りである。現行法では、連合商標登録制度は廃止され、旧来のように登録商標と類似する別の登録商標の使用によって登録の取消を免れることはできなくなっている。これに代えて、商標法第50条第1項括弧書きでは、「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観おいて同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会的通念上同一と認められる商標を含む」ものについては、登録商標とすると規定されている。ところが、当該条項では平仮名と漢字との相互の変更については何ら規定されていない。蓋し、漢字は表意文字であり、条項にて規定された各文字のように表音文字とは同一視することができないからである。しかも、漢字からなる商標と平仮名のみからなる商標が社会通念上同一であるいう解釈は従来から認められていない。本条にいう社会通念上の同一とは、独立して解釈が成り立つのではなく、「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標」と同等のものをいうと解すべきである。

したがって、「あすか」と「飛鳥」が社会通念上で同一であるとの被請求人の主張は不当な拡大解釈であり、失当である。

(2)被請求人は、パリ条約第5条C(2)を引用し、社会通念上における同一の主張を行っている。

しかし、被請求人の解釈は、社会通念上の同一という概念を越えた拡大解釈であることは既に述べた。また、登録商標「飛鳥」の不使用を理由としてその登録を取り消すことについて、パリ条約第5条C(2)には何ら違反するものではない。ちなみに、パリ条約第5条C(1)には、「登録商標について使用を義務づけている同盟国においては、相当の猶予期間が経過しており、かつ、当事者がその不作為につきそれが正当であることを明らかにしない場合にのみ、当該商標の登録の効力を失わせることができる。」と規定されており、これに続いてC(2)が存在することを注意喚起する。商標法第50条は、パリ条約の何れの規定をも遵守するために国内法として規定されたものであり、条約と国内法は整合している。本件については、要は社会通念上の同一をどのように解釈するかという問題に尽きるものであり、パリ条約を持ち出すまでもなく、事実上の商標の使用である別件登録商標「あすか」の使用を本件商標「飛鳥」の使用と同一視できるかどうかを判断すれば足りるものである。そして、被請求人は、社会通念上の同一という概念を広く捉えすぎているにすぎない。

(3)被請求人は、本件商標の不使用期間が3年を経過していないと主張し、その根拠として被請求人が登録商標を譲り受けてから3年を経過していないとする。

しかし、これは誤った解釈である。本来、不使用登録商標の取消制度は、不使用登録商標の存在によって第三者が商標選択の自由を制限されることを防止するためのものであり、商標権者を保護することを目的とするものではない。したがって、譲渡前の使用の事実、不使用の事実は、譲受人に承継されるのである。判決でも、「商標の使用事実、たとえば一定の期間使用されていない事実があるときは、当該商標権に当然に伴うものとして、譲受人もまた、そのような事実ないしはそのような状況下にある商標権を承継するもので、当該商標権の譲受人により譲渡前の不使用の事実が不問に付され、不使用の期間が譲受人との関係で新たに起算されるということはない。」(昭和56年11月25日東高民第13部判決、昭和55年(行ケ)第329号、無体集13巻903頁))と明確に被請求人の主張を否定しており、その判断は現在では定着している。ちなみに、乙第4号証では、被請求人は遅くとも平成8年10月23日に前権利者から使用許諾を受けており、通常使用権者の地位を獲得してからは3年を遥かに経過している。にもかかわらず、被請求人が本件商標を使用した事実がない。これは、まさに第三者にとっては不使用登録商標の存在による弊害に他ならない。被請求人は、過去に通常使用権者であったことを忘却しているようであるが、いずれにしても被請求人の主張は失当である。

(4)被請求人は、「飛鳥」の商標を使用するために譲渡を受けたのであるから、使用の意思が明確に認められると主張する。

しかし、使用の意思と不使用の事実とは直接の関係はない。不使用登録商標の取消の制度趣旨については上記のとおりであり、権利者の使用の意思が優先されるのではなく、あくまでも事実としての使用が問題とされるのである。なお、被請求人に本件商標の使用の現実の意思があるかどうかについては、不知。

(5)被請求人は、本件商標の不使用について正当理由があると主張する。

しかしながら、商標法第50条第2項に規定する不使用に係る正当理由には、被請求人が主張するような理由は含まれない。このような場合をも正当理由であるとするのであれば、例えば、ある登録商標の使用を社内会議で決定したものの、現在の事業の繁忙を理由として3年以上使用をしなかった場合でも含まれるという解釈も可能であるが、法はこのような場合までも救済することを予定していない。不使用に係る正当理由とは極めて限定的なものであり、「商標法第50条第2項ただし書きにいう『正当な理由』とは、地震、水害等の不可抗力、放火、破壊等の第三者の故意又は過失による事由、法令による禁止等の公権力の発動に係る事由等商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の責めに帰すことができない自由が発生したために使用をすることができなかった場合をいうと解すべきである。」(平成8年11月26日東高民第18部判決、平成7年(行ケ)第124号、判例時報1593号97頁)と判示されているように、権利者の責めに帰すことができない場合に限られる。しかしながら、被請求人の主張は単なる権利者の都合であり、これをもって正当理由ということはできない。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、「本件審判の請求は、成り立たない。審判費用は、請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第11号証(枝番を含む。)を提出した。

1 被請求人は、「あすか」という商品名のカステラの販売を企画したが、「あすか」は、本件商標と同一呼称であるため、平成8年11月7日、本件商標について「あすか」、「ASUKA」、「明日菓」の使用形態による使用許諾契約を、当時の商標権者である廣田フクとの間で設定し、平成8年12月から現在まで、「あすか」という商品名のカステラを販売している。

2 本件商標の使用

(1)前記1のとおり、被請求人は、平成8年に当時の商標権者から通常実施権を受けて「あすか」という商品名のカステラを販売していた。

(2)本件商標の使用者は、商標権者のみならず、通常使用権者も含まれる。

(3)使用に係る「あすか」という商標は、商標法50条括弧書きの「当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標」に含まれるものであり、本件商標の使用に該当するものである。

上記括弧書きでは「平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の呼称及び観念を生ずる商標」については登録商標であると規定されており、「飛鳥」と「あすか」は、漢字を平仮名に変換するという違いはあるも、まったく同一呼称であり、また、いずれも古都の情感を抱かせるものであり、同一の観念を生ずる商標であることについて全く上記括弧書きと全く違いはない。

また、パリ条約5条C(2)には、「商標の所有者が1つの同盟国において登録された際の形態における商標の識別性に影響を与えることなく、構成部分に変更を加えてその商標を使用する場合には、その商標の登録の効力は失われず、また、その商標に対して与えられる保護は限縮されない」と規定されている。つまり、本件のような「飛鳥」を「あすか」と構成部分に変更を加えて使用する場合について、商標の取消審判を認めることは、パリ条約5条C(2)に反するのである。

この条約とわが国商標法を合理的に解釈すれば、パリ条約に該当するような使用については、社会通念上同一と認められる商標に該当すると解するべきである。

そして、平成8年改正法以前には、連合商標登録制度により、連合商標の1つを使用すれば商標の取消請求を免れていたが、平成8年改正法により連合商標登録制度が廃止されたことにより、出願登録した商標は通常の商標として出願・登録されることとなり、その1つ1つを使用していなくては取り消させるということになりかねず、登録商標の範囲を拡大して解釈する必要があるのである。

これについては、「書体を変更したり、字体を変更しただけのものは、形態が変わり外観が異なることとなっても、呼称概念が同一である限り、形態における識別力は代わるものではなく、社会通念上、同一であって、同上の適用の範晴に入るものと解される」という考え方(網野誠著「商標」有斐閣889頁)は、被請求人の主張と全く合致するものである。

3 不使用期間不経過

(1)被請求人は、平成13年12月26日に、本件商標を譲り受けたものであり、未だ3年の不使用期間が経過していないとするべきである。

(2)不使用による取消審判請求は、3年間不使用の商標権者に対する制裁としての側面を有しており、不使用の譲渡人に対する制裁を譲受人に対して課することは妥当でなく、また、商標権の譲渡を受けるという事実自体に譲受人の使用目的を推測することができるからである。

(3)本件では、そもそも、「あすか」を使用するため、通常実施権の設定を受けていた被請求人が、「あすか」を今後継続的に使用するとともに、「飛鳥」の商標を使用するために、譲渡を受けたのであるから、使用の意思が明確に認められるのである。

したがって、現在でも、3年間の不使用期間が経過していない。

4 不使用についての正当理由

(1)本件では、平成13年12月26日に、本件商標を譲り受け、「飛鳥」という商標を、被請求人が製造する最高級のカステラに使用することを予定していた。

(2)被請求人は、平成16年2月に、上記カステラの仕様を決定し、本年中に販売を開始する予定である。

(3)高級和菓子の製造販売については、従前から企業及びブランドが有している価値や、企画力、市場動向などを総合的に判断したうえで、老舗の名に恥じないような商品を販売する必要があり、安易に商品販売をすることができない。

従前からの経済不況からみて、高級品の販売が増加しないことを懸念し、販売を見合わせていたことは、正当な理由に基づくものであり、「飛鳥」という商標の不使用については、正当な理由がある。

第4 当審の判断

1 乙第2号証の1及び2、乙第4号証ないし乙第6号証によれば、以下の事実が認められる。

(1)被請求人は、1996年(平成8年)11月7日に、当時の商標権者である廣田フクと間で、本件商標の使用をすることについての使用許諾契約を締結した。その契約の主な内容は、使用期間を1996年12月1日から5年間とし、「あすか」、「ASUKA」、「明日菓」のうち1又は2の商標を被請求人の取扱いに係る商品「カステラ」について使用するというものである。

(2)被請求人は、商品「カステラ」に「あすか」なる商標を表示して、2001年(平成13年)12月ころ、松坂屋の「2001 GIFT CATALOGUE」に広告した。

2 使用に係る商標について

(1)本件商標は、前記のとおり、「飛鳥」の文字を縦書きしてなるものであるから、これより「アスカ」若しくは「ヒチョウ」の称呼を生ずるものである。そして、「飛鳥」を「アスカ」と読んだ場合は、「奈良盆地南部の一地方。畝傍山および天香具山付近以南の飛鳥川流域の小盆地。」(広辞苑第5版)の観念を生ずるものであり、また、「ヒチョウ」と読んだ場合は、「空を飛びかける鳥。」(広辞苑第5版)の観念を生ずるものであるから、本件商標は、「奈良盆地南部の一地方。畝傍山および天香具山付近以南の飛鳥川流域の小盆地。」及び「空を飛びかける鳥。」の観念を有するものである。

これに対して、使用に係る商標は、前記のとおり、「あすか」の文字よりなるものであるから、「アスカ」の称呼を生ずるものである。そして、広辞苑(第5版)の「あすか」の項目によれば、「あすか」に相応する漢字として、「飛鳥」及び「明日香」の漢字が記載され、「奈良盆地南部の一地方。畝傍山および天香具山付近以南の飛鳥川流域の小盆地。」を意味することが認められる。したがって、使用に係る商標より生ずる観念は、「奈良盆地南部の一地方。畝傍山および天香具山付近以南の飛鳥川流域の小盆地。」であるということができる。

そうすると、本件商標と使用に係る商標とは、同一の称呼及び観念を生ずるものとはいえないのみならず、外観においても明らかに相違するものである。

したがって、使用に係る商標は、本件商標(登録商標)の使用ということはできない。

(2)上記に関し、被請求人は、「飛鳥」と「あすか」は、同一称呼であり、いずれも飛鳥時代又は飛鳥地方の有することに対する情感を抱く商標であるから、使用に係る商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標に該当する旨主張し、さらに、本件のような「飛鳥」を「あすか」と構成部分に変更を加えて使用する場合について、商標の取消審判を認めることは、パリ条約5条C(2)に反する旨主張する。

登録商標の使用であるか否かは、自他商品を識別するという商標の本質的機能からみれば、単に物理的同一のみを追求するのではなく、取引社会の通念に照らして判断されるべきであって、従来より審決例や判決例においても、社会通念上同一と認められる商標の使用は、登録商標の使用と認めてきたところである。また、平成8年の商標法の一部改正において、商標法第50条第1項において括弧書きを設けたことにより、パリ条約5条C(2)の趣旨の我が国への適用も明確になったということができる。

そして、「飛鳥」と「あすか」とが同一の称呼及び観念を生ずるものでなく、本件審判における被請求人の使用に係る商標が商標法第50条第1項の括弧書きに照らし、社会通念上同一のものと認めることができないことは、前記認定のとおりである。

したがって、上記被請求人の主張は採用することができない。

3 商標法第50条第1項に規定する「継続して三年以上」について

商標法は、使用により商標に蓄積された信用を保護することにより、産業の発達に寄与し、需要者の利益を保護すること目的としているものである。換言すれば、商標権者が登録商標を使用することを保護の前提としているものであって、一定期間登録商標を使用しない場合は、保護する対象がないものというべきであり、他方、不使用の登録商標を放置することは、商標の使用を欲する者の商標採択の範囲を狭める結果ともなり、国民一般の利益を損なうこととなる。

商標法第50条の立法趣旨は、上記のような一定期間使用をしていない登録商標については、請求により、商標登録を取り消すことにあると解される。

そして、上記登録商標の不使用の事実は、商標権が設定登録された後に、商標権の移転があったとしても、これをもって、不使用の事実自体が消滅するものではなく、また、不使用の登録商標は、保護すべき信用がなく、これを存続させることが、商標法の目的に反する結果となるのみならず、上記のように国民一般の利益を不当に侵害するなどいった状態も、権利の移転によって変動するものではない。

してみると、上記した商標登録不使用取消の審判制度の趣旨からみて、商標法第50条第1項に規定する「継続して三年以上」とは、商標権の移転等の存在の有無にかかわらず、前商標権者、現商標権者を通しての期間をいうものと解するのが相当である。

したがって、被請求人の「被請求人が本件商標を譲り受けた後、未だ3年の不使用期間が経過していない」との主張は失当である。

4 不使用についての正当理由の有無について

被請求人は、本件商標を譲り受けた後、本件商標を被請求人が製造する最高級のカステラに使用することを予定していたものであるから、本件商標の不使用につき正当な理由がある旨主張する。

しかしながら、前記した商標制度及び商標登録不使用取消の審判制度の立法趣旨からみれば、商標法第50条第2項但し書きにいう「正当な理由」があるといえるためには、例えば、その商標の使用をする予定の準備を進めていたにもかかわらず、天災地変等によって工場が等が損壊した結果、その使用ができなかったような場合や時限立法によって一定期間(3年以上)その商標の使用が禁止されたような場合など、登録商標を使用しないことについて、商標権者の責めに帰することができない特別の事情が存在することが不可欠と解される。

しかるところ、被請求人は、本件商標を請求に係る指定商品中の「最高級のカステラ」について使用開始の準備をしている旨主張するにとどまるものであって、登録商標を使用しないことについて、商標権者の責めに帰することができない特別の事情が存在するという事実関係を具体的に何ら立証していないものである。したがって、単に商標の使用をする準備を進めていたという主張をもって不使用につき正当な理由があると認めることは到底できない。

加えて、被請求人は、本件商標の権利を前商標権者から譲り受ける以前の1996年12月1日から5年間、本件商標の通常使用権者の地位にあったにもかかわらず、商品「カステラ」について、「あすか」、「ASUKA」、「明日菓」のうち1又は2の商標を使用する許諾を受けたのみであって、本件商標の使用をしていなかったものである。

上記した事情を併せて考えると、本件商標を請求に係る指定商品について使用していなかったことについて、商標権者(被請求人)の責めに帰することができないやむを得ない事情があり、不使用を理由に当該登録商標を取り消すことが社会通念上酷であるとまで認めることはできないから、商標法第50条第2項但し書きにいう「正当な理由」があるということはできない。

5 以上のとおりであるから、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中の「菓子(甘栗・甘酒・氷砂糖・みつ豆・ゆであずきを除く。),もち,パン」についての登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。