スローガンの周知性と識別力

第1.本件商標

本件登録第4206837号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年7月28日に登録出願され、「JUST DO IT」の文字を標準文字とし、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせ〈ぎ・靴〈ぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成10年10月30日に設定登録されたものである。

第2.請求人の引用する商標

請求人が本件商標の登録の無効理由(商標法第4条第1項第第10号、同第15号)に引用する商標は、「JUST DO IT.」の欧文字とピリオドからなり、甲第2号証の1ないし4に示された態様で使用されている商標であり、同じく無効理由(商標法第4条第1項第第19号)に引用する商標は、主として国際分類第25類の商品を指定商品とする「JUST DO IT」の欧文字からなる商標(以下、一括して「引用商標」という。)である。

第3.請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第15号証(枝番を含む)を提出した。

本件商標は、商標法第4条第1項第第10号、同第15号及び同第19号に該当するものであるから、同法第46条第1項第1号により無効とされるべきものである。

1.請求の理由

(1)商標法第4条第1項第10号該当性について

本件商標につき商標法第4条第1項第10号該当性の主張の根拠とする引用商標は、「JUST DO IT.」の欧文字とピリオドからなり、甲第2号証の1乃至4に示された態様で使用されている商標である。

ところで、「JUST DO IT.」は、審判請求人のスローガンとしての側面があるものの、以下の事実より、本件商標の出願時及び登録査定時において、該語は審判請求人の全ての商品の出所表示機能を発揮する、周知商標であることは明らかである。

そもそも「JUST DO IT.」は、1988年に始まった、審判請求人であるナイキ・インコーポレーテッド(NIKE,INC.)の「JUST DO IT」キャンペーンで使用された語であった(甲第4号証)。この時、「JUST DO IT.」は大々的に使用され、「JUST DO IT」キャンペーンは大成功を収めた(甲第4号証)。なお、当該キャンペーンは、「アドバタイジング・エイジ」誌により、20世紀で4番目に素晴らしいキャンペーンに選ばれている(甲第5号証)。

さらに、該語は、キャンペーン期間の一時的な使用にとどまらず、その後も、自己の種々の商品の広告等に、繰り返し、継続的に使用されてきた(甲第2号証の4、甲第6号証)。その使用の具体例を以下に列挙すると、

(a)本件商標の出願前である、1996年、1997年に全国放送のテレビのCMに使用。その使用の仕方も、需要者に「JUST DO IT.」のメッセージが強烈に伝わるように、各スポーツ界を代表するスター選手がダイナミックに動くシーンが流れた後、最後の静的な映像に該語を大きく表示する等の工夫がされている(甲第2号証の4)。

(b)1996年発行の雑誌に掲載されているように、商品に直接付されたかたちでの使用(甲第7号証)。

(c)1996年に発行された甲第8号証が示すように、審判請求人の中心的な商品である運動靴の売り場での使用。かかる使用態様は、事実上、商品(運動靴)の商標としての使用にほかならないものである。

また、審判請求人はアメリカを本国とする多国籍企業であるところ、「JUST DO IT」は、本国を含め、多数の外国において商標登録されている(甲第3号証)。よって、審判請求人は、該語を商標として位置づけ、商標として使用していることは明らかである。

なお、判例を見ても、以下のように、スローガンと看取される場合があっても、出所の識別機能を発揮しうるとする判断がある(甲第9号証)。

「イ号標章は原告商品では出所識別機能を有する態様で使用されていないと主張するところ、原告商品におけるイ号標章の使用態様を見ると(甲6)、原告が主張するように需要者の購買意欲を高める一般的なメッセージやスローガンとして、あるいは模様、デザインとして意匠的に使用されている面があることは否定できないとしても、原告商品においてイ号標章がスマイルマークという一種のブランドを示すものとしてなお出所の識別機能を果たしていると見る余地はある」

従って、「JUST DO IT.」は、審判請求人であるナイキ・インコーポレーテッド(NIKE,INC.)の業務にかかる商品を表示する商標であり、また、前述のように、1988年から、審判請求人の広告として、若しくは商品との関連で継続的に繰り返し使用してきた結果、該語は、本件商標の出願時には、需要者の間で著名性を有するに至り、現在ではその著名性はゆるぎないものとなっているといえる。

「JUST DO IT.」の著名性は、企業のブランドの戦略を研究する者の間で、審判請求人であるナイキ・インコーポレーテッド(NIKE,INC.)の「JUST DO IT」を中心としたブランド戦略が、企業のブランド戦略の成功例として、研究の対象とされている(甲第5,10号証)事実からも容易に類推できるものである。

以上の検討から、「JUST DO IT.」は、審判請求人のあらゆる商品についての商標であり、本件商標の出願時及び登録査定時において、該語が需要者の間で周知・著名性を有していると認定してよいものであることは明らかである。なお、審判請求人の取り扱う商品は、審判請求人が所有する多数の登録商標(甲第11号証)からも明らかなように、主に「Tシャツ等の被服、運動用特殊衣服、運動靴等の履物、運動用特殊靴」であり、本件商標の指定商品と共通するものである。

従って、「JUST DO IT」からなる本件商標は、本件商標の出願時及び登録査定時において周知・著名であった引用商標「JUST DO IT.」と社会通念上同一の商標であり、使用される商品を共通にすることから、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものであることは明らかである。

(2)商標法第4条第1項第15号該当性について

審判請求人である「ナイキ・インコーポレーテッド(NIKE,INC.)」は、「運動靴、運動用特殊靴、被服、運動用特殊衣服」等について世界的に著名な、いわゆるスポーツ&フィットネスカンパニーである。

ハウスマークである「NIKE」の著名性は、特許庁においても、顕著な事実であると思われるが、以下に列挙する事実に鑑みれば、「JUST DO IT.」も、審判請求人を表示するものとして、本件商標の出願前には著名性を有しているものである。

第4条第1項10号における主張で述べたように、「JUST DO IT.」は、審判請求人が、1988年に始まった「JUST DO IT」キャンペーンで使用した語(甲第4号証)である。

さらに、該語は、キャンペーン期間の一時的な使用にとどまらず、1996年、1997年には、自己の種々の商品のテレビCM等による広告に使用(甲第2号証の4、甲第6号証)する等、1988年以降、審判請求人のブランド戦略の中心的な言葉として使用されてきたものである。つまり、「JUST DO IT.」を審判請求人のコーポレートアイデンティティとして、テレビコマーシャル等の広告に、継続的にかつ、前面に出して使用し、需要者をして他社の商品との本質的な差別化を図ってきたものである。

「JUST DO IT.」を中心としたブランド戦略は、審判請求人の今日の飛躍的な発展(甲第12号証)に貢献していることは、「ナイキの<ジャスト・ドゥ・イット>キャンペーンで3位グループに甘んじていた同社をトップブランドに押し上げ、」(甲第13号証)をはじめとする前述のブランド戦略についての研究(甲第5、10号証)からも明らかであるといえる。そして、かかる事実から、「JUST DO IT.」が審判請求人のイメージとして需要者の記憶に残っていることが導き出されるものである。

従って、「JUST DO IT.」が、審判請求人のスローガンとして看取される場合があるとしても、該語が、審判請求人若しくはその業務と密接に結びついて、需要者に認識されているものであることは明らかである。

そうすると、本件商標の指定商品である「運動靴、運動用特殊靴、被服、運動用特殊衣服等」について「JUST DO IT」が使用された場合、これに接した需要者は、審判請求人を想起し、審判請求人の業務に係る商品若しくは、審判請求人と経済的・組織的関連がある者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について誤認混同が生じるおそれが極めて高いことは明かである。

(3)商標法第4条第1項第19号該当性について

本件商標につき商標法第4条第1項第19号該当性の主張の根拠として引用する商標は、主として国際分類第25類の商品を指定商品とする「JUST DO IT」の欧文字からなる商標(甲第3号証)である。

引用商標は、証拠からも明らかなように、本国であるアメリカのみならず、世界的に商標登録されている。また、引用商標を構成する語である「JUST DO IT」は、前述の審判請求人による大々的なキャンペーンに用いられた語であること、及び、甲第5号証が示すように、本国にあるナイキ・タウンは、「JUST DO IT.」の哲学等を表現した審判請求人の直営店であるが、そのナイキ・タウンには、1996年、年間100万人以上の人が訪れ、年商2500万ドルの売り上げを生み出すに至り、シカゴ随一の観光名所としてシカゴ美術館を抜くほどであったことに鑑みれば、引用商標が、本件商標の出願時には世界的に著名であることは明らかである。

さらに、「JUST DO IT」の語が、我国において商標登録されていないものの、我国において、商標若しくは、スローガンとして継続的に使用され、我国の需要者に審判請求人若しくはその商品を想起させるものとして記憶されている事実に鑑みれば、本件商標の出願時に本件商標権者が引用商標の存在を知らないということは考えられない。

同業者であれば、引用商標の著名性に鑑み、出所の誤認混同が生じないよう、引用商標と同一の商標を採択することは避けるべきものと思われる。

従って、本件商標が引用商標と同一の商標であること、引用商標が諸外国においては商標登録されているものの、我国においてはいまだ商標登録がされていなかった事実にも鑑みれば、本件商標権者が引用商標の顧客吸引力にただ乗りしようとの意図が疑われても止むを得ないかと思われる。

従って、本件商標は、審判請求人の業務に係る商品を表示するものとして外国及び日本国内における需要者の間に広く認識されている商標と同一の商標であって、審判請求人の商標の名声にただ乗りしようとの不正の目的をもって使用するものとして、商標法第4条第1項第19号に該当するとみなすべきものである。

外国商標の保護という商標法第4条第1項第19号の趣旨にも鑑み、外国著名商標である引用商標に化体した信用がわが国において損なわれないように保護されるべきものである。

2.弁駁の理由(要旨)

(1)被請求人の答弁書の商標法第4条第1項第10号における反論に対して

被請求人は、答弁書の7(3)(i)において、本件商標の出願時において、「JUST DO IT.」が請求人の商品を表示する商標として日本国内における需要者の間で周知性を以下の理由により獲得していない、と反論している。

しかしながら、請求人は上記反論には承服しかねるため、以下に弁駁をする。

(ア)「JUST DO IT.」がスローガン等であるとの主張について

被請求人は、請求人による「JUST DO IT.」の使用が販売キャンペーンにおけるスローガン等としての使用が主であるとの反論をするが、何をもってそのように判断するのか具体的な根拠が何ら示されていないため、被請求人の主観の域を出ない反論である。また、請求人は1988年から「JUST DO IT.」を販売キャンペーンで使用し始め(甲第4号証)、その後は(本件商標の出願前である。)、甲第2号証の4、甲第3号証、甲第7号証からも客観的に明らかなように、本件商標出願前から商標として大々的に、かつ、継続的に使用してきたものである。

よって、そもそも、請求人のかかる反論は、請求人が証拠をもって主張する、商標としての使用事実を無視した反論との印象を免れないものである。

請求人は、前述したように、「JUST DO IT.」を商標として大々的に、かつ、継続的使用してきたことから、当該語が請求人の業務に係る商品「Tシャツ等の被服,運動用特殊衣服,運動靴等の履物,運動用特殊靴」を表示する商標として、本件商標の出願時には需要者の間で周知性を獲得していることを確信している。しかしながら、百歩譲ってスローガン等と看取される場合であっても、なお出所表示機能は発揮し得るものであることを甲第9号証の判例の判断により客観的に主張するものである。

さらに言えば、ある団体・運動の主張を簡潔に表した主張であるスローガン(甲第13号証)が、需要者の間で商標として周知性を獲得するか否かの問題は、その使用態様がスローガン等としての使用か、出所を表示する標識としての使用かによって変わるものではない。需要者の間で、当該スローガン等が出所を表示する標識として周知であるか否かは事実問題であって、出所を表示する標識としての使用でなければ、周知性を獲得することはないとは言えないものである。

スローガン等は、宣伝主体である企業等が需要者に記憶してもらいたいメッセージであり、商品等との関係で繰り返し使用されることにより、かかる宣伝主体若しくは商品と関連付けられて需要者の記憶に残り、商品等の出所を表示する標識、つまり、商標としての機能を発揮するようになるものである。従って、被請求人が請求人による「JUST DO IT.」の使用がスローガン等としての使用態様か否かという観点でその周知性を評価しようとすること自体、失当である。

なお、請求人は「JUST DO IT.」を販売キャンペーンで使用しているところ、かかる使用は商品を販売するために使用するものであることから、商品との関係で使用されているものにほかならない。また、請求人による「JUST DO IT.」を中心にしたブランド戦略が、企業のブランド戦略の成功例として、研究の対象とされている(甲第5,10号証)事実が示すように、「JUST DO IT.」といえば請求人を想起される程に需要者の間で当該語と請求人は関連付けられて記憶されているといってよいものである。

被請求人は、請求人のハウスマーク「NIKE」があまりに著名であることから、需要者は出所表示としては「NIKE」を認識し、「JUST DO IT.」はあくまで商品販売のキャンペーンにおけるスローガン等として認識されるに止まる、従って、当該語は請求人の商品を表示する商標として著名性を有していたとの主張は裏付けがない、との反論をしているが、かかる反論も失当である。

なぜなら、現実の取引において、需要者が、ある標章が商標か若しくはスローガン等かという区別をし、これは○○社のスローガンであって商標ではないから、このスローガンは○○社と直接関係はないと判断するとは考えられないためである。つまり、スローガン等は自他商品等識別標識である商標に比べ端的に需要者に対して企業理念等を伝えるものであるため、結果として多数の者が使用をするものとなり、自他商品等識別機能を発揮しない場合はともかく、需要者が特定の企業等との関係でスローガン等を記憶している場合には、需要者は当該スローガン等が付された商品に接したとき、その特定の企業を想起し、かかる者の業務にかかる商品と認識する、と考えるのが自然である。

また、スローガン等が表示された同一の広告面等に具体的商品が表示されていなくとも、需要者は「NIKE」あるいは請求人の著名な図形商標である、いわゆるスウッシュ(SWOOSH)マークから、請求人の商品を想起し、該ス一ガン等と結びつけると考えられる。商標等のみを表示して敢えて具体的商品を表示せずに、消費者の印象を重視する広告態様は、ナイキ社が採用している広告手法であり、商品を表示しなくとも商標等から商品が想起できる著名商標ならではの広告方法である。

従って、「JUST DO IT.」は、需要者をして請求人を想起させ、当該語が付された商品は請求人の業務にかかる商品であると認識させるものといえ、商標として周知性を獲得しているといえるものである。

(イ)「JUST DO IT.」は商標的使用とは認識しないとの主張について

被請求人は本件商標の出願当時、請求人による「JUST DO IT.」の使用態様を、商標的使用態様であると認識したことはないと反論するも、当該反論も以下の理由により失当である。

まず、当該反論は被請求人のあくまで主観である。また、前述したように、「JUST DO IT.」の商標としての周知性を判断する際にスローガン等としての使用か、出所を表示する標識としての使用かによって、事実問題である周知性の有無を結論付けることはできないものである。

(ウ)本件商標は、審査官により商標法第4条第1項第10号の拒絶理由はないと判断されたとの主張について

被請求人は、「JUST DO IT.」が周知であるとは言い得ない根拠として、日本最大の情報発信地域である東京において、商標審査の専門家たる審査官が、本件商標には商標法第4条第1項第10号の拒絶理由はないと判断した結果を挙げている。

しかしながら、当該反論は、商標法第46条の商標登録無効審判の制度趣旨無視したものである。つまり、審査にあたっては、出願商標全件について市場における当該商標の周知性等の取引の実情に踏み込んで判断することは審査能力を超えるものであるため、過誤登録の可能性があることから、審判で事後的にかかる過誤登録を是正するものである。従って、当該反論が無効審判請求に対する防御方法の一つとして認められるのであれば、商標法第46条の商標登録無効審判の存在意義はないと言って良い。

従って、当該反論は失当である。

(2)被請求人の答弁書の商標法第4条第1項第15号の反論に対して

被請求人は、答弁書の7(3)(ii)において、本件商標の出願時において、「JUST DO IT.」が請求人の取り扱う商標として周知性を獲得していない以上、商標法第4条第1項第15号によって排除すべき、類似概念によっても律することのできない出所の混同のおそれは生じないと反論している。

しかしながら、かかる反論は、以下に説明するように、商標法第4条第1項第15号の誤った解釈に基づくものであり、失当である。

まず、当該条文は「他人の業務にかかる商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第10号から前号までに掲げるものを除く。)」と規定されているが、引用する表示は商標でなければならないとする文言はどこにもない。つまり、引用する客体としての制限はなく、ともかく、出願にかかる商標が指定商品等に使用された場合、出願人以外の他人、若しくは当該他人と経済的・組織的関連性のある者の業務にかかる商品等と誤認されるおそれがあるものは登録しない旨を規定したものである。

過去の審決を見ても、娯楽施設の名称を商標法第4条第1項第15号拒絶理由の引用にしている(甲第14号証)。

「本願出願日である昭和47年6月29日当時には、既に上記会社の経営に係る当該娯楽施設の名称として周知著名になっていたものと認められる。しかして、本願商標は、上記会社の経営に係る著名な娯楽施設の名称と同一である「常磐ハワイアンセンター」の文字よりなるものであることから、これを本願指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その商品が、恰も、上記会社の業務に係る商品であるか、又は該会社と何らかの関係があるものの業務に係る商品であるかの如く商品の出所について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。」と判断しており、従って、たとえ「JUST DO IT.」が請求人の「商標」でないとしても、そのことを根拠とする当該反論は失当である。

なお、前述したとおり、「JUST DO IT.」は、請求人が使用しているものとして周知であり、需要者をして請求人を想起させることは明らかであることから、被請求人が当該語と同一といえる本件商標をその指定商品に使用すれば、出所の混同が生じるおそれがあることは明白である。

(3)被請求人の答弁書の商標法第4条第1項第19号の反論に対して

被請求人は、答弁書の7(3)(iii)において、本件商標は、被請求人の名称、商号が「ジャスト株式会社」であることから、自己の社名を表す「ジャスト」という語のアルファベットを表記し、同名称に、独自の観点から選択した「DO IT」という語句を組み合わせたものであることから、不正の目的で使用するものではないと反論する。

しかしながら、たとえ、当該被請求人の商号が、請求人による「JUST DO IT.」の使用開始時前の昭和26年から使用されているものであっても、当該反論によっては、不正の目的で使用するものではないと認定することはできないものである。

商標法第26条第2項は、商標権の設定登録があった後、不正競争の目的で、自己の名称等を用いた場合には商標権の効力は及ぶ旨規定されている。これは、たとえ、自己の名称を使用する場合であっても不正競争の目的が存在する場合があることを見据えた規定である。当該条文に鑑みれば、自己の名称をそのまま使用する場合ですら不正競争の目的があると判断される場合があるのに、自己の名称の一部を使用するものだから不正競争の目的はない、との反論は成り立たないことは明かである。

また、被請求人は、本件商標の出願当時、請求人による「JUST DO IT.」の使用態様を、商標的使用態様であると認識したことはない旨述べていることから、本件商標の出願時において当該語の存在を知っていたことは明らかとなった。そうであれば、本件商標の指定商品から請求人と同業者であると考えられる被請求人は、当該語の著名性に鑑み、出所の混同が生じないよう、当該語と同一の商標を選択することは避けるべきものである。にもかかわらず、当該語と同一の商標を選択したことについて、不正の目的があったと認定すべきことは明らかといえる。

なお、請求人は、日本国内における周知商標「JUST DO IT.」および諸外国において著名性を有している各登録商標「JUST DO IT」を引用商標として、本件商標は商標法第4条第1項第19号違背で登録されたものである旨主張しているが、登録商標「JUST DO IT」が請求人の本国であるアメリカにおいていかに著名であるかを示す証拠をさらに提出する(甲第15号証)。

(4)なお、請求人は、引用商標「JUST DO IT.」を商願2003−59319で出願中であるが、本件商標を引用商標とする拒絶理由通知を受けている。請求人としては、引用商標が著名な商品等表示であるため登録する必要がないと考えていたが、本件商標を発見して、疑義なく請求人の商品等表示を保護するために防衛的に登録する必要性を認識した次第である。よって現状では、引用商標が本来の所有者に登録されることが本件商標により妨げられている状態にある。

ついては、一刻も早く、かかる事態を是正していただきたく、請求の趣旨のとおりの審決を求める。

第4.被請求人の主張

被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする。との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第5号証を提出した。

(1)商標法第4条第1項第10号違反であるとの主張に対する反論

本規定が適用されるには、本件商標の出願時において、引用商標「JUST DO IT.」が請求人の商品を表示する商標として日本国内において需要者の周知性を獲得していなければならない。しかし、以下の理由により、引用商標はかかる周知性を獲得していない。

1988年より請求人は、語句「JUST DO IT.」を主たる取扱い商品「Tシャツ等の被服、運動用特殊衣服、運動靴等の履物、運動用特殊靴」等の販売キャンペーンにおいて使用していると主張する。ここで、引用商標の使用態様が、請求人の商品の出所を表示する標識としての使用か、販売キャンペーンにおける一般的なメッセージ或いはスローガン(スローガン等)としての使用かを検討すると、やはり販売キャンペーンにおけるスローガン等としての使用がその主たる使用態様であることは否めない。請求人は、判例に基づき、スローガン等として看取される場合があっても出所の識別機能を発揮しうるとの主張をする。しかし、上記判断基準は、スローガン等としての使用態様が主である場合にも、必ず、商品の出所を表示する標識として多くの需要者に認識されることまで示唆するものではない。つまり、商品の出所表示標識としての周知性を獲得したか否かは、あくまで引用商標がどのような状況で使用されていたかによる。請求人においては、そのハウスマーク「NIKE」が著名性を獲得していることを鑑みれば、需要者はあくまで、「NIKE」という商標の持つ出所表示機能と商品との結びつきを認識する。かかる状況においては、引用商標は大多数の需要者に、商品販売のキャンペーンにおけるスローガン等として認識されるに止まる。したがって、引用商標「JUST DO lT.」自体が本件商標の出願時において請求人の商品を表示する商標として著名性を有していたとの主張は、未だ裏付けられたものではない。

むろん、被請求人は本件商標の出願当時、請求人による引用商標の使用態様を、商標的使用態様であると認識したことはない。かかる事実は審査結果においても客観的に表れている。すなわち、審査において審査官は、引用商標の使用態様がスローガン等としての使用範囲であり、多くの需要者に、請求人の商品を示す標識としては認識されていないと判断したからこそ、本件商標の出願時、他人の業務にかかる商品等を示すものとして周知な商標であって本件商標と同一又は類似のものは存在しないと判断したと思料する。

ただし、商標審査基準(改定第7版)によれば、引用商標が日本国内において周知であるか否かは全国的に周知でなくとも一地方において周知であればよいとの判断基準がある。当該基準に照らしても、引用商標は請求人の商品を示す商標として本件商標の出願時において周知であったとは言えない。 すなわち、本件商標について審査が行われた地域は、東京という日本最大の情報発信地域である。そして、本件商標の出願時、他人の業務にかかる商品等を示すものとして、周知な商標であって本件商標と同一又は類似のものは存在しないと、審査官が判断している。日本国内において最新情報に最も触れる機会の豊富な東京という一地方において、商標審査の専門家たる審査官が引用商標を周知であると認識しなかったという事実を鑑みれば、引用商標が本件商標の出願時、日本国内において周知であったとは到底言えない。

このように、引用商標は、本件商標の出願時日本国内において、請求人の取扱う商品を示す商標として多くの需要者に認識されず、周知であったとは言い得ないことは明らかである。従って、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものではない。

(2)商標法第4条第1項第15号違反であるとの主張に対する反論

本規定によって登録を禁ずるその趣旨は、類似概念を用いても排除できない出所の混同のおそれを排除するというものである。すなわち、商標審査基準(改定第7版)によれば、商標同士が非類似であったり、使用する商品等が非類似であっても、なお、引用商標が周知・著名であるが故に、商品の出所についての誤認・混同のおそれがある場合に本規定は適用される。

しかし、上記(1)で述べたように、本件商標の出願時において、引用商標「JUST DO IT.」は請求人の取扱う商品を示す商標として周知性を獲得していない。引用商標が本件商標の出願時において周知性を獲得していない以上、本規定によって排除すべき、類似概念によっても律することのできない出所の混同のおそれは生じ得ない。従って、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

(3)商標法第4条第1項第19号違反であるとの主張に対する反論

本規定が適用されるか否かは、本件商標を出願するに際して出願人たる被請求人に、請求人の名声にただ乗りしようとする意図など、いわゆる不正の目的があったか否かが要件となる。しかし、被請求人に不正の目的にあたる意図があったとは、以下の理由により言い得ない。

上記の通り、本件商標の出願人たる被請求人の名称、商号は「ジャスト株式会社」である。つまり、本件商標は、自己の社名を表す「ジャスト」という語をアルファベット表記し、同名称に、独自の観点から選択した「DO IT」という語句を組合わせてなるものである。

ここで、被請求人は1931年(昭和6年4月1日)に愛知県内において創業し(創業当時の名称は真野商店)、後の昭和26年に現名称の「ジャスト株式会社」に名称を変更し、今日にまで至っている。ジャスト株式会社は、資本金384,575千円、平成10年2月17日における発行株式総数が1,155万株であり、2003年現在における国内従業員数はグループ全体で143名を数える。国内各地を始め、中国、ミャンマーといった、アジア各国に複数の工場を有し、2003年7月での売上高9,903百万円、総資産7,663百万円を数え、被服関連業界において確固たる地位を築いている(乙第1号証及び乙第2号証)。

すなわち、請求人が引用商標「JUST DO IT.」を用いたキャンペーンを開始した1988年よりもはるか前から、被請求人は「ジャスト」という語を自社名として長年使用し続けている。そして、被請求人は、長年社名として使用する「ジャスト」に、自社製品等のイメージ、ブランド力の向上に寄与し得る表現として独自の観点から選択した語句「DO IT」を選択し組合わせて、本件商標としたに過ぎない。当該語句「DO IT」には、「功を奏する」「成功する」(乙第3号証)といった、物事がうまくいくという意味合いがあるため、自社の発展、向上を願う立場において当該語句を選択し、自社名と組合わせて造語となす行為は、被請求人にとっては極めて自然な行為である。

また、被請求人は本件商標以外にも、自社製品等のイメージ、ブランド力の向上に寄与し得る表現としての英国語単語を選択し、選択した語を自社名と組合わせて造語とした商標について複数出願し、登録されている(乙第4号証及び乙第5号証)。かかる事実からも、被請求人が長年使用し取引者、需要者に慣れ親しまれた自社名に、自社のイメージ、ブランド力の向上に貢献し得る語句を組合わせて自社の商標とする行為は、自然な行為であることが分かる。加えて、通常の商習慣において、自社名に他の語句や図形を加えて自社の商標とする行為は一般的であり、かつ当然の理である。

このように、被請求人が本件商標「JUST DO IT」を造語し、出願した行為は、自社のイメージアップに寄与しうる語句を独自の発想で選択し自社名に組合わせた結果であり、被請求人に請求人の名声にただ乗りしようとする意図は一切認められない。よって、本件商標は、商標法第4条第1項19号に違反して登録されたものではない。

(4)むすび

以上のとおり請求人の主張は妥当でないから、本件審判の請求は成り立たないとの審決を求める。

なお、現時点において、被請求人と請求人との間で、本件商標の譲渡についての契約交渉を継続中である。

第5.当審の判断

請求人より提出された証拠によれば、請求人は引用商標「JUST DO IT.」又は「JUST DO IT.」を1989年頃より自己の業務に係る製品(主に、運動用特殊靴、スポーツウェア、各種スポーツ用品など)の販売促進のための広告活動として「JUST DO IT.」キャンペーンの名の下に使用していたことが認められ、特に、商品「運動用特殊靴、スポーツウェア、スポーツタオル」については、引用商標を商標として使用してきたことを認めることができる。

しかしながら、請求人の提出に係る甲号各証は、引用商標(「JUST DO IT.」又は「JUST DO IT」)が、我が国または外国において実際に使用されたことを証明する広告宣伝の回数、宣伝媒体、範囲(地域)等の資料、取引書類等の提出はなく、同じく取引数量等も明らかにされていないので、上記引用商標が本件商標の登録出願時に周知・著名な商標であったことを立証する証拠としては不十分なものといわざるを得ない。

してみれば、「JUST DO IT.」又は「JUST DO IT」の文字よりなる引用商標から、直ちに、請求人(ナイキ・インコーポレーテッド)及びその商標「NIKE」(ナイキ)を連想・想起させる程に著名性を獲得するに至ったものとは認め得ないものであるから、たとえ、本件商標が引用商標とその綴り字を同じくするとしても、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接した取引者、需要者が引用商標を想起し、請求人又は同人と何等かの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあると認めることはできない。

そうとすれば、本件商標は、請求人の業務に係る商品について使用する引用商標の出所表示機能を希釈化させたり、または、その名声を毀損させるなど不正の利益を得る目的をもって出願されたものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではないから、同法第46条第1項の規定により無効とすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。