称呼の類似性と要部抽出

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年11月19日に登録出願されたものである。

そして、その指定役務については、原審における平成16年8月2日付けの手続補正書により、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願に係る指定役務中には、公認会計士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人(監査法人を除く)である出願人が、業として行うことが禁止されている役務「財務書類の監査若しくは証明」を含むものである。したがって、本願に係る商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第3161966号商標、登録第4583508号商標及び登録第4703203号商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

そして、(2)の拒絶の理由において引用した登録第3161966号商標(平成4年9月28日出願、同8年5月31日設定登録、以下これを「引用商標1」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、その指定役務は第35類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4583508号商標(平成13年5月30日に登録出願、同14年7月5日設定登録、以下これを「引用商標2」という。)は、「住まいる」の文字を標準文字で書してなり、その指定役務は第35類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4703203号商標(平成14年10月3日に登録出願、同15年8月22日設定登録、以下これを「引用商標3」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、その指定役務は第35類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項柱書について

本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、原審説示の「出願人が業として行うことが禁止されている役務」は、全て削除され、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備するものとなった。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標2の指定役務と類似しない役務になったと認められる。

次に、本願商標と引用商標1及び引用商標3の類否について検討する。

本願商標は、前記のとおりの構成よりなり、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表わされているものであるところ、その構成中前半の「SMILE」及び「スマイル」の文字は、「微笑、笑顔」等の意味を有する語として、また、「MARKETING」及び「マーケティング」の文字は、「生産者から消費者へ商品やサービスの流れを能動的に方向付ける一切の企業活動」等の意味を有する語として、それぞれ親しまれた英語及びその表音を片仮名で表したものと認められる。

そして、たとい構成中後半の「MARKETING」及び「マーケティング」の語が、係る意味において指定役務との関連性を有する場合があるとしても、特定の役務の質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであり、むしろ、上述のごとく両文字(語)間には構成又は意味上における主従・軽重の差があるといい得ず、共に良く知られる語である点よりして、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されると見るのが自然である。

さらに、全体より生ずる「スマイルマーケティング」の称呼も、よどみなく、一気、一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「SMILE」あるいは「スマイル」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情は見いだせないから、本願商標は、構成文字に照応する一連の「スマイルマーケティング」の称呼のみが生ずるものといわざるを得ない。

してみれば、本願商標より「スマイル」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1及び同3が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。