称呼・外観の類否

1 本願商標

本願商標は、「SCALA」の欧文字と「スカーラ」の片仮名文字を2段に書してなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,リゾートマンション会員権・会員制ホテルの利用権・ゴルフ会員権の売買およびその仲介」を指定役務として、平成12年3月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第4770388号商標(以下「引用商標」という。)は、平成11年11月30日に登録出願、別掲のとおりの構成よりなり、第8類「カッターナイフ,かみそり,その他の手動利器,フォーク,スプーン,電気かみそり」、第9類「ビデオカメラ,ビデオディスクプレーヤー,ビデオテープレコーダー,ラジオ受信機,ラジオ送信機,テレビジョン受信機,テレビジョン送信機,電話機,その他の電気通信機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,遊園地用機械器具」、第11類「電球類及び照明用器具,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,乾燥装置,蒸発装置,暖冷房装置,家庭用電熱用品類」、第14類「貴金属製喫煙用具,貴金属製食器類」、第15類「調律機」、第16類「紙類,板紙,文房具類,活字」、第20類「額縁」、第21類「ガラス製又は陶磁製食器類(貴金属製のものを除く。),その他の食器類(貴金属製のものを除く。),その他の台所用器具(貴金属製のものを除く、家事用手袋を除く。)」、第24類「織物,織物製トイレットシートカバー,メリヤス生地,フェルト及び不織布,織物製テーブルナプキン,ふきん」、第26類「編みレース生地,刺しゅうレース生地,リボン,組みひも,テープ」、第30類「コーヒー,茶,ココア,砂糖,米,調味料,香辛料,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,ピザ,フォカッチャ,べんとう,ハンバーガー,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,こうじ,酵母,イーストパウダー」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」、第33類「洋酒,果実酒,薬味酒,スパークリングワイン」、第34類「喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ,ライター」、第35類「広告,市場調査,職業のあっせん,経営の診断及び指導」、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,建物の管理,建物の売買の代理又は媒介,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸又は演劇の興行の企画又は運営に関する指導・助言,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演芸の上演に関する指導・助言,演劇の演出又は上演,演劇の演出又は上演に関する指導・助言,音楽の演奏,放送番組の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,遊戯用器具の貸与」、及び第42類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,宿泊施設の提供,飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、平成16年5月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記の構成のとおり、「SCALA」の欧文字と、「スカーラ」の片仮名文字を書してなるものであるから、その構成文字より「スカーラ」の称呼が生じるものである。また、「SCALA」の欧文字は、イタリア語で「階段、はしご」等を意味する文字(語)ではあるが、我が国において、上記意味合いを表すものとして知られているものとは認められないから、特段の意味を有しない造語と認識されるというのが相当である。他方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の建物の図形、「LA SCALA」の文字及び「1778」の文字を一体不可分とすべき特段の理由はなく、さらに「LA」の文字が外国語の定冠詞として使用されている文字であるから、その構成中の中央に大きく顕著に書された「SCALA」の欧文字も自他商品及び役務の識別標識としての機能を発揮するものと見るのが相当である。

そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中に顕著に大きく書され、かつ、それ自体独立しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得る「SCALA」の文字部分に着目し、これより生ずる「スカラ」の称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないといわなければならない。

そこで、本願商標より生ずる「スカーラ」の称呼と引用商標より生ずる「スカラ」の両称呼を比較するに、両者は「ス」、「カ」、「ラ」の配列音を同じくし、その差異は、第2音における長音の有無の差異を有するにすぎないものであるから、それぞれを全体として称呼した場合には、その語調、語感が極めて近似したものとなり、互いに聞き誤られるおそれがあるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違するものであり、観念においては比較できないものであるとしても、称呼において類似の商標であり、かつ、指定役務も同一又は類似のものである。

請求人は、本願商標を役務「建物の売買」において、平成9年9月より使用し、引用商標の出願前までにも、添付資料のように12件の物件を手がけており、平成12年12月までに28件の販売実績を有することから、本願商標は、本願指定役務に係る業界において確立されたブランドであり、他方、引用商標の権利者が引用商標を「建物の売買」等の役務に使用するとは考えられないから、本願商標を登録すべきである旨述べているが、証拠として提出された資料を徴するに、本願商標が、需要者間に認識されるに至っているものとは認め難いばかりではなく、商標の類否判断に際しては、取引の実情を考慮することが必要であるが、ここで考慮すべき取引の実情とは、指定商品又は役務全般についての一般的、恒常的なものをさすものであるから、「他人の登録商標」が現実に使用されているかどうかということは、類否判断に際し考慮すべき取引の実情には当たらないのであり、査定時又は審決時において、先願の「他人の登録商標」が現に有効に存在しているものである以上、現実に使用されていなくても、それが使用された場合に混同を生ずるか否かを一般的、恒常的な取引の実情に照らして判断すべきものである(知財高裁平成18年2月16日 平成17(行ケ)第10618号)から、請求人の主張は採用することはできない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。