クーポンマガジンの普通名称化

1 本件商標

本件登録第4698757号商標(以下、「本件商標」という。)は、「クーポンマガジン」の文字を標準文字としてなり、平成14年7月24日に登録出願、第9類、第16類及び第35類ないし第45類の13区分に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年6月25日に登録査定がなされ、平成15年8月8日に設定登録されたものである。

なお、登録の無効を求められている役務が含まれる第35類の指定役務は、別掲のとおりである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定役務中「第35類 広告」についてその登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同5号証(枝番を含む。)を提出した。

(1)請求の理由

ア 商標登録無効の理由

本件商標は、第35類の指定役務中「広告」に関しては、その役務の用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。

よって、第35類「広告」に関しては、本件商標は商標法第3条第1項第3号に規定する商標登録の要件に違反して登録されたものであるので、商標法第46条第1項第1号の規定によって無効とされるべきものである。

イ 本件商標が無効の根拠

本件商標(甲第1号証、甲第2号証)は、第35類指定役務中「広告」、つまり雑誌による広告の代理に関しては、販売促進のためのクーポン付き雑誌(マガジン)を意味するものであるゆえ、単に広告雑誌に「クーポン」の使用用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。

よって、本件商標は商標法第3条第1項第3号の規定に違反してなされたものである。

なお、本件商標は、雑誌による広告の代理の役務上「フリーマガジン」(

フリーペーパー)をも包含していることは勿論である。

しからば、「フリーペーパー」とは何ぞや。「フリーペーパー」とは株式会社ナツメ社(東京都千代田区神田神保町1−52 TEL03−3291−1257)が1987年9月15日発行の「外来語辞典」(大東文化大学講師 岡田秀穂監督)458頁によれば、「フリーペーパー(free paper)とは、広告を主とする無料配布新聞・雑誌」を意味すると述べられている(甲第3号証)。

また、2006年自由国民社発行の「現代用語の基礎知識647頁、807頁によれば、「フリーペーパー(free paper)」とは「地域情報、特に小売店やレストランなどの情報を掲載し無料で消費者に配布される新聞、雑誌型の情報紙」と掲載されている。

なお、甲第3号証は2006年版の「現代用語の基礎知識」の記載を引用したが、「フリーペーパー(free paper)」の名前の記載は1982年「現代用語の基礎知識」から掲載されていたものである。「現代用語の基礎知識」の発行者である(株)自由国民社編集部にて確認済である(問い合わせ先電話番号(自由国民社編集)03−3543−5545)。

そして、さらに甲第4号証のA、即ち2006年版「現代用語の基礎知識」119頁の記載によると「フリーペーパーやフリマガ(フリーマガジン)を発行する43社加盟の日本生活情報紙協会によると、03年に全国で発行されたフリーマガジンは283誌、5763万部 00年以降、創刊が増えている。」と記載されている。

また、2003年度 一橋大学社会学部 論文 加藤哲郎ゼミナール 増野光俊「第5のメディア」の「フリーペーパー」をテーマとした卒業論文中13/42頁に1950年代にフリーペーパーが創刊され、それ以降発行されていることが詳しく掲載されている。

したがって、甲第3号証、甲第4号証及び同A並びに第5号証の記載によって、本件商標は、その「査定時」(平成15年6月25日)以前にフリーペーパー(マガジン誌)は既に普通名称化していたことは、誠に明白である。つまり、普通名称化は歴然たる事実である。

飲食店や美容室、エステ、各種スクールなどの販売促進のために割引クーポンを満載させたフリーペーパー(広告誌)を、JR、地下鉄、私鉄の駅前などで20歳〜40歳位の若年層の通行人を主に対象として無料配布したり、あるいは、駅、旅行社の前やレストランの店頭や商店街の道路上などに配置したラックからも自由にとることができるようにすること、即ち、「マガジン誌」(フリーペーパー)にクーポン(割引券)をつけて、雑誌による広告代理役務に「クーポンマガジン」の商標を使用することは、広告雑誌に広告販売促進のために「クーポンの使用用途を表示する標章にすぎない商標であるといわなければならない。即ち、本件商標は、前述のように普通名称化しているフリーペーパー(フリーマガジン)にクーポン(割引券)をつけた雑誌による広告代理行為ゆえ、「クーポン」の用途を表示する標章のみからなる商標であるから、当然商標登録を受けることができなかったものである。

では、本件商標が何故拒絶査定されずに登録査定されてしまったかというと、出願人である被請求人は、本件商標のその指定商品を「第9類」「第16類」、指定役務を「第35類」「第36類」「第37類」「第38類」「第40類」「第41類」「第42類」「第43類」「第44類」「第45類」の全指定商品及び全指定役務として「クーポンマガジン」の商標を出願して登録を受けたのである。もし「第35類 広告」の役務のみを指定して出願していたならば、査定時において本件商標は指定役務の用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるという理由にて、商標法第3条第1項第3号の規定により、当然拒絶査定されていたことは明らかである。

蓋し、現今「クーポン」とは割引券のことを指称し、「マガジン」は「第35類 広告」の役務からして当然広告雑誌、つまり「広告,販売促進のための無料配布雑誌」フリーペーパー(フリーマガジン)をいう。所謂「フリーペーパー」を指称し包含している。したがって、本件商標は、クーポン付き、つまりクーポンが使えるフリーペーパーであるという、単に役務の用途を表示する標章のみからなる商標にすぎないものである。

本件商標はほとんど現実的に使用されることのない商品及び役務が13区分の多区分に亘って出願されていたため、査定時に本件商標が前述のような商標登録要件を具備していないことを、審査官がついうっかり見落としただけのことである。換言すれば、出願人が、「第35類 広告」の役務に関してのみ出願していれば、査定時にこのような単純な見落としは絶対になく、間違いなく拒絶査定されていた。この単純な見落としこそが、その後、思い掛けない法秩序の紊乱を招く大きな問題に発展していったのである。

ウ よって、このような違法な査定による本件商標をいつまでも存続、放置、放任させておくことは、社会正義実現の観点から到底容認されるべきことではない。

(2)弁駁

ア 適用判断の基準時について

被請求人は、本件商標が商標法第3条第1項第3号に該当する根拠として提出した各証拠のうち、商標法第3条第1項の適用判断基準日である平成15(2003)年6月25日より前に発行されたと認められるものは、甲第3号証のみであると述べている。そして、甲第4号証の「現代用語の基礎知識2006」は2006年1月1日に発行されたものであり(乙第1号証)、平成15(2003)年6月25日より後に発行されたことが明らかである、と答弁しているが、確かに甲第4号証は2006年1月1日発行に係わるものであるが、「現代用語の基礎知識」の発行社である株式会社自由国民社においては「フリーペーパー(free paper)」の名前の記載は1982年「現代用語の基礎知識」から掲載されていたものであることは、株式会社自由国民社編集部にて請求人は確認済のことである。ただ、「現代用語の基礎知識」の発行社である株式会社自由国民社としては過去の年度分の「現代用語の基礎知識」の発行はしない方針ゆえ、請求人は入手できなかった。なお、今から19年も以前の1987年9月15日にナツメ社が発行の外来語辞典(甲第3号証)に「フリー・ペーパー(free paper)」の名前・意義が掲載されていることからして、1982年発行からの「現代用語の基礎知識」に掲載されていた事実はきわめて容易に窺い知ることができる。

よって、本件商標の査定時における商標法第3条第1項第3号該当性が問題となっている本件においては、甲第4号証及び甲第5号証は何ら証拠価値がなく、本件商標の商標法第3条第1項第3号該当性を何ら立証するものではないとの被請求人の主張は失当である。

イ また、被請求人は、本件商標はあくまでも「クーポンマガジン」であると縷々述べているが、請求人は「フリーペーパー」が登録商標であると言っているわけではない。つまり、本件商標の「クーポンマガジン」の文字の中「マガジン」の文字が指定役務「広告」、つまり「雑誌による広告の代理」との関係上、「広告雑誌」を意味しており、この「広告雑誌」は「クーポンマガジン」という言葉においては「フリーマガジン」(広告雑誌)及び「フリーペーパー」と、外延においても内包においても完全に一致していると言っているだけのことである。

したがって、被請求人は答弁書において、「フリーペーパー」という言葉の自他識別力の欠如を主張したところで、本件商標である「クーポンマガジン」という言葉とは全く関係がないと主張しているが、この主張は完全に失当であって、「クーポンマガジン」という言葉は「クーポン付きのフリーマガジン」と解す他に解しようがないといわざるを得ない。

したがって、「フリーマガジン」に自他識別力が欠如している以上、単に「クーポン付きのフリーマガジン」を表すにすぎない。「クーポンマガジン」も、自他識別力が欠如しているということは当然の結論といわねばならない。

そもそも、請求人も被請求人も雑誌による広告の代理を業務としているものである。つまり、広告主であるスポンサー(飲食店、美容院など)から広告掲載料を貰う代償として、広告雑誌(フリーマガジン、フリーペーパーともいう。)に広告主の店舗、商品などを紹介することを業務とするものである。それが、ただ広告雑誌(フリーマガジン、フリーペーパー)に広告主業務の店舗を紹介するだけでは広告主の営業効果が大きく期待できなくなってきており、広告主の広告文中に広告主(商品や役務に対して)のクーポン(割引券)を付けて広告するようになってきているのである。

何も広告紙に店の商品や役務に対してクーポン(割引券)を付すること自体は別に近年から始まったわけではなく、昭和30年代頃からも既にあったことである。よって、本件商標は、指定役務「雑誌による広告の代理」について「クーポン付きの雑誌による広告の代理」を単に意味するものにすぎない。

してみれば、単に指定役務「広告」についてクーポン付きの広告雑誌という使用用途を表すにすぎないものゆえ、本件商標は商標法第3条第1項第3号の規定に違反して登録されたものである。

3 被請求人の主張

被請求人は、結論と同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出した。

(1)請求人主張の無効理由の要点

請求人主張の無効理由は、本件商標は、第35類の指定役務のうち、「広告」との関係において、役務の用途を普通に用いられる方法で表示するものにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当する、というものである。

また、請求人は、かかる主張を裏付けるものとして、甲第1号証ないし甲第5号証を提出している。

(2)商標法第3条第1項の適用判断の基準時について

商標法第3条第1項の適用判断の基準時については、商標法上の定めはないものの、判例上、行政処分時である「査定時」と解されており、また、特許庁の審査上も「査定時」を基準時として、商標法第3条の該当性を判断している(商標審査基準第3条第1項、及び特許庁編「工業所有権法逐条解説第16版」1055頁)。

本件商標は、平成15(2003)年6月25日に登録査定がなされ、最終的に平成15年8月8日に登録されているものであるから、本件商標の商標法第3条第1項の適用判断については、査定時である平成15年6月25日を基準とすべきである。

(3)甲第3号証ないし甲第5号証について

請求人が、本件商標が商標法第3条第1項第3号に該当する根拠として提出した各証拠は、甲第3号証ないし甲第5号証と考えられるが、これらの証拠のうち、商標法第3条第1項の適用判断基準日である平成15年6月25日より前に発行されたと認められるものは、甲第3号証のみである。

すなわち、甲第4号証の「現代用語の基礎知識2006」は、2006年1月1日に発行されたものであり(乙第1号証)、平成15年6月25日より後に発行されたことが明らかである。

また、甲第5号証については、その発行時期は不明であるが、<第1注釈>において、2003年12月号の雑誌(「商業界」)が引用されていることから、少なくとも、2003年12月以降に発行されたことが明らかである。

したがって、本件商標の査定時における商標法第3条第1項第3号該当性が問題となっている本件においては、甲第4号証及び甲第5号証は何ら証拠価値がなく、本件商標の商標法第3条第1項第3号該当性を何ら立証するものではない。

また、請求人は、甲第3号証ないし甲第5号証により、「クーポンマガジン」ではなく、「フリーペーパー」という言葉が役務「広告」との関係において識別力がない旨を主張しようとしていると思われるが、本件商標はあくまでも「クーポンマガジン」であるから、請求人が「フリーペーパー」という言葉の自他役務識別力の欠如を主張したところで、本件商標である「クーポンマガジン」という言葉の自他役務識別力の欠如とはまったく関係がない。

請求人は、「フリーペーパー」という言葉が一般的な言葉であることを主張しているのみで、本件商標である「クーポンマガジン」が役務「広告」との関係において、役務の用途を普通に用いられる方法で表示するものにすぎないことを何ら立証していない。

(4)まとめ

以上述べたとおり、請求人が、本件商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして提出する各証拠は、本件商標である「クーポンマガジン」という言葉の自他役務識別力の欠如、すなわち、本件商標の査定時における第3条第1項第3号該当性を何ら立証するものではない。

4 当審の判断

(1)商標法第3条第1項の適用の基準時について

ア 商標法第3条第1項は、商標の本質的機能に係り、商標登録にあたっての一般的・普遍的な適格性に関する規定であって、本項各号に該当する商標は登録を受けられない旨を定めており、かかる登録要件を具備しているか否かの判断は、一般行政処分の場合と同様に、特別の規定がない限り、行政処分時、すなわち、無効審判においては、当該登録商標に係る出願に対する行政処分時である登録査定日を基準時として判断すべきものと解される(東京高裁・平成12年(行ケ)第24号判決参照)。

したがって、本件においては、本件商標の登録査定日である「平成15年6月25日」を上記基準時とすべきものである。

イ 本件において、本件商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして請求人の提出した証拠(甲第3号証ないし甲第5号証)についてみると、以下が認められる。

(ア)甲第3号証は、前記査定日以前の1987年9月15日を発行日とする「明解 外来語辞典」(ナツメ社発行)であるところ、その458頁には「フリーペーパー free paper」として「広告を主とする無料配布新聞・雑誌。」との記載がある。

(イ)甲第4号証は、2006年版「現代用語の基礎知識」(自由国民社発行)であるところ、その647頁には「フリーペーパー(free paper)」として、「地域情報、とくに小売店やレストランなどの情報を掲載し、無料で消費者に配布される新聞や雑誌型の情報誌」、「近年はたんなる地域情報にとどまらず、多種多様な内容をもつフリーペーパーが続々と刊行され始めている。」と記載されている。

また、同807頁には「クーポン紙(coupon magazine)」として、「発行編集にかかわる費用すべてが広告収入で賄われ、読者に無料で配布される雑誌類をフリーペーパーというが、そのなかでも飲食店や美容室、エステ、各種スクールなどの割引クーポンを満載したクーポン誌が人気を集めている。」、「代表的なフリーペーパーのクーポン誌としてリクルートが2001(平成13)年から発行している月刊の『ホットペッパー』があり、・・読者はクーポン誌で情報収集するとともに割引を受けることができる。広告主は、広告を出すために広告料を払うが、クーポンのおかげで顧客数を増やすことができる。」と記載されている。

さらに、同1194頁には「フリーマガジン(フリマガ)/フリーペーパー」の項に「フリーペーパーやフリマガを発行する43社加盟の日本生活情報紙協会によると、03年に全国で発行されたフリーマガジンは283誌、5763万部、00年以降、創刊が増えている。」との記載が認められる。

(ウ)甲第5号証は、2003年度の学士論文の一と認められ、その内容中には「フリーペーパー」の語及びフリーペーパーが1950年代に創刊され2003年代にも続いている旨の説明が記載されている。そして、当該論文の参考文献・参考資料一覧中には、本件商標の登録査定日前の発行に係ると認められる資料の表題名の中に「フリーペーパー」の語が使われていることが認められる。

(エ)以上によれば、本件商標の登録査定の時点には、「フリーペーパー」の語が、「広告を主とする無料配布新聞・雑誌」を表すものとして、一般にも知られていたと推認することができるというべきである。

しかし、「クーポンマガジン」の文字自体についての資料は見あたらず、甲第4号証の807頁に「広告宣伝がわかる注目語」として「クーポン誌(coupon magazine)」の記載が見いだされるが、これとても、本件商標の登録査定の時点(あるいはそれ以前)における状況については不明というほかない。

(2)本件商標について

本件商標は「クーポンマガジン」の文字からなるものであるところ、「クーポン」の文字が割引券、「マガジン」の文字が雑誌を意味する語として親しまれているとしても、両語を一連に表したと認められる「クーポンマガジン」の文字から特定の観念を看取させることはなく、当該文字が、役務「広告」に関して、その質や用途等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を示す証拠はない。また、両語を一連に表した当該文字あるいは「マガジン」の文字から、直ちに「フリーペーパー」「フリーマガジン」を理解するのがこの種業界の取引者・需要者の一般的な認識であると認めるに足りる的確な証左は見いだせない。

してみれば、本件商標の登録査定時おいて「クーポンマガジン」から「フリーペーパー」や「フリーマガジン」を認識するということはないと判断するのが相当であり、「フリーペーパー」や「フリーマガジン」の文字(語)が、役務「広告」との関係において、自他役務の識別標識としての機能を仮に果たし得ないものであるとしても、そのことから直ちに、「クーポンマガジン」の文字が自他役務の識別機能を果たし得ないとすることはできないといわざるを得ない。

したがって、本願商標をその指定役務中「広告」に使用したときに、これに接する取引者・需要者が「クーポン」と「マガジン」の両語を結合した標章として理解する場合があるとしても、これを当該役務の質や用途等を表示したものとして認識するということはできないというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものとは認められない。

(3)結語

以上のとおり、本件商標は、その指定役務中「広告」ついて、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではないから、商標法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきものではない。

よって、結論のとおり審決する。