商標同一性の判断

第1 本件商標

本件登録第1405260号商標(以下「本件商標」という。)は、「トモニー」の片仮名文字を横書きしてなり、平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令第1条に基づく商品の区分(以下、「旧類別」という。)第17類「くつ下、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和50年6月24日に登録出願、同55年1月31日に商標権の設定登録がされたものである。

その後、当該商標権は2回にわたり、存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、商標権一部取消し審判(取消2008−300040、取消2008−300030及び取消2008−300035)が請求され、指定商品中「セーター類,ワイシャツ類,下着,ねまき類,帽子,ナイトキャップ,ずきん,ヘルメット,すげがさ,頭から冠る防虫網,これらの類似商品」については平成20年6月26日に、同じく「洋服,コート,和服,これらの類似商品」については同年7月4日に、及び同じく「布製身回品,この類似商品」については同年7月11日に、それぞれ取り消す旨の審決が確定し、その登録が取り消されているものである。

第2 請求人の主張(要点)

1 請求の趣旨

請求人は「商標法第50条の規定により、本件商標の指定商品中『くつ下,たび,手袋(ゴム手袋、絶縁用ゴム手袋を含む。),えりまき,マフラー,スカーフ,ネッカチーフ,ショール,ネクタイ,ゲートル,たびカバー,エプロン,おしめ,これらの類似商品』については、その登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする。との審決を求める。」と申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1ないし第10号証を提出した。

2 請求の理由

本件商標は、継続して3年以上、日本国内において「くつ下,たび,手袋(ゴム手袋、絶縁用ゴム手袋を含む。),えりまき,マフラー,スカーフ,ネッカチーフ,ショール,ネクタイ,ゲートル,たびカバー,エプロン,おしめ,これらの類似商品」(以下「取消請求に係る商品」と略す場合がある。)のいずれについても使用されていない。

また、本件商標には、商標登録原簿に専用使用権及び通常使用権の登録はなく、その使用権者は存在していないし、仮に、登録されていない通常使用権者が存在しているとしても、本件商標を継続して3年以上、日本国内において、取消請求に係る商品のいずれについても使用されていない。

3 弁駁の理由

被請求人の答弁からみて、争点は、(イ)本件商標が「トモニー」であるのに対し、使用しているのは「トモニイ」(以下、単に「使用商標」ということがある。)であること、及び(ロ)不使用取消審判手続きにおいて、取消請求に係る商品の表示として「これらの類似商品」という記載は許されないのかである。

(1)本件商標と使用商標の社会通念上の同一性について

商標法第50条第1項の規定は、(イ)書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、(ロ)平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、(ハ)外観において同視される図形からなる商標、(ニ)その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標をあげて使用している範囲内となる旨を定めている。

ア 本事案は、本件商標が「トモニー」であり、使用商標が「トモニイ」であるところ、両方ともに観念のない造語であって、また、称呼は類似するものの同一ではなく、さらに「ー」を「イ」に置き換えた外観の差異がある。

そうすると、本事案は上記の(イ)から(ハ)には当たらず、(ニ)の類型に該当するかどうかが問題となる。

イ 特許庁の審判の先例を検討してみるに、被請求人が乙第12ないし第14号証としてあげている審決は、いずれも本事案とは異なったものである。

ウ 本事案とほぼ同じ先例は、平成11年審判第31294号(甲5号証)と平成11年審判第31300号(甲6号証)である。共に「SYSLEY」(登録商標)と「SISLEY」及び「シスレー」(使用商標)の事案であるが、各文字はいずれも観念のない造語であり、同一の称呼「シスレー」が生じるものであって、構成文字「Y」を「I」に置き換えた外観の差異のあるものである。

しかして、この事件は別々の合議体で審理され、いずれも「...両者は外観の差異が顕著である点に加え、同一の観念を生ずるものとはいい難いことから、たとえ、同一の称呼を生ずるものとしても、外観、観念の点を考慮に入れる余地はないから、社会通念上同一性を有する商標とは言い得ない...」との判断をしている。

エ 上記の先例を考慮すれば、本件商標「トモニー」と使用商標「トモニイ」は「...社会通念上同一性を有する商標とは言い得ない...」との結論になる。

その他、「MOSAIQE(但し、『I』の上にウムラウトがある。称呼は『モザイケ』と認定)」(登録商標)と「MOSAIQUE」(使用商標)とは、「外観が相違するばかりでなく、称呼も異にする。」として「社会通念上同一のものということはできない。」としたもの(甲第7及び第8号証)、「ENG/イング」(登録商標)と「イングス」(使用商標)とは、「特定の観念を想起しない造語であり、同一の称呼ではなく、外観上も異なる。」として「社会通念上同一と認められる商標には当たらない。」としたもの(甲第9号証)、及び「マクス」(登録商標)と「マックス」(使用商標)とは、「同一の称呼ではなく、同一の観念も生じない(前者は造語・後者は男の名)」として「社会通念上同一の商標と認めることはできない。」としたもの(甲第10号証)がある。

(2)「これらの類似商品」の記載の可否について

本件審判請求は、本件商標の指定商品のうち類似群コード[17A04]の商品を全部取消すという点にあるところ、その指定商品の表示は「くつ下、その他本類に属する商品」となっており、その指定商品に含まれる類似群コード[17A04]の商品は、具体的・個別的には記載されていない状態であって、その商品名称は全く解らない。

ア 本件商標の登録出願時における特許庁の「類似商品審査基準」には、類似群コード[17A04]の商品としては「くつ下,たび,手袋(ゴム手袋、絶縁用ゴム手袋を含む。),えりまき,マフラー,スカーフ,ネッカチーフ,ショール,ネクタイ,ゲートル,たびカバー,エプロン,おしめ」が記載されているものの、これらは例示にすぎないものであって、当該類似群コードの商品を総て網羅的に列挙しているものではない。

イ 類似群コード[17A04]の商品に国際分類第8版では、「毛皮製ストール,バンダナ,保温用サポーター,耳覆い」という商品が増加し、国際分類第9版では、さらに「アイマスク」が追加されており、これら商品がそれぞれに本件商標の登録出願時に市場に存在していたことを前提にすれば、書換登録が可能であり、結局のところ、過去に遡って、本件商標の登録出願時に市場に存在していた商品が何と何かを全部調べあげ、それから当該類似群コードに該当する商品を選り抜き、これら商品を個々具体的に総て列挙して不使用取消審判の対象の商品としなければ、類似群コード[17A04]の商品を総て取り消すという企図は達成されないこととなり、これは現実的に不可能なことである。

ウ 被請求人が個々具体的に指定商品を列挙せずに「...その他本類に属する商品」という漠然とした指定商品にて登録出願し、登録を得たのがそもそもの原因であり、取消対象とする指定商品を個々具体的に列挙することが不可能であって、類似群コード[17A04]の商品を総て取り消すためには、列挙してある例示商品等を記載した後に「これらの類似商品」と書かざるを得ないのである。

エ 実質的にみても「これらの類似商品」とあったところで、被請求人の防御活動については何の不利益もない。

要は、当該例示商品以外の商品に使用していて、使用している商品が「これらの類似商品」に当たると被請求人が思うのであれば、その商品に使用している証拠を提出してみればよいだけのことであって、特許庁が「その商品は『これらの類似商品(類似群コード[17A04]の商品)』に当たるかどうか」を審理・判断して審決をするだけのことである。

第3 被請求人の答弁(要点)

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、答弁の理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1ないし第15号証を提出した。

1 答弁の理由

本件商標については、商標権者が、本件審判請求の登録日前3年以内に日本国内においてその請求に係る指定商品中、「手袋(ゴム手袋、絶縁用ゴム手袋を含む。)」について、本件商標を使用している。

(1)商標の使用者について

ア 売上伝票及び売掛台帳(控)

乙第1号証の売上伝票には、出荷日、商標名等と共に、伝票No.「C60699」の記載があり、その当該伝票No.に対応する番号が商標権者の売掛台帳(控)に記載されていることから、商標権者が本件商標の使用者であることが示される。

また、乙第2ないし第5号証の「売上伝票及び売掛台帳(控)」からも、乙第1号証と同様に商標権者が本件商標の使用者であることが示される。

イ 「商品カタログ」及び「商品写真」

商標権者は、「ホーケングローブ事業部」において、包括的なホーケンブランド(HOKEN又はホーケン)のもとに、個々の商品には「トモニイ」等の商標を使用し、作業用手袋の製造、販売の業務を行っているため、「HOKEN」及び「ホーケン」について、商標登録(商標登録第964269号「ホーケン」:乙第8号証、及び商標登録第1009081号「HOKEN(図形付):乙第9号証)を有している。

そして、「商品カタログ」(乙第6号証)には、「中部物産貿易株式会社」の記載はないが、その表紙に「HOKEN」の表示があり、また、「商品写真」(乙第7号証)には、「HOKEN」又は「ホーケン」の表示がある。

よって、「HOKEN」又は「ホーケン」の名の下に販売するのは、商標権者自身(又はその許諾を受けた者)であることが示される。

ウ 商標権者が「ホーケングローブ事業部」において、作業用手袋の製造、販売の業務を行っていることは、同社のホームページの会社概要(乙第10号証)により示されており、会社概要の「ホーケングローブ事業部」をクリックして進んでいくと、同社の取扱商品を説明している箇所があり(乙第10号証の2頁目)、また、最新情報(乙第10号証の3頁目)をクリックして進んでいくと、ho−ken.com→加工手袋→「トモニイオイル」及び「トモニイソフト」、並びに、業務用「トモニイオイル」の手袋についての商品表示がある(乙第10号証の5、6頁目)。

(2)使用商標と使用商品について

ア 売上伝票及び売掛台帳(控)(乙第1ないし第5号証)に使用に係る商標である「トモニイソフト」(乙第1号証)、「トモニイ オイル」(乙第2及び第3号証)、「トモニイ ホット」(乙第4号証)、及び「トモニイ ボア」(乙第5号証)の各記載がある。

イ これらの商標を付した使用に係る商品が、「手袋(ゴム手袋、絶縁用ゴム手袋を含む。)」であることは、乙第6及び第7号証、並びに乙第10号証の5、6頁目により示される。

なお、本件商標は、旧類別で登録されているので、「手袋(ゴム手袋、絶縁用ゴム手袋を含む。)」は、現行分類の第9類「事故防護用手袋」、第10類「医療用手袋」、第17類「絶縁手袋」、第21類「家事用手袋」及び第25類「手袋」を含むものであるから、使用商品は、取消請求に係る商品の使用に該当する。

(3)本件商標と使用商標の社会通念上の同一性について

本件商標は「トモニー」であり、使用商標は「トモニイ」であるが、両商標は社会通念上同一と認められる商標である。

ア 「トモニー」と「トモニイ」は、標記上では、長音「ー」と母音「イ」で相違するが、語頭に「トモニ」がついた場合、「トモニー」と「トモニイ」は、需要者において同一(又は「ほぼ同一に」)に称呼される。

そして、両者は、いずれも観念を有する言葉ではないので、なおさら、同一に聴取される。

イ 過去の審決例、平成10年審判第30053号(乙第12号証)の「MARGHERITA/マルガリータ」(登録商標)と「Margherita/マルゲリータ」(使用商標)、平成10年審判第30954号(乙第13号証)の「バークレイ」(登録商標)と「Barkley/バークレー(使用商標)、及び 平成11年審判第31118号(乙第14号証)の「エスパー」(登録商標)と「エスパ」(使用商標)のように、登録商標と使用商標の相違があるにもかかわらず、登録商標と社会通念上同一と認められた同様の例である。

(4)使用時期について

ア 売上伝票(乙第1ないし第5号証)には、それぞれ平成19年10月1日(乙第1号証)、同年11月16日(乙第2号証)、同年12月4日(乙第3号証)、同年12月17日(乙第4号証)、及び同20年1月18日(乙第5号証)の日付けの記載がある。

イ 商標権者のホームページ(乙第10号証)の【更新履歴】(8枚目)には、最後の更新日が2006.12.05と記載されている。

(5)方式不備について

本件審判請求は、請求の趣旨に「くつ下,... ,これらの類似商品」と記載されている。

このような範囲が不明確な記載をすることは、請求として特定を欠くものであって許されないというべきである(知財高裁平成19年11月28日判決、乙第15号証)。

第4 当審の判断

1 商取引の事実

売上伝票及び売掛台帳(控)(乙第1ないし第5号証)、商品カタログ(乙第6号証)、「商品写真」(乙第7号証)及び商標権者のウェブページ情報(乙第10号証)を総合勘案してみれば、商標権者(被請求人)は、商品「手袋(ゴム手袋、絶縁用ゴム手袋を含む。)」について「トモニイ ソフト」、「トモニイ オイル」、「トモニイ ホット」及び「トモニイ ボア」の文字よりなる商標を付して、平成19年10月1日ないし同20年1月18日付けで、会津若松市在の桐屋リビング(株)、いわき市在の太平産業(株)、仙台市在の丸繁(株)、かすみがうら市在の(株)シンドウ、及び足立区在の(株)嶋岡との間で商取引されていたことが認められる。

なお、これらの使用に係る事実については、当事者間に争いはない。

2 使用商標

(1)使用に係る商標の識別標識機能について

使用に係る「トモニイ ソフト」、「トモニイ オイル」、「トモニイ ホット」及び「トモニイ ボア」の文字よりなる商標は、その構成中の「ソフト」、「オイル」、「ホット」及び「ボア」の各文字自体は、商品の性状や用途等を表示するものとして理解し、使用されるから、自他商品の識別標識としての機能を有するものとはいい難く、その使用に係る商標に接する取引者・需要者は、構成中の「トモニイ」の文字を自他商品の識別標識としての機能を果たし得る部分と独立させて認識して、商取引に資する場合があるというのが自然である。

なお、使用に係る商標が「トモニイ」であるという点についても当事者間に争いはない。

(2)本件商標と使用商標の社会通念上の同一性について

ア 請求人が述べるとおり、商標法第50条第1項のカッコ書きは、(イ)書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、(ロ)平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、(ハ)外観において同視される図形からなる商標、(ニ)その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標をあげて使用している範囲内となる旨を定めている。

イ 請求人は、本件商標の構成文字は「トモニー」であるところ、使用商標が「トモニイ」であって、両者ともに観念のない造語であり、また、称呼は類似するものの同一ではなく、さらに「ー」を「イ」に置き換えた外観の差異があるとして、本件商標「トモニー」と使用商標「トモニイ」は、「・・・社会通念上同一性を有する商標とは言い得ない・・・」との結論になる旨述べている。

ウ 確かに、本件商標「トモニー」と使用商標「トモニイ」とは、上記ア(イ)ないし(ハ)には該当しないものということはできるとしても、商標法第50条第1項のカッコ書きは、登録商標の使用にあっては、その使用の範囲を拡大して社会通念上同一と認められるものを含ませることを明確にしたものであり、登録商標の使用であるかどうかは、自他商品の識別をその本質的機能としている商標の性格を考慮し、単なる物理的同一にこだわらず、取引社会の通念に照らして判断される必要がある旨解説されている(工業所有権法逐条解説:発行 発明協会)。

エ 「文化庁国語施策情報システム」を見出しとするウェブサイト(http://www.bunka.go.jp/kokugo/main.asp)の「国語表記の基準」における「外来語の表記」についての箇所に、

「3 長音は原則として長音符号『ー』を用いて書く。

〔例〕エネルギー オーバーコート・・・

注1 長音符号の代わりに母音字を添えて書く慣用もある。

〔例〕バレエ(舞踊) ミイラ

注2 『エー』『オー』と書かず,『エイ』『オウ』と書くような慣用のある場合は,それによる。

〔例〕エイト ペイント レイアウト スペイン(地) ケインズ(人) サラダボウル ボウリング(球技)

注3 英語の語末の−er,−or,−arなどに当たるものは,原則としてア列の長音とし長音符号『ー』を用いて書き表す。ただし,慣用に応じて『ー』を省くことができる。

〔例〕 エレベーター ギター コンピューター マフラー

エレベータ コンピュータ スリッパ 」との掲載がされている。

オ 辞典類において、例えば、コンサイスカタカナ語辞典(発行 三省堂)の「使用上の注意」の箇所に、

「2. 表記法 2.1 原則として,昭和29年3月国語審議会発表の『外来語の表記』によったが・・・ 2.2 原音が二重母音である場合,カタカナ表記で,長音にするか,母音2つをもってするかは,現実の使用度を考慮して決定した。

メイ[May] メー・デー[May Day]・・・」との掲載がされている。

カ そして、現代用語の基礎知識(発行 三省堂)の「索引の使い方」【アイウエオ順索引】について・・・▼「ー(伸ばす音)」は「アイウエオ」に置き換えます。例えば「アー」は「アア」、「キー」は「キイ」のように。・・・との記載がされている。

キ してみると、片仮名の表記において長音を表す場合は、原則的に長音符号「ー」を用いて書くといえるとしても、必ずしもこれのみに限定されるものでなく、母音字を用いて書き表す場合もあり、長音符号「ー」と母音字とは相互・互換性があるというのが相当であって、長音(伸ばす音)を表す場合において、長音符号「ー」とするか、或いは「アイウエオ」の母音字で表すかは任意的なものといわざるを得ず、かつ、この置き換え使用により与える記憶、印象はさほどのものとはいい難い。

ク そうすると、使用商標「トモニイ」と本件商標「トモニー」とは、語尾において、その前音「ニ[ni]」の母音「i」を長音符号「ー」により表したものを、相互・互換性のある母音字「イ」に置き換えたにすぎず、その標章の構成において差異を有するとしても、その差異が商標登録された本件商標の自他商品の識別標識としての機能(外観、称呼及び観念)に変化を及ぼすような事柄は見出せず、ほかに識別上において同一性を失うような作用はないものということができるから、この程度の変更を加えた使用は、商標法第50条第1項のカッコ書きにおける「(ニ)その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標」と認め得るものである。

3 まとめ

以上のとおり、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において商標権者が取消請求に係る商品に含まれる「手袋(ゴム手袋、絶縁用ゴム手袋を含む。)」について、本件商標と社会通念上同一のものと認め得る商標を使用していたことを証明し得たものである。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品中、取消請求に係る商品の登録を取り消すことはできない。

なお、本件審判請求にあっては、上述のとおり審理を終結し得たから、殊更、取消請求に係る商品の表示として「これらの類似商品」という記載について言及し、或いはその補正を求めるまでもないものとした。

よって、結論のとおり審決する。