不使用取消の正当理由

1 本件商標

本件登録第4521909号商標(以下「本件商標」という。)は、「ビオエキストラ」の文字を横書きしてなり、平成12年12月14日に登録出願、第3類「せっけん類,歯みがき,化粧品,香料類」を指定商品として、平成13年11月16日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実がないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。」と述べた。

3 被請求人の答弁

被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第6号証を提出した。

(1)本件商標は、ウェルテック株式会社(以下「ウエルテック」という。)が「bioXtra」商標で、平成16年から歯みがき(以下「使用商品」という。)を販売している。上記ウエルテックによる「bioXtra」商標の使用は、請求人であるバイオ−エックス ヘルスケアとの契約に基づくものである。

(2)ウエルテックは、日本国内で使用商品を発売するに際し調査したところ、株式会社マーナーコスメチックス(以下「マーナーコスメチックス」という。)が本件商標を所有していることが判明し、同商標を日本国内で使用できるよう、請求人に要請したところ、当時の実質的な同社の親会社であるベルギーのバイオポール社の社長であるジャンポール・ペラウディン氏は、被請求人に本件商標の商標権の譲渡交渉を依頼し、被請求人は、マーナーコスメチックスより本件商標の商標権の譲渡を受けたものである。

(3)被請求人は、譲渡を受けた旨をバイオポール社に連絡し、バイオポール社の子会社である請求人を通してウエルテックに同商標を日本国内で使用させたものである。

(4)被請求人は、本件商標の譲渡を受けた後、実費の請求をし、その商標権を請求人へ譲渡する約束であったが、何ら約束を履行されないまま現在に至り、突然の本件審判の請求になったものである。

(5)上記理由により、ウエルテックが被請求人に代り、本件商標を使用しているものであり、被請求人が登録商標を自ら使用していない理由である。

したがって、被請求人としては、請求人の実質的支配者である、親会社のバイオポール社の依頼で、本件商標の譲渡を受け、所有しているものであり、当時のベルギーのバイオポール社、請求人、ウエルテック及びその親会社である翆松堂製薬株式会社とバイオポールジャパン(被請求人)との間での話し合いの結果として、ウエルテックが「bioXtra」商標を使用した歯みがきを日本で発売したのは明らかであるので、商標法第50条第1項の規定に基づき、本件商標を被請求人自らが使用していない正当な理由と判断されるので、本件審判の請求は成り立たない。

4 当審の判断

(1)被請求人の主張及び乙第1号証ないし乙第6号証を総合すれば、請求人であるバイオ−エックス ヘルスケアとの使用契約により、平成16年よりウエルテックが使用商品に使用する商標は、「bioXtra」商標であること、被請求人は、ウエルテックが「bioXtra」商標を使用するに際し、その使用の妨げとなる本件商標の商標権(以下「本件商標権」という。)について、請求人の親会社であるベルギーのバイオポール社より譲渡交渉の依頼を受けたこと、上記譲渡交渉の結果、被請求人は、本件商標権の譲渡を受け、本件商標の商標権者となったこと、などが認められる。

(2)ところで、商標法第50条第1項による審判の請求があった場合においては、同条第2項は、その請求に係る指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにした場合を除き、その請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、その指定商品又は指定役務に係る登録商標は取消しを免れないと規定する。

そして、乙第5号証(ウエルテックのホームページ)によれば、ウエルテックは、使用商品の広告に関し、「沿革」の項目に、「2004年(平成16年) バイオエクストラ発売」と記載し、また、同ホームページ上の「製品情報」の項目に、「バイオエクストラ」や「bioXtra/バイオエクストラ」の表示と共に、歯みがき、洗口液等の商品を紹介したことが認められ、ウエルテックは、使用商品に、「バイオエクストラ」の文字よりなる商標、「bioXtra」と「バイオエクストラ」の各文字を併記した態様の商標を使用したことが認められる。

しかしながら、乙第5号証において使用された「バイオエクストラ」の文字よりなる商標、「bioXtra」と「バイオエクストラ」の各文字を併記した態様の商標は、いずれも本件商標とは、外観上明らかに相違する商標であるのみならず、本件商標より生ずる「ビオエキストラ」の称呼とは異なる「バイオエクストラ」の称呼が生ずるものであるから、これら使用に係る商標は、本件商標と社会通念上同一の商標と認めることができない。さらに、乙第5号証は、2008年(平成20年)年9月18日にプリントアウトされたものであり、これが本件審判の請求の登録(平成20年8月8日)前3年以内にインターネット上で掲載されたことを裏付ける証拠の提出もない。

そうすると、上記ウエルテックによる商標の使用は、商標法第50条第2項の要件を満たしていないというべきである。

したがって、ウエルテックは、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中の「歯みがき」について、本件商標を使用しているものと認めることができない。他に、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、その請求に係る指定商品について、本件商標を使用している事実を明らかにする証拠の提出はない。

(2)むすび

以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る指定商品について、本件商標の使用をしていたことを証明し得なかったのみならず、本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。