商標の同一性と使用事実

1 本件商標

本件登録第445363号商標(以下「本件商標」という。)は、「BIOFORM」の欧文字を横書きしてなり、昭和28年6月8日に登録出願、第18類「義歯、その他本類に属する商品」を指定商品として同29年5月28日に設定登録されたものであり、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。なお、指定商品については、商標権一部取消審判の請求があった結果、指定商品中の「体育用器械器具、体操用器械器具並びにその各部」について登録を取り消す旨の審判の確定登録が昭和63年10月3日にされており、また、平成17年6月22日に指定商品の書換登録がされ、第10類「義歯」と書き換えられている。

2 請求人の主張(要点)

請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べた。

(1)請求の理由

請求人の調査によれば、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実がなく、また、それについての正当事由も存在しない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定に基づきその登録を取り消されるべきものである。

(2)答弁に対する弁駁

ア 乙第1号証は、被請求人の義歯製品カタログであるところ、かかる文書が存在すること自体は争わないが、これを、何時、どこで、誰に対して提示あるいは頒布したかの主張・立証もない以上、これにより、本件商標の使用が証明されるものではない。

イ 乙第2号証は、株式会社茂久田商会から被請求人の子会社で日本国法人であるデンツプライ三金株式会社に宛てた注文書であり、そこに「バイオフォーム」の文字がある。

被請求人はこの文字について、本件商標「BIOFORM」のローマ字表示の変更であって、社会通念上同一であると主張しているが、「BIOFORM」なる英語は既成の語とは認められないので、何の観念も生じない一種の造語と認めるのが相当であり、また、「BIOFORM」を片仮名文字に変じる場合、「バイオフォーム」と表示するのが自然かつ相当としても、逆に、「バイオフォーム」をローマ字に変じる時、「BIOFORM」の他に、「BIOFOAM」の文字も考えられるから、「バイオフォーム」と「BIOFORM」とは相互に変更するものとはいえない。

したがって、「バイオフォーム」の商標を「BIOFORM」の商標と同一と認めることはできないから、「バイオフォーム」の商標の使用をもって、「BIOFORM」の商標を使用しているとする、被請求人の主張は失当である。

ウ 乙第3号証(1〜4)は、被請求人より上記デンツプライ三金株式会社に宛てた請求書であるところ、被請求人も述べているとおり、請求書のあて先のデンツプライ三金株式会社は、被請求人の子会社であり、いわば、身内における内部取引にすぎず、ここでの「BIOFORM」の使用は、自他商品識別機能を発揮する余地はなく、これをもって「BIOFORM」の商標を使用したと認めることはできないものである。

エ 乙第4号証(1〜4)は、東京税関による輸入許可通知書であるが、この書面は、デンツプライ三金株式会社が「FALSE TEETH」を輸入したこと以上の何ものをも説明するものではない。仮に、ここに「BIOFORM」の文字があったとしても、東京税関は需用者ではないから、これが自他商品識別機能を発揮する余地はなく、これをもって「BIOFORM」の商標を使用したと認めることはできないものである。

オ 乙第5号証は、デンツプライ三金株式会社より株式会社茂久田商会に宛てた納品書であるところ、ここには「バイオフォーム」の文字が記載されているが、「バイオフォーム」の商標を「BIOFORM」の商標と同一と認めることはできないことは、先に述べたとおりであり、「バイオフォーム」の商標の使用をもって、「BIOFORM」の商標を使用していると認めることはできない。

カ 乙第6号証は、デンツプライ三金株式会社の会社案内であり、これによって確認できるのは、デンツプライ三金株式会社が歯科用材料、機器の製造・販売を行なっているということに止まり、その商品に本件商標を使用していることを立証するものではない。

キ 以上のとおり、提出された乙各号証によっては、被請求人により製造された各種義歯製品が被請求人の子会社で日本国法人であるデンツプライ三金株式会社により輸入され、日本国内において販売されている事実は認められても、その商品に本件商標を使用していることの証明はないものである。

3 被請求人の主張(要点)

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第6号証(枝番号を含む。ただし、枝番号のすべてを引用する場合は、その枝番号の記載を省略する。)を提出した。

(1)被請求人は、本件商標をその指定商品「義歯」について、本件審判請求の登録前3年以前より今日まで、日本国内において使用している。

本件商標を使用した各種義歯製品は、被請求人により製造され、本件商標を付されて、被請求人の子会社で日本国法人であるデンツプライ三金株式会社(住所、栃木県大田原市下石上1382番11)により輸入され、日本国内において販売されている。

ア 乙第1号証は、商標「BIOBLEND」及び「BIOFORM」を使用して販売される陶歯(陶製の義歯)及び硬質レジン(合成樹脂)製の義歯等の寸法、型等で分類した製品カタログであり、米国で作成したものであるが、そのまま日本国内での営業活動における製品資料として使用されている。

イ 乙第2号証は、2006年1月5日付けで、注文主である兵庫県神戸市中央区港島南町4−7−5所在の株式会社茂久田商会より前記デンツプライ三金株式会社が受けた注文書である。乙第2号証の商品名の欄に記載された「バイオフォーム」の片仮名文字は、本件商標の片仮名表示であり、これは、本件商標のローマ字表示の変更であって、その自然な称呼に相当し、社会通念上同一と認められるものである。

ウ 乙第3号各証は、被請求人により、デンツプライ三金株式会社宛出荷された義歯を含む製品の対価として発行された請求書である。本号証の備考欄(description)に記載されている「BIOFORM」は、本件商標であり、「VF」は陶歯、「IPN」は硬質レジン、「33」「20」等の数字は臼歯の咬頭角度、「POSTERIOR」又は「POST」は臼歯、「PORC.」は磁器を指している。

エ 乙第4号証は、乙第3号証に対応する空輸貨物についての東京税関による輸入許可通知書(輸入申告控添付)である。

オ 乙第5号証は、デンツプライ三金株式会社より株式会社茂久田商会に対し、平成20年9月26日付けで発行した「BIOFORM」商標を用いた商品「硬質レジン製臼歯」の引渡しに伴う納品書である。それらの品目名称の欄には、本件商標の片仮名「バイオフォーム」の変更表示と共に、硬質レジン臼歯の商品表示の記載がある。

カ 乙第6号証は、デンツプライ三金株式会社の会社案内であり、デンツプライ三金株式会社が被請求人の関連会社であって、被請求人会社の製品の日本国内における輸入販売業務にも従事している事実を示すものである。

キ 以上のとおり、本件商標は、指定商品「義歯」について、本審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、被請求人により使用された事実が明らかである。

4 当審の判断

(1)被請求人は、本件商標をその指定商品である「義歯」について使用している旨主張し、乙第1号証ないし乙第6号証を提出しているので、以下、提出に係る証拠について検討する。

ア 乙第1号証は、被請求人の発行に係る義歯についての製品カタログと認められるものであり、義歯が寸法や型等で分類されて掲載されており、「BIOBLEND」の商標とともに本件商標である「BIOFORM」の商標も表示されていることが認められる。

この点について、被請求人は、この製品カタログは米国で作成されたものであるが、そのまま日本国内での営業活動における製品資料として使用されている旨述べているところ、本件商標の指定商品である「義歯」の取引をする者は、歯科医師等の専門家であることから、この点についての被請求人の主張は首肯し得るものである。

イ 乙第2号証は、株式会社茂久田商会がデンツプライ三金株式会社へ宛てた2006年1月5日付けの注文書であり、該注文書中の商品名「ゴシックアーチトレーサー」の欄に注文数と金額が記載されていることから、乙第2号証は、株式会社茂久田商会がデンツプライ三金株式会社へ「ゴシックアーチトレーサー」を注文した際の注文書と認められるものである。

そうとすると、乙第2号証は、「バイオフォーム」に係る義歯についての取引の事実を示すものとはいえないが、「デンツプライ・ツルーバイト商品 注文書」の表題の付けられたものであって、欄外の右下には、「2005年度用注文書」と記載されていることからみれば、デンツプライ三金株式会社は、このような注文書を毎年作成して、需要者から注文を受け付けていたものと推認することができる。

そして、乙第2号証の注文書をみれば、左肩に「宛)デンツプライ三金株式会社」と記載されており、右肩には、「ご注文日」や「貴社名」等の欄があり、商品欄には、「商品コード」、「商品名」、「単価」、「ご注文数」、「金額」等の欄があり、商品名の欄には、「バイオフォーム陶歯 臼歯」、「バイオフォームレジン臼歯(ツルーバイト)」、「バイオフォームIPN硬質レジン臼歯」等々、40程の商品名が記載されており、それぞれの単価が印刷されているものである。

そうすると、乙第2号証自体は、「バイオフォーム」に係る義歯を注文した注文書ではないが、後述する乙第5号証(納品書)と併せみれば、株式会社茂久田商会においても、必要に応じて、この「デンツプライ・ツルーバイト商品 注文書」を使用して、「バイオフォーム」に係る義歯を注文していたであろうことは容易に推認し得るところである。

ウ 乙第3号証の1は、被請求人がデンツプライ三金株式会社に出荷した義歯を含む製品の対価について、同社宛に発行したインボイス(請求書)であり、上部左側には、デンツプライ三金株式会社の名称と住所が記載されており、右方には、同社に対し船積された貨物であること、さらに右上方に請求書番号と2008年1月23日の日付の記載がある。また、中央部には、商品コード、備考欄、数量、単価、各項目毎の合計額記載欄等があり、それぞれに該当事項が記入されている。そして、備考欄(description)には、「BIOFORM VF」や「BIOFORM IPN」等の記載のあることが認められる(被請求人によれば、「VF」は陶歯、「IPN」は硬質レジンを表しているとのことである。)。

乙第3号証の2ないし4も乙第3号証の1と同種のものであり、乙第3号証の2は2008年4月29日付け、乙第3号証の3は2008年5月13日付け、乙第3号証の4は2008年8月13日付けのものであり、いずれにも、「BIOFORM VF」や「BIOFORM IPN」等の記載のあることが認められる。

また、乙第4号証は、被請求人によれば、乙第3号証に対応する空輸貨物についての東京税関による輸入許可通知書(輸入申告控添付)とのことであり、それぞれ、2008年1月28日付け、2008年5月7日付け、2008年5月19日付け及び2008年8月18日付けの輸入許可通知書であり、いずれにも、輸入者として「DENTSPLY−SANKIN K.K.」とあり、輸出者名として「DENTSPLY TRUBYTE DIVISION」あるいは「DENTSPLY TRUBYTE」とあり、品名として「FALSE TEETH」の記載のあることが認められる。

これらの乙各号証によれば、デンツプライ三金株式会社は、2008年1月28日ないし同年8月18日にかけて、被請求人から「BIOFORM」の商標に係る義歯を含む製品を輸入していたものと認めることができる。

エ 乙第5号証は、デンツプライ三金株式会社から株式会社茂久田商会に宛てた平成20年(2008年)9月26日付の納品書であり、3枚目から5枚目にかけて、その品目名称の欄には、「バイオフォームIPN硬質レジン臼歯LB6630M」、「バイオフォームIPN硬質レジン臼歯LB6730M」、「バイオフォームIPN硬質レジン臼歯UB6630M」等々の商品名が記載されており、それぞれ数量、単価、金額等が記載されている。

これらの記載からみれば、デンツプライ三金株式会社は、株式会社茂久田商会に対して、平成20年(2008年)9月26日当時において、「バイオフォーム」の商標に係る義歯を納品していたものと認められる。

オ 乙第6号証は、デンツプライ三金株式会社の会社案内と認められるものであり、「共に欧米と国内の歯科業界で長い歴史を誇るデンツプライグループと三金が21世紀に融合し、その名もデンツプライ三金として生まれ変わりました。」と記載されている。また、デンツプライ社の概要として、「デンツプライ社は、人工歯を始め歯科用材料、機器を製造、販売する会社として1899年に設立され、1世紀以上にわたって“First in Dentistry”という標語にふさわしく革新的で高品質、経済的な歯科用製品を提供しています。・・・歯科産業において世界最大の製造、販売会社となりました。22力国の製造拠点から供給される多岐にわたる製品は、120力国で流通しています。」と記載されている。

この乙第6号証によれば、デンツプライ三金株式会社は、被請求人の関連会社(子会社)であって、被請求人から人工歯を始めとする歯科用材料等を輸入して、日本国内において販売していたものと推認される。

(2)上記において認定した乙各号証に被請求人の主張をも併せみれば、被請求人は、人工歯をはじめとする歯科用材料や機器等を製造、販売する歯科産業における世界最大規模のアメリカの会社であり、被請求人の子会社であるデンツプライ三金株式会社は、本件審判の請求の登録(平成20年10月31日)前3年以内である2008年1月28日ないし同年8月18日当時に、被請求人から「BIOFORM」の商標に係る義歯を含む製品を輸入していたことを認めることができる(乙第3号証及び乙第4号証)。

そして、デンツプライ三金株式会社は、日本国内において、被請求人発行に係る義歯製品カタログ(乙第1号証)や乙第2号証にみられるような「デンツプライ・ツルーバイト商品 注文書」を用いて製品の販売をしていたものと推認されるところであり、乙第1号証の義歯製品カタログには「BIOFORM」の商標が表示されており、また、乙第2号証の「デンツプライ・ツルーバイト商品 注文書」には「バイオフォーム」の商標が表示されていることが認められる。

そしてまた、乙第5号証(納品書)によれば、デンツプライ三金株式会社は、本件審判についての要証期間内である2008年9月26日に、株式会社茂久田商会に「バイオフォーム」の商標に係る義歯を納品していたことを認めることができる。

しかして、本件商標は、前記したとおり、「BIOFORM」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、乙第1号証及び乙第3号各証に表示されている「BIOFORM」の商標は、本件商標と同一の構成からなるものであり、また、乙第2号証及び乙第5号証に表示されている「バイオフォーム」の商標は、本件商標と社会通念上同一の商標と認められるものである。

そうとすれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者の関連会社(子会社)であるデンツプライ三金株式会社を通じて、本件審判の請求に係る指定商品である「義歯」について、本件商標あるいは本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていたものと認めることができる。

(3)請求人の主な反論について

ア 請求人は、乙第2号証や乙第5号証に表示されている「バイオフォーム」の商標は、本件商標と社会通念上同一の商標とは認められない旨主張している。

確かに、請求人が主張しているように、「BIOFORM」を片仮名文字に変える場合には、「バイオフォーム」と表示されるが、「バイオフォーム」を欧文字に変える場合には、「BIOFORM」の他にも「BIOFOAM」の文字も考えられることから、「バイオフォーム」と「BIOFORM」とは相互に変更するものとはいえない。

しかしながら、商標法第50条第1項の括弧書きに規定されている社会通念上同一と認められる商標の事例は、あくまでも、典型的な事例が例示として挙げられているものであるから、厳密にいえば、この事例に当てはまらないとしても、商標の使用の実情を総合的に勘案して、当該商標を使用していると認めることの方が社会通念上妥当であると判断される場合には、これを社会通念上同一と認められる商標とみても差し支えないものというべきである。

これを本件についてみれば、先にも述べたとおり、乙第1号証の義歯製品カタログには、「BIOFORM」の商標が表示されており、また、乙第3号各証のインボイス(請求書)にも「BIOFORM」の商標が表示されていることからみれば、被請求人は、義歯を含む製品について、「BIOFORM」の商標を使用していたものと認められるものである。そして、日本国内における需要者との間の取引にあたっては、その取引書類に「BIOFORM」に相応する片仮名文字を使用することも容易に想定され得ることである。

そうとすれば、日本国内における需要者との間の取引書類において使用されている「バイオフォーム」の片仮名文字は、「BIOFORM」の欧文字を片仮名文字をもって表したものとみるのが自然であり、このような取引の実情に照らしてみれば、本件においては、「バイオフォーム」の片仮名文字から想起される欧文字は「BIOFORM」の欧文字以外はないものというべきである。

してみれば、本件における「バイオフォーム」と「BIOFORM」の文字とは、片仮名文字と欧文字の表示を相互に変更するものであって、同一の称呼を生ずる商標というべきであるから(「BIOFORM」は、造語と認められるから観念については比較すべくもない)、乙第2号証及び乙第5号証に表示されている「バイオフォーム」の商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標と判断するのが相当である。

イ そのほか、請求人は、乙第1号証は何時、どこで、誰に対して提示あるいは頒布されたのか明らかでないこと、乙第3号証及び乙第4号証における「BIOFORM」の使用は自他商品識別機能を発揮する余地はなく、これをもって「BIOFORM」の商標を使用したと認めることはできないこと、乙第6号証は本件商標を使用していることを立証するものではないことを挙げて反論している。

確かに、請求人の主張している乙各号証をそれぞれ個別にみた場合には、本件商標の使用の事実を証明するものとして、必ずしも、それのみをもってしては適確なものとはいえないとしても、乙第1号証ないし乙第6号証を総合してみれば、相互に補完し合うことにより、本件商標の使用は証明されているものとみるのが相当である。

してみれば、請求人の主張は、いずれも採用できない。

(4)まとめ

以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者の関連会社(子会社)であるデンツプライ三金株式会社を通じて、本件審判の請求に係る指定商品である「義歯」について、本件商標あるいは本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていたことを証明したものということができる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。