商標不使用取消と使用立証

1 本件商標

本件登録第4436099号商標(以下「本件商標」という。)は、「エコロホーム」の文字を標準文字で書してなり、平成11年9月9日に登録出願、第36類「建物の売買,建物の貸与,建物の管理,土地の管理,土地の貸与,土地の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,土地の賃借権の信託の引受け,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買,株式市況に関する情報提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,美術品の評価,企業の信用に関する調査,税務相談,慈善のための募金」を指定役務として、平成12年12月1日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定役務中、「第36類 建物の売買,建物の貸与,建物の管理,土地の管理,土地の貸与,土地の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」についての登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とするとの審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、甲第1号証を提出した。

(1)請求の理由

本件商標は、その指定役務中「建物の売買,建物の貸与,建物の管理,土地の管理,土地の貸与,土地の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実がないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。

(2)答弁に対する第1弁駁

被請求人は、答弁書において、継続して三年以上日本国内において、各指定商品又は指定役務について、本件商標を使用していることの主張も証明も全くしていない。

また、被請求人は、当該使用をしていないことについて正当な理由があることも、答弁書において、明らかにしていない。

したがって、本件商標は、その指定役務中の「建物の売買,建物の貸与,建物の管理,土地の管理,土地の貸与,土地の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」についての登録の取消しを免れない。

(3)答弁に対する第2弁駁

ア 被請求人は、平成21年10月1日付の「証拠書類提出書」によって乙第2号証ないし乙第7号証を提出したが、これら乙号証はいずれも、本権商標権者、専用使用権者又は通常使用権者(以下本権商標権者等という)が本権登録商標を継続して3年以上日本国内において使用した事実を立証するものではない。

イ 乙第2号証のカタログについて

(ア)当該カタログが使用された日付の立証がない。

(イ)当該カタログの使用者が、上記本権商標権者等であることの立証がない。

ウ 乙第3号証の設計図について

(ア)当該設計図の作成者が、上記本権商標権者等であることの立証がない。

(イ)乙第4号証の1の「建築工事契約書」及び乙第4号証の2の「確認済証」が、本権商標権者等の業務を示すものであることの立証がない。

エ 乙第7号証のホームページについて

乙第7号証のホームページの「ユニバーサルホーム松坂店」及び「エコロホーム松坂店」が商標権者「株式会社ユニバーサルホーム」の店舗であることの立証がない。

商標権者が作成したと推定される甲第2号証の「株式会社ユニバーサルホーム・有価証券報告書」には、株式会社ユニバーサルホームの「沿革」が記載されており、フランチャイズの加盟店数が137店あって(平成18年3月時に)、平成14年4月から平成17年11月までの間に、直営1号店から6号店までオープンしたとされている。

しかしながら、当該直営店の中には「松坂店」は含まれていないところから、乙第7号証に記載がある「加盟店・伸和建設株式会社」は、「株式会社ユニバーサルホーム」とは別会社であることが明らかである。

そうであるから、当該「松坂店」における「エコロホーム松坂店」の標章の使用は、本権商標権者の使用でも、専用使用権者又は通常使用権者の使用でもない。

オ 乙第1号証によれば、

(ア) 平成21年6月25日 商標権一部取消し審判の請求

(イ) 平成21年7月14日 予告登録

(ウ) 平成21年7月29日 一般承継による本権の移転登録の経過に従って本商標権の移転登録がなされている。

ところが、本商標権が「株式会社エコロホーム」(甲第1号証)から「株式会社ユニバーサルホーム」に一般承継されたのは、平成11年11月に株式会社エコロホームが設立された後に吸収合併が行われた平成14年4月(甲第2号証)であったのであるから、商標原簿上は、平成14年4月から平成21年7月29日までの約7年間の間、商標権者の表示が不実のまま放置されていた。

『相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届けを出さなければいけない』義務がある(商標法第35条準用特許法第98条第2項)ところ、これを約7年間の長きに亘って懈怠したばかりか、本件商標権一部取消審判の請求を見た後移転登録がなされたことを見ると、本商標権者が本権登録商標の使用をする意思をもっていたと考えることは極めて不自然であり、この点から考えても、本権登録商標の使用がされていたということを、全く認めることはできない。

カ まとめ

以上のとおり、被請求人は、提出した乙第2号証ないし乙第7号証によって商標権者が本権登録商標を使用していることを立証していないのであるから、本権商標登録の取消しを免れ得ない。

3 被請求人に対する審尋

(1)株式会社エコロホームが、平成14年4月1日に株式会社ユニバーサルホームに吸収合併を受けたことを証明する書面を提出されたい。

(2)乙第2号証、乙第3号証及び乙第7号証に記載されている「エコロホーム 松阪店」、乙第2号証及び乙第4号証の1に記載されている「伸和建設株式会社」(伸和建設(株))、乙第7号証に記載されている「ユニバーサルホーム松阪店」と商標権者である「株式会社ユニバーサルホーム」(株式会社エコロホーム)との関係を説明し、それを証明する書面を提出されたい。

(3)「エコロホーム 松阪店」及び「株式会社エコロホーム」が、同一の団体であるとすると、平成14年(2002年)4月1日に吸収合併されたはずの「株式会社エコロホーム」が、2007年12月7日に「エコロホーム 松阪店」として設計図に記載されていること(乙第3号証)及び2007年2月2日に「こんにちは、エコロホーム松阪店です。」と記載されている(乙第7号証)理由について説明する書面を提出されたい。

4 被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第11号証(枝番号を含む。)を提出した。

(1)使用の事実

被請求人である株式会社ユニバーサルホームは、本件商標の商標権者である。本件商標の商標権者は、設定登録時には、株式会社エコロホームであったが、株式会社エコロホームは、平成14年4月1日に、株式会社ユニバーサルホームに吸収合併されたため、現在は株式会社ユニバーサルホーム(以下「商標権者」という。)である。

以下のとおり、商標権者は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、指定役務中の「建物の売買」について、本件審判の請求の登録(平成21年7月14日)前3年以内、すなわち平成18年7月13日から平成21年7月13日の間に日本国内において使用していた。

ア 乙第2号証は、商標の使用状態を示す「建物の売買」のカタログであって、「建物の売買」の役務の提供に関する広告に本件商標を付したものである。表面右上欄、同左上部、裏面右上部、同左下部にそれぞれ本件商標と同一の標識を表示しており、「建物の売買」の役務の提供に関する広告に本件商標を付して展示し、頒布したものである。

イ 乙第3号証は、乙第2号証により、広告された役務の提供を、実際に提供する際、使用された本件商標が付された取引書類(建築図面)の写しである。左下部に本件商標と同一の標識を表示している。

なお、乙第3号証は、本件役務に密接に関連する書類の一部である。

ウ 乙第4号証の1は、乙第2号証及び乙第3号証の役務が提供された事実を証する取引書類(建築工事契約書)の写しである。本契約は、平成19年11月20日に取り交された。

エ 乙第4号証の2は、乙第2号証及び乙第3号証の役務が提供された事実を証する取引書類(建築基準法第6条第1項の規定による確認済証)の写しである。該書類は、平成19年12月13日に松坂市により証明された。

オ 乙第5号証は、乙第2号証ないし乙第4号証について、商標使用者が商標権者であることを証する書類(商標権者の宣誓書)である。

カ 乙第6号証は、乙第2号証ないし乙第4号証について、商標使用者が商標権者であることを証する書類(商標権者のカタログ)である。

キ 乙第7号証は、乙第2号証ないし乙第4号証について、商標使用者が商標権者であることを証する書類(商標権者のインターネット掲載ページ)である。

(2)審尋及び第2弁駁に対する被請求人の第2答弁

ア 審尋(1)について

被請求人は、平成14年4月1日に株式会社エコロホームを吸収合併致した。この事実を、証明する書面として、被請求人閉鎖事項全部証明書を提出する(乙第8号証)。

その際、被請求人は、株式会社エコロホームの取り扱う「環境に優しい商品及び役務の提供」を引き継ぐ部署として、エコロホーム事業部を設置し「エコロホーム」の商標をもって、同様の業務を行うこととなった。この事実を証明する書面として、2002年(審決注:2004年の記載は誤記と判断した。)4月22日付組織図を提出する(乙第9号証)。

イ 審尋(2)について

被請求人は、各地域の法人とフランチャイズ契約を締結し、各フランチャイジーに対し、契約の範囲内において、商標権の通常使用権及び営業拠点の設置権利を付与しており、各店舗の総称として、「ユニバーサルホーム ○○店」を使用し、環境に優しい商品・役務を取扱う場合は「エコロホーム ○○店」という表示を行うように指導しており、このことは、営業上慣例となっている。

そして、2004年4月1付にて、被請求人は「伸和建設株式会社(三重県松坂市小黒田213)」と、「三重県松坂市嬉野町、三雲町、多気町、明和町、飯南町」の地域的範囲において、「ユニバーサルホームフランチャイズチェーン加盟エリア契約」を締結致した。

したがって、乙第2号証、乙第3号証及び乙第7号証に記載されている「エコロホーム 松坂店」の表示は、「伸和建設株式会社」の営業する松坂エリアの店舗の総称として使用するものであり、「エコロホーム 松坂店」の表示は、「環境に優しい商品及び役務の提供」を取扱う場合の表示として使用するものであり、いずれも、「伸和建設株式会社」の営業する松坂エリアの店舗を表示するものとして、使用するものである。

次に、「株式会社ユニバーサルホーム」と「伸和建設株式会社」との関係は、上述した通り、フランチャイザーとフランチャイジーの関係であり、該契約書第2条において、商標権の使用許諾を与えていることから、商標権者と通常使用権者の関係にある。この事実を、証明する書面として「ユニバーサルホームフランチャイズチェーン加盟エリア契約」を提出する(乙第10号証)。

ウ 審尋(3)について

上述した通り、株式会社エコロホームの業務は、吸収合併と同時に、被請求人において、エコロホーム事業部の部署名により、業務を引き継がれ、乙第3号証及び乙第7号証において「エコロホーム」の表示が記載されているのである。

そして、「伸和建設株式会社」は該契約により、被請求人のフランチャイジーであり商標権の通常使用権者となり、乙第3号証及び乙第7号証において、被請求人の加盟店である「伸和建設株式会社」の営業する松坂エリアの店舗の表示として「エコロホーム 松坂店」及び「ユニバーサルホーム 松坂店」の表示を使用したのである。

なお、審尋(1)ないし(3)に対し、陳述書も併せて提出する(乙第11号証)。

エ 弁駁理由について

被請求人は、上述した事項を証明するため、証拠方法提出書によって乙第8号証ないし乙第11号証を提出した。

なお、乙第2号証の使用された日付及びその事実を立証するために、乙第3号証及び乙第4号証を「乙第2号証により、広告された役務の提供を実際に提供したことを、日付と共に立証する、本件役務に密接に関連する書類」として提出したのである。

次に、乙第2号証ないし乙第7号証における、被請求人と「伸和建設株式会社」との関係については、上記(2)ないし(4)において、述べたとおりであるから、「伸和建設株式会社」が被請求人との関係で、通常使用権者であることは明らかである。

本権移転登録申請の時期については、手続の時期が遅滞していることと、商標の使用の意思の有無とは、全く関連性はなく、被請求人(商標権者)に本件商標の使用の意思が有ることは、各乙号証からも明らかである。

オ したがって、乙第2号証ないし乙第11号証により、被請求人(商標権者)は、自ら及び通常使用権者によって、本件登録商標と社会的通念上同一と認められる商標「エコロホーム」を、指定役務「第36類 建物の売買」について、それぞれ本審判請求予告登録日(平成21年7月14日)前3年以内に、すなわち平成18年7月13日から平成21年7月13日の間に日本国内において、使用していることは明らかである。

カ よって、本件登録商標は、少なくとも「第36類 建物の売買」については取消されるものではない。

5 当審の判断

(1)商標権者(被請求人)である株式会社ユニバーサルホームは、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、指定役務中の「建物の売買」について、本件審判の請求の登録(平成21年7月14日)前3年以内に日本国内において使用していた旨主張し、乙第1号証ないし乙第11号証(枝番号を含む。)を提出するので、以下検討する。

(2)商標権者について

ア 本件商標の商標権は、設定登録の時点において、その権利者を東京都港区浜松町1丁目18番16号に所在の株式会社エコロホームであったが、平成21年7月29日受付に係る一般承継による商標権移転登録申請により、東京都中央区八丁堀2−7−1に所在の株式会社ユニバーサルホームに移転された(乙第1号証)。

イ 閉鎖事項全部説明書(乙第8号証)によれば、株式会社エコロホームが株式会社ユニバーサルホームに吸収合併されたことは、平成14年4月1日に登記されている。

ウ 2002年4月22日組織図(乙第9号証)によれば、商標権者である株式会社ユニバーサルホームは、「エコロホーム事業部」を有している。

(3)通常使用権者について

「ユニバーサルホームフランチャイズチェーン加盟エリア契約書」(乙第10号証)の第2条によれば、「甲(商標権者である株式会社ユニバーサルホーム)は、乙(伸和建設株式会社)に対し、本エリア契約に基づき、甲が乙に許諾する広告宣伝活動地域(以下エリアという)において、商標使用権及び営業拠点の設置権利を付与するものとする。 2 甲が乙に許諾するエリアは、以下の表記された市町村とする。(別紙地図参照)[三重県]松阪市(市志郡)嬉野町 三雲町(多気郡)多気町 明和町(飯南郡)飯南町 3 加盟エリアの呼称は松阪エリアとする。」旨記載されている。

したがって、伸和建設株式会社は、上記松阪エリアにおける通常使用権者と認めることができる。

(4)本件商標の使用について

ア カタログ(乙第2号証)の表面には、「エコロホーム」「家づくりで大切なこと・・・それは『健康な住まい方』を考えること。」「深呼吸できる家」の各文字が記載されており、裏面には、「人と地球にやさしい家づくり。」「エコロホーム」「自然の力!天然床冷暖房!!」「下記モデルハウスで心よりお待ちしております。」「エコロホーム松阪店 伸和建設(株)」「0598−25−1212」「三重県松阪市小黒田町213」の各文字が記載されている。

イ 設計図(乙第3号証)には、建物(平屋)の平面図及び4面立面図等とともに「天然床冷暖房基礎(灯油)」、設計者の欄に「エコロホーム 松阪店」、面積表の欄に「工事面積 77.00平方メートル(小文字のmの右上に小さな2の文字が表されているが、以下、平方メートルと表記する。)」「床面積 75.00平方メートル」「作成日2007/12/07」の各文字が記載されている。

ウ 建築工事契約書(乙第4号証の1)には、「平成19年11月20日」「建築用地 三重県松阪市大黒田町(番地は黒く塗りつぶされている。)」「工事面積 77.00平方メートル」「床面積 75.00平方メートル」「建物本体価格 金13435715」「付帯工事価格 金850000」「小計 金14285715」「消費税 金714285」「合計 金15000000」「伸和建設株式会社」の各文字が記載され、収入印紙が貼付され、「20.2.−1 上棟済」の文字が記載された丸判が押印されている。

エ 「建築基準法第6条第1項の規定による確認済証」(乙第4号証の2)には、1頁目に「第H19確認建築松阪市000400号」「平成19年12月13日」「松阪市建築主事・・・」「下記による確認申請書に記載の計画は、建築基準法第6条第1項・・・の建築基準関係規定に適合していることを証明する。」「1.申請年月日 平成19年12月11日」「2.建築場所、設置場所又は築造場所 三重県松阪市大黒田町(番地は黒く塗りつぶされている。)」の各文字が記載され、「松阪市建築主事之印」が押印され、2頁目に「19.12.11 松阪市役所」の文字が記載された丸判が押印され、3頁目に「【イ.建築面積】(77.00)」「【ヘ.延べ面積】75.00平方メートル」の各文字が記載されている。

オ 商標権者のインターネット掲載ページ(乙第7号証)には、「松阪店」「ユニバーサルホーム松阪店」「住所 三重県松阪市小黒田町213」「電話 0598−25−1212」「加盟店 伸和建設株式会社」「こんにちは、エコロホーム松阪店です。・・・エコロホームの家はこの時季、天然床暖房基礎+1階全室床暖房のおかげで床下からくる冷え込みがシャットアウトされるので、1日中、快適に過ごせます・・・」「更新日:2007年02月02日」の各文字が記載されている。

カ 以上の事実を総合すると、通常使用権者である伸和建設株式会社は、エコロホームに関して「エコロホーム松阪店」とも名乗って営業していることが認められる。

そして、伸和建設株式会社は、天然床冷暖房を特徴とする建物(建売住宅)の売買に関する広告(カタログ)に本件商標と社会通念上同一の商標「エコロホーム」を付している。

また、伸和建設株式会社は、三重県松阪市大黒田町において、天然床冷暖房を特徴とする建物(工事面積77.00平方メートル、床面積75.00平方メートル)の建築工事契約を平成19年11月20日に締結し、2007年(平成19年)12月7日に設計図を作成し、平成19年12月13日に松阪市から建築基準法による建築確認を受けていることから、平成19年11月頃には乙第2号証の広告(カタログ)を頒布又は展示したものと推認することができる。

(5)してみれば、本件商標の通常使用権者が、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、指定役務「建物の売買」について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用していたものと認めることができる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。