商標登録取消の可否

第1 本件商標

本件登録第5116209号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(A)の構成よりなり、平成19年6月12日に登録出願、第9類「レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第16類「文房具類,印刷物,写真」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」及び第41類「書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」を指定商品及び指定役務として、同20年1月29日に登録査定、同年3月7日に設定登録されたものである。

第2 手続の経緯

本件商標登録について、平成20年6月9日付けで、「本件商標登録は、取消されるべきである。」旨の登録異議の申立てがあり、同21年8月5日付けで、「本件商標の指定商品及び指定役務中、結論掲記の商品及び役務についての商標登録を取り消す。本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品及び指定役務についての商標登録を維持する。」旨の決定(以下「第一決定」という。)がなされた。

この第一決定に対し、商標権者は、その決定のうち、商標登録を取り消した部分の取り消しを求め、知的財産高等裁判所に出訴し、これが平成21年(行ケ)第10274号事件として審理された結果、平成22年1月13日に「特許庁が異議2008−900243号事件について平成21年8月5日にした決定のうち,商標登録を取り消した部分を取り消す。」との判決がなされ、当該判決は確定した。

なお、本件登録異議の申立てに係る指定商品及び指定役務中、第一決定で商標登録を維持するとされた指定商品及び指定役務、すなわち、第16類「文房具類,印刷物,写真」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」及び第41類「書籍の制作,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,放送番組の制作」についての決定は、これに対して不服を申し立てることができない(商標法第43条の3第5項)から、該決定が商標権者に送達された日である平成21年8月24日に確定したものである。

第3 引用商標

登録異議申立人「ムジドール・ビー・ブイ」(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下のとおりである。

1 登録第1411158号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(B)の構成よりなり、昭和50年9月16日に登録出願、第24類「レコード、カセット式録音済テープ、その他の録音済テープ、その他本類に属する商品」を指定商品として、同55年3月28日に設定登録され、その後、平成2年8月29日、同12年1月18日及び同21年11月10日の3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品につては、同22年1月27日に第9類「音声を記憶させた記録媒体,レコード,SPレコード,LPレコード,EPレコード,ステレオレコード,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,メトロノーム」とする書換登録がされ、現に有効に存続するものである。

2 登録第2574649号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(C)の構成よりなり、平成2年3月28日に登録出願、第26類「印刷物、書画、写真、その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年9月30日に設定登録され、その後、同15年5月20日に商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同年8月13日に第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」とする書換登録がされ、現に有効に存続するものである。

3 登録第2520526号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(C)の構成よりなり、平成2年3月28日に登録出願、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年3月31日に設定登録され、その後、同15年5月13日に商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同年6月25日に第25類「被服」とする書換登録がされ、現に有効に存続するものである。

4 登録第1373677号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(D)の構成よりなり、昭和49年10月29日に登録出願、第21類「装身具、袋物、その他本類に属する商品」を指定商品として、同54年2月27日に設定登録され、その後、平成元年5月26日、同11年3月9日及び同20年10月7日の3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同21年10月14日に第25類「ベルト」及び第26類「衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),腕止め,衣服用バックル,衣服用ブローチ,ワッペン,ボタン類」とする書換登録がされ、現に有効に存続するものである。

5 登録第4374481号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(E)の構成よりなり、平成10年11月13日に登録出願、第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ディスコ・ナイトクラブ・その他の娯楽施設の提供」を指定役務として、同12年4月7日に設定登録され、同21年12月15日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続するものである。

以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。

第4 登録異議申立ての理由(要旨)

本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取消されるべきものである、旨申立て、証拠方法として甲第1号証ないし甲第32号証を提出している。

1 商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、軽蔑や拒絶に気持ちを表す表情の「あかんべえ」の口元部を表した印象を受けるものであり、引用商標の構成からもまた、軽蔑や拒絶の気持ちを表す表情の「あかんべえ」の口元部を表した印象を受けるものであるから、本件商標と引用商標とは、外観において、互いに相紛らわしく、また、「あかんべえ」、「舌」若しくは「ベロ」の観念及び「あかんべえ」マーク、「ベロ」マークの称呼を共通にする類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品等は、引用商標の指定商品等と同一又は類似の商品又は役務を含むものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

2 商標法第4条第1項第15号について

引用商標は、本件商標に係る指定商品等の取引界において、需要者等に認知された著名商標である。これらの著名商標と基調を同じくする本件商標を、その本件商標の指定商品等に使用されたならば、著名ないずれかの引用商標と関連を有する商標としての広義の出所の誤認混同が生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 商標法第4条第1項第19号について

本件商標の図形の構成は、著名な引用商標と同じ「開放された人の口から、舌根が見えるほどに舌が出された図案を基調としている点」と、「ローリングストーンズ」がロックバンドであることからの「音符らしき図案の付加」及び「ローリングストーンズ」が英語圏所在である事実からの「アルファベットらしき表記」からなることを察すると、本件商標が偶然にも、このような図形で創案されたとは考えにくく、「ローリングストーンズ」の人気又は彼らがこれまで培ってきた業務上の信用にフリーライドしようとする不正の目的がある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。

第5 当審の判断

1 商標法第4条第1項第11号について

(1)本件商標

本件商標は、別掲(A)のとおり、上部に2つの山を重ねたように2か所で盛り上がった赤色の上唇、開放された人の口から大きく張り出した赤色の舌、その舌の上部に配された白色の前歯状のもの、黒色の口内、舌上に中央部からの大きな3本の黒色の図形同図形の左端及び中央部の黒丸部分にはデザイン化された「AB」及び「C」の文字がそれぞれ描かれ、また、上唇の右上に黒い丸が描かれ、全体としてみると、人の口を正面から見た図形である。

(2)引用商標

引用商標は、別掲(B)ないし(E)のとおり、上部に2つの山を重ねたように2か所で盛り上がった上唇(その上唇の2か所の盛り上がった部分にそれぞれ白色の部分が設けられている((D)を除く)。)、開放された人の口から大きく張り出した舌(舌上の左右に舌の起伏を表すように記載された白色の2本の筋が描かれている。)、その舌の上部に配された白色の前歯状のもの、黒色の口内がそれぞれ描かれ((E)を除く。)、全体としてみると、人の口をやや右斜め方向から見た図形である。

(3)本件商標と引用商標の類否

ア まず、外観についてみると、両者は、上部に2つの山を重ねたように2か所で盛り上がった上唇、開放された人の口から大きく張り出した舌及び舌の上部に配された白色の前歯状のものが描かれているという点では、少なくとも構成を共通するということができる。

しかしながら、両者は、本件商標では正面方向から見た平面的な図形であるのに対して、引用商標ではやや右斜め方向から見た立体的な図形であってかなり印象を異にするものである点、本件商標では舌上に大きな3本の黒色の図形が描かれているのに対して、引用商標では舌上に白色の2本の筋が描かれている点、また、本件商標にのみ上唇右上に黒い丸が描かれている点などにおいて相違していることは否定し得ない。

イ 次に、称呼についてみると、本件商標の舌上の3本の黒色の図形中の「AB」及び「C」の文字がデザイン化されているとしてもデザイン化が過ぎる余り一見して文字が記載されているとは判読し難い状態になっているため、そのことから、本件商標については、明確に「エイビイシイ」との称呼が生ずるとまではいい難いが、本件商標登録においては、「AB」及び「C」の文字が、「エイビイシイ」と読むことが全くできないわけではない。これに対して、引用商標については、その形状から「リップ&タン(タン&リップ)」、「ベロロゴ」、「ベロマーク」等と通称されているが(甲第24号証、乙第8号証、乙第11号証)、確立した称呼が存在するものでない。

ウ 次に、観念についてみると、引用商標では、開放された人の口から舌を大きく張り出すものとの観念が生ずる。これに対して、本件商標では、上記のとおり、中央部から大きな3本の黒色の図形が存在することなどの点があることをみると、特定の観念が生じているということはできない。

(4)小括

以上のことから、本件商標と引用商標の類否についてみるに、称呼及び観念の共通性がないことに加え、外観においても、本件商標では正面方向から見た平面的な図形であるのに対して、引用商標ではやや右斜め方向から見た立体的な図形である点でかなり印象を異にするものである点、本件商標では舌上に3本の黒色の図形が描かれているのに対して、引用商標ではそのようなものがない点において相違していることも看過し得ない構成の特徴がある。

してみれば、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であるというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

2 商標法第4条第1項第15号について

(1) 判断基準

商標法第4条第1項第15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には、当該商標をその指定商品等に使用したときに、当該商品等が他人の商品等に係るものであると誤信されるおそれがある商標のみならず、当該商品等がその他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信される広義の混同を生ずるおそれがある商標を含むものと解するのが相当であり、そして、同号にいう「混同を生ずるおそれ」の有無は、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきである(最高裁平成10年(行ヒ)第85号平成12年7月11日第三小法廷判決・民集54巻6号1848頁参照。)

そこで、上記の観点から、本件商標が同号に該当するか否かについて検討する。

(2)本件商標と他人の表示との類似性の程度

上記1(4)のとおり、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、本件商標と引用商標との類似性の程度は、低いものである。

(3)引用商標の周知著名性及び独創性

ア 証拠(甲第7号証、甲第8号証、甲第11号証、甲第12号証、甲第20号証、甲第22号証)によれば、次の事実が認められる。

引用商標は、昭和46年(1971年)に発売されたローリングストーンズのレコードアルバム「ステッキー・フィンガーズ」のジャケットに採用されて登場したものである。

ところで、ローリングストーンズは、昭和38年(1963年)にレコードデビューし、ロック草創期の1960年代から現在まで40年以上にわたり、第一線で創作を続ける著名な英国のロックバンドであり、ビートルズと並び称されており、全世界でのレコードアルバムの総売上げは2億枚以上であって、その活躍は、我が国においても報道されてきた。

また、ローリングストーンズは、平成2年から平成18年にかけて幾度となく来日し、東京、大阪、横浜、福岡、名古屋、札幌及びさいたまにおいて公演を行っており、それぞれの公演には多数の観客が来場し、また、これらの公演は、テレビ放映されるなどし、最近に至るまでローリングストーンズの話題がしばしば新聞記事等で採り上げられている。そして、該公演において、引用商標に係る商品が多数販売されている。

イ 以上の事実によると、引用商標は、我が国においては、ローリングストーンズの業務に係る商品又は役務を表示するものとして、平成19年以前から継続的に使用されて認識が広められてきたものと認めることができ、遅くとも本件商標の登録出願時までには、ローリングストーンズの業務に係る商品又は役務を表示するものとして、音楽関連の取引者・需要者の間に広く認識され、かつ、著名となっていたものであって、その状態は、本件商標の登録査定時においても、なお継続していたということができる。

ウ また、引用商標は、上記1(2)のとおりの構成からなるものであって、斬新な図形であって、その独創性の程度は高いものであるということができる。

(4)指定商品及び指定役務とローリングストーンズの業務に係る商品等との関連性

本件指定商品等は、上記(3)のとおりの音楽バンドであるローリングストーンズの業務に係る商品又は役務と関連するものであって、ロックバンドであるローリングストーンズの業務に係る引用商標の商品及び役務は、本件指定商品等に含まれるものである。

(5)引用商標に係る取引者及び需要者

ローリングストーンズは、上記(3)アのとおり、昭和38年(1963年)にレコードデビューして以来、現在まで40年以上にわたり第一線で活躍し続けてきた著名なロックバンドであって、その音楽は、代表的なロック音楽の1つとされている(甲第11号証、甲第12号証、甲第23号証)。

ローリングストーンズは、平成2年から幾度となく来日して公演も行っており、我が国においても幅広い年齢層のファンがいるが、その中心は50歳代及び60歳代であって(商標権者の提出に係る乙第6号証)、ローリングストーンズの音楽に係る商品及び役務の需要者もこのような者が想定される。

(6)本件商標の使用による引用商標と誤信する可能性

上記1(1)ないし(3)及び2(3)によると、本件商標と引用商標とは、いずれも、上部に2つの山を重ねたように2か所で盛り上がった上唇、開放された人の口から大きく張り出した舌及び舌の上部に配された白色の上前歯状のものが描かれているという点で構成を共通にする。また、引用商標は、音楽関係の商品及び役務分野において、ローリングストーンズに係る商品又は役務を表示するものとして、取引者・需要者の間において著名で、かつ、独創性がある。

しかしながら、本件商標と引用商標とでは、称呼及び観念の共通性がないことに加え、外観においても、本件商標では正面方向から見た平面的な図形であるのに対して、引用商標等ではやや右斜め方向から見た立体的な図形である点でかなり印象を異にするものである点、本件商標では舌上に3本の黒色の図形が描かれているのに対して、引用商標ではそのようなものがない点において相違していることも看過し得ない構成の特徴である。そして、引用商標がローリングストーンズの業務に係る商品又は役務を表示するものとして音楽関係の取引者・需要者の間で周知・著名であることは、また、それ故に、引用商標と本件商標との上記の相違点は、看者にとってより意識されやすいものであると解されるところである。しかも、需要者についてみると、音楽は嗜好性が高いものであって、音楽CD等の購入、演奏会への参加等をしようとする者は、これらの商品又は役務が自らの対象とするもので間違いないかをそれなりの注意力をもって観察することが一般的であると解されること、取引者についてみるに、音楽について通暁していることが一般であるレコード店や音楽業界関係者等である本件指定商品等の取引者が、本件指定商品等において、本件商標をローリングストーンズの業務に係る商品又は役務と混同することは考え難いことなどの事情が認められるのである。

これらの事情を総合考慮すると、引用商標に係る商品又は役務は本件商標に係る本件指定商品等に含まれるものであるとしても、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、本件商標を本件指定商品等に使用した場合、これに接する取引者・需要者が、著名な商標である引用商標を連想・想起して、本件指定商品等がローリングストーンズ若しくはローリングストーンズとの間に緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある者の業務に係る商品又は役務であると誤信するおそれがあるものと認めることはできないといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

3 商標法第4条第1項第19号について

上記1のとおり、本件商標と引用商標は、非類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。

4 まとめ

以上のとおり、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、結論掲記の指定商品及び指定役務について、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

なお、申立人は、本件商標に係る指定商品及び指定役務のすべてについての商標登録の取り消しを求めていたところ、前記第2に記載したとおり、結論掲記の商品及び役務以外の指定商品及び指定役務についての商標登録は維持すべき旨の決定が既に確定している。

よって、結論のとおり決定する。