地名と一般名称の使用識別性

第1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり「堂島ロール」の文字を横書きしてなり、第30類「ロールケーキ」を指定商品として、平成21年12月21日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『堂島ロール』の文字を書してなり、『堂島を産地、販売地とするロール状のもの』程の意味合いを容易に認識させるものであるから、これをその指定商品中『堂島を産地、販売地とするロールケーキ』に使用するときは、単に商品の品質、産地、販売地、形状を表示するにすぎないものと認める。また、本願商標が使用をされた結果需要者が出願人の業務に係る商品であることを認識することができるものとは認められない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認が生ずるおそれがあるから商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

1 商標法第3条第1項第3号該当性について

本願商標は、別掲のとおり「堂島ロール」の文字を普通に用いられる方法の範囲内で表したものであり、これをその指定商品について使用しても「(大阪市北区)堂島を産地、販売地とするロールケーキ」であること、すなわち商品の品質を表示する標章のみからなる商標であって、商標法第3条第1項第3号に該当するものと判断するのが相当である。

2 商標法第3条第2項該当性について

(1)請求人提出の証拠(甲第1号証ないし甲第8号証及び著名資料1ないし18)、同人の主張及び職権調査によれば、次の事実が認められる。

ア 請求人は、「堂島ロール」の文字からなる商標を(その容器等に)付した商品「ロールケーキ」(以下「本件商品」という。)の販売を2003年11月から開始し、現在に至るまでの約8年間継続して販売している。(甲第1号証、第2号証及び著名資料1)

イ 請求人は、大阪、愛知、神奈川、北海道、東京、広島の常設店及び催事販売において、本件商品を販売している。(甲第2号証及び著名資料15)ウ 本件商品の2010年の売上は、ロールケーキのホール販売だけでも、約302万本であり、その売上高は約36億円である。(甲第8号証)

エ 2004年10月から2010年7月の間、テレビ番組、雑誌、新聞などマスコミにおいて本件商品が請求人の商品として数多く紹介されている。(甲第4号証及び著名資料2、16、17)

(2)本件商品(の容器等)に付されている「堂島ロール」の文字からなる商標は、本願商標と外観上同一視できるものである。

また、マスコミにおいて「堂島ロール」の文字は通常の活字体で表され、本願商標は「堂島ロール」の文字を普通に用いられる方法の範囲で表されたものであって、いずれも、その態様に特徴があるものではないから、本願商標の使用による識別性の判断において、マスコミにおける本件商品の紹介の実情を考慮して判断するのが相当である。

(3)上記(1)及び(2)からすれば、本願商標は、その指定商品「ロールケーキ」について、請求人により使用をされた結果需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるものとなっていると判断するのが相当である。

なお、請求人以外の者がごく限られた場所で「堂島ロール」の文字(語)を商品「ロールケーキ」に使用しているが、上記(1)の請求人による本件商品の売上実績やマスコミによる紹介の実情を考慮すれば、前述のとおり判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は商標法第3条第2項に該当するものというべきである。

3 むすび

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。