商標不使用取消の要件

第1 本件商標

本件登録第5147288号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり、「ナース・コンシェルジュ」、「Nurse Concierge」、「Nr.コンシェルジュ」及び「Nr.C」の各文字を中心を合わせて4段に表示してなり、平成19年6月7日に登録出願され、第35類「経営の診断又は経営に関する助言,職業のあっせん,求人情報の提供」及び第44類「医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤」を指定役務として、同20年7月4日に設定登録されたものである。

なお、本件審判請求の登録は、平成23年10月25日にされている。

第2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を概略、以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。

1 請求の理由

本件商標は、その指定役務中、第35類「職業のあっせん,求人情報の提供」について、継続して3年以上、日本国内において商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれもが使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

2 答弁に対する弁駁

(1)商標の使用について

被請求人は、乙第1号証の4頁最下行の「2.ナース・コンシェルジュ(平成20年7月4日)登録済」との記載をもって、商標「ナース・コンシェルジュ」(以下、「本件使用商標」という場合がある。)の使用を主張しているように伺える。

しかしながら、本件使用商標は、商標登録が完了している旨の事実が記載されているにすぎず、役務との具体的関係について何も記載されていない。

ここで、自他役務の出所識別機能及び出所表示機能を発揮する態様で商標が使用されていなければ、「商標としての使用」に該当しないことはいうまでもないため、当該使用は「商標としての使用」に該当しない。

また、答弁書における「『ナース・コンシェルジュ』の名称で「医業経営コンサルト業務、人材派遣業務等」を行う旨の事業説明を行っている。」との記載からは、事業説明の際に口頭で「ナース・コンシェルジュ」と称していたと主張しているようにも伺えるが、口頭で「ナース・コンシェルジュ」と称することは、商標法第2条第3項各号にいう「商標の使用」には該当しない。

(2)社会通念上同一の商標について

登録商標と社会通念上同一の商標については、商標法第50条第1項において、書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標等が例示されている。

本件商標は、別掲のとおり、「ナース・コンシェルジュ」、「Nurse Concierge」、「Nr.コンシェルジュ」及び「Nr.C」を4段に横書きにした構成であるのに対し、本件使用商標は「ナース・コンシェルジュ」のみを横書きにした構成である。

本件商標からは「エヌアアルコンシェルジュ」及び「エヌアアルシイ」の称呼を生じるのに対し、本件使用商標は上記称呼を生じない。また、両商標は、特定の意味を想起させることができない造語であるというべきである。

したがって、本件商標と本件使用商標とは、称呼が異なり、観念上比較できないものであるため、両者が、社会通念上同一であるとはいうことができない。

(3)役務について

被請求人は、乙第1号証(表紙の次の1頁)に記載の「医業経営コンサルタント業務、人材派遣業務等」の事業が本件登録商標の指定役務「職業のあっせん,求人情報の提供」に含まれる旨、主張しているが、上記業務の具体的な内容が明らかではなく、商標法上のいずれの役務に該当するかが不明瞭である。

上記業務は、例えば、「経営に関する助言」、「人材派遣による一般事務の代行」、「外注業務に関する契約の仲介」、「企業の構成員に対する教育研修」等に該当し得るものであり、その提供手段、目的、需要者の範囲等によって、商標法上の異なる役務に該当することとなることから、その具体的な内容が明確でなく、「職業のあっせん,求人情報の提供」の役務の提供が立証されているとはいえない。

また、被請求人は、上記業務の記載をもって、役務の提供をしている旨を主張しているように伺えるが、当該記載は、オフィス眞鍋グループの組織図の中で表示されているのみであり、役務を提供していると理解できる程の具体性がない。

したがって、乙第1号証によって、被請求人が、指定役務「職業のあっせん,求人情報の提供」を提供しているとはいえない。

(4)むすび

以上、上記(1)ないし(3)から、被請求人が提出した証拠には、登録商標と社会通念上同一の商標が指定役務「職業のあっせん,求人情報の提供」について使用されている事実が示されていない。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める、と答弁し、その理由を概略、以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証及び乙第2号証の1ないし10(以下、乙第2号証の全てを表すときは、単に「乙第2号証」という。)を提出した。

1 第1答弁

(1)本件商標の使用状況について

乙第1号証は、被請求人(商標権者)が現在まで使用している「医業経営コンサルタント業務、人材派遣業務等」のパンフレットであるところ、被請求人は「医業経営コンサルタント業務、人材派遣業務等」を事業の一つとしており(1頁)、「ナース・コンシェルジュ」の名称(4頁)で役務を行っている。

そして、被請求人は、本件商標の登録出願年の平成19年に本件商標の役務に関する資格「有料職業紹介事業の許可」を厚生労働大臣より受け、平成20年には「医業経営コンサルタント上級ビジネスコース」を修了している。

また、乙第1号証は、乙第2号証に示すとおり、本件審判請求日より前に、第三者である顧客に配布され、その際、被請求人は、本件使用商標「ナース・コンジェルジュ」(被請求人は、全答弁書において、これを「本件商標」と主張している。)の名称で「医業経営コンサルタント業務、人材派遣業務等」を行う旨の事業説明を行っている。

(2)本件商標の使用について

本件商標は、別掲のとおり、「ナース・コンシェルジュ」、「Nurse Concierge」、「Nr.コンシェルジュ」及び「Nr.C」の各文字の4段の構成から成るものの、これらは片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって、全て「ナース・コンシェルジュ」の称呼及び観念を生じる商標であるから、社会通念上、「ナース・コンシェルジュ」一個の商標として観念すべきものである。

よって、乙第1号証に記載されている本件使用商標は、社会通念上、本件商標と同一の商標と認められる。

(3)本件商標の使用役務について

本件商標の指定役務中の第35類「職業のあっせん,求人情報の提供」は、乙第1号証に記載された「医業経営コンサルタント業務、人材派遣業務等」を含むものである。

2 第2答弁

(1)本件商標の使用について

請求人は、本件使用商標は、「取得済み商標登録」という表示より、商標登録が完了している旨の事実が記載されているにすぎず、役務の出所識別機能及び自他役務の出所表示機能等を発揮する態様の商標が使用されていないとし、また、口頭で「ナース・コンシェルジュ」と称することは、「商標の使用」には該当しない旨、主張しているところ、次のとおり反論する。

ア まず、登録商標の不使用を理由とする登録の取り消しを論ずる場合の登録商標の使用は、商標がその指定商品について何らかの態様で使用されておれば十分であり、識別標識或いは出所表示機能を果たすような使用であるかないかを問題としていない(平成2年(行ケ)48号及び平成11年(行ケ)183号)。

したがって、役務の出所識別機能及び自他役務の出所表示機能を発揮する態様で商標が使用されていないから、「商標の使用」には該当しない、という請求人の上記主張は、上記判決に照らして、誤りである。

イ 次に、乙第1号証の1頁(答弁書においては、2頁と記載している)には、被請求人である「有限会社みどり企画」の業務内容として、「医業経営コンサルタント業務、人材派遣業務等」と記載されているところ、これらサービスは、本件商標の指定役務の範囲に含まれる。

また、乙第1号証には、本件使用商標が表示されているから、当該号証には、本件使用商標が、その指定役務との関係で使用されていることを示していることは明らかである。

ウ このようなサービス業では、目に見える製品ではないので混乱を避けるために、サービス名を冠するのが一般的である。そして、乙第1号証では、サービス名と解される記載は「ナース・コンシェルジュ」、「ドクター・コンシェルジュ」だけなのだから、当然、このパンフレットに接する者は、「ナース・コンシェルジュ」をサービス名として解するはずであり、「取得済み商標登録」の記載は、登録商標であるので、安心してサービスを行うことができることをアピールする表示にすぎない。

また、確かに、乙第1号証では、業務内容の表示と、本件使用商標の記載が接していないが、本件使用商標中、「コンシェルジュ」は、サービス業において、「総合世話係」というような職名として周知である。

そこから考えると、本件使用商標からは、「看護婦関係の総合世話係」という概念が生じてくるのであって、被請求人の業務内容として記載された「医業経営コンサルタント業務、人材派遣業務等」とも一致する。

乙第1号証によれば、本件使用商標が、その指定役務との関係で使用されていることは明らかである。

エ さらに、請求人は、乙第2号証の使用証拠についても、口頭で「ナース・コンシェルジュ」と称することは、「商標の使用」には該当しない、と主張しているが、本件使用商標の記載がある乙第1号証と共に説明を行っているのだから、「口頭で称した」のではなく、書面を以って説明したのである。

(2)社会通念上同一の商標について

特許庁審判便覧では、「社会通念上同一と詰められる商標」として「登録商標が二段併記等の構成からなる場合であって、上段及び下段等の各部が観念を同一とするときに、その一方の使用」が挙げられている。

本件商標の場合、1段目の「ナース・コンシェルジュ」については、そのままの使用態様であるため問題はない。

そして、2段目の「Nurse Concierge」については、その称呼も「ナース・コンシェルジュ」であり、上段の「ナース・コンシェルジュ」の英訳であるために「ナース・コンシェルジュ」と同一の観念を生じる。

また、3段目の「Nr.コンシェルジュ」について、「Nr」部分は、上段の「ナース」または「Nurse」の記載より、その略称であるのは自明であり、また、「Nurse」の略称として一般的にも「Nr」が認識されている。

よって、「Nr.コンシェルジュ」についても、「ナース・コンシェルジュ」と同一の観念を生じる。

さらに、4段目の「Nr.C」について、本件商標は「ナース・コンシェルジュ」、それを英訳したもの(「Nurse Concierge」)、及び英訳を一部略称にしたもの(「Nr.コンシェルジュ」)の順番で記載されているのだから、4段目の「Nr.C」の「Nr」部分は「ナース(Nurse)」の略称、「C」部分は、コンシェルジュ(Concierge)」の略称と解される。よって、4段目の「Nr.C」も商標全体で観察した時、「ナース・コンシェルジュ」と同一の観念を生じる。

以上より、本件商標と乙第1号証及び乙第2号証で提示された使用証拠は、「登録商標が二段併記等の構成からなる場合であって、上段及び下段等の各部が観念を同一とするときに、その一方の使用」であるので、「社会通念上同一と認められる商標」である。

(3)使用役務について

請求人は、乙第1号証に記載された「医業経営コンサルタント業務、人材派遣業務等」について、本件商標の指定役務「職業のあっせん、求人情報の提供」と認められないと主張しているが、乙第1号証に記載された「人材派遣業務」は、「職業のあっせん、求人情報の提供」と同一である。

また、乙第2号証に示すように、多くの企業が本件使用商標の内容を確認した上で、指定役務に係る業務を行っていることを証明している。

さらに、乙第1号証の3頁には、「・・・有料職業紹介事業の許可を厚生労働大臣より受ける。」との記載があり、この場合の「職業紹介」は、厚生労働省HP職業紹介の定義よりすれば、「(ア)求人及び(イ)求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における(ウ)雇用関係の成立を(エ)あっせんすることをいうので、当然本件商標の指定役務「職業のあっせん、求人情報の提供」と同義である。

(4)まとめ

以上述べたとおり、本件商標は、その指定役務中、第35類「職業のあっせん,求人情報の提供」について、継続して3年以上日本国内において商標権者が使用した事実が存在するから、取り消されるべきものではない。

第4 当審の判断

1 商標法第50条に規定する商標登録の取消しの審判にあっては、その第2項において、その審判請求の登録日(本件の場合、平成23(2011)年10月25日)前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての使用をしていることを被請求人が証明しない限り、使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにした場合を除いて、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れないとされている。

2 被請求人の提出に係る乙各号証によれば、以下の事実が認められる。

(1)乙第1号証について

乙第1号証は、「オフィス真鍋グループのご案内」と題した被請求人(商標権者)を含むオフィス真鍋グループのパンフレットの写しであるところ、表紙の次の1頁右下部の四角形枠内には、「<病院づくりのベストパートナー>」との表記の下に「オフィス真鍋/グループ統括」、さらにその左下には、「有限会社みどり企画/医業コンサルタント業務/人材派遣業務等」と記載されている(「有限会社みどり企画」は、被請求人名称)。

また、2頁左下部には、「・・・有能な人材の紹介まで幅広い領域にわたって的確な支援とアドバイスを実施いたします。」と記載されている。

そして、3頁左下部には、「オーナー経歴」として、「平成19年3月には、有料職業紹介事業の許可を厚生労働大臣より受ける」と記載されているほか、同頁の右下部には、「主な免許・資格等」として、「平成12年9月 医業コンサルタント資格/・・・」との記載に始まり、「平成21年4月 日本医療メディエーター協会 医療メディエーターB/・・・」との記載が最後に記されている。

さらに4頁左下部には、「取得済み商標登録」として、「2.ナース・コンシェルジュ(平成20年7月4日)登録済」との文字が「商標登録証の写真」(本件商標の登録証)とともに記載されている。

(2)乙第2号証について

乙第2号証は、被請求人が本件商標を使用していることを証明する証明書として、件外10社が証明した10通の写しであるところ、これらの1枚目には、「商標:ナース・コンシェルジュ」、「役務:職業のあっせん、求人情報の提供」のほか、その下部に「(○○○(各社名)は、○○○(日付)に、有限会社みどり企画より、上記商標を付したパンフレットを受領し、該商標についての説明を受けたことを証明する。」と記載され、さらにその下部に、日付け(記載日)、名称(各社名)、居所及び代表取締役(但し、適宜、「取締役」、「顧問」及び「代表理事」との記載も有り。いずれも各社の該当者名)が記載されている。

また、2枚目及び3枚目には、いずれも本件商標権の特許電子図書館(IPDL)における商標出願・登録情報の書誌情報及び商標が掲載されたハードコピーが添付されている。

そして、乙第2号証の7における証明書においては、「西村税理士事務所」の代表取締役が被請求人から乙第1号証を受領し、その際に説明を受けたとする日付けが平成22年7月4日と記載されている。

3 以上の認定事実及び被請求人の主張に基づき、以下、判断する。

(1)商標の使用者、使用役務及び使用時期について

前記2の(1)より、乙第1号証の1頁においては、「オフィス真鍋」のグループ会社の1つである「有限会社みどり企画」(被請求人)は、医業コンサルタント業務及び人材派遣業務等を行っていることが認められるとともに、同2頁においては、「有能な人材の紹介」、換言すると、「職業のあっせん」なる役務を業として行っていることが認められる。

このことは、同3頁における「オーナー経歴」欄の「平成19年3月には、有料職業紹介事業の許可を厚生労働大臣より受ける」との記載からも裏付けられる。

そして、乙第1号証のパンフレットにおける3頁の「平成21年4月 日本医療メディエーター協会 医療メディエーターB/・・・」との記載が最後に記されていること、及び乙第2号証の7の証明書「西村税理士事務所」の代表取締役が被請求人から乙第1号証により説明を受けたとする日付けが平成22年7月4日であることからすれば、乙第1号証のパンフレットは、平成21年4月以降、平成22年7月4日以内に作成され、その後速やかに頒布されたものとみるのが相当であって、当該頒布時期は、本件審判の請求の登録前3年以内の期間である。

(2)使用商標について

前記2の(1)より、乙第1号証の4頁においては、取得済み商標登録として「ナース・コンシェルジュ(平成20年7月4日)」と記載されていることからすれば、被請求人は、乙第1号証中に記載された何らかの業務に「ナース・コンシェルジュ」なる商標を使用しているものと推認できる余地もないわけではない。

そして、前記2の(2)より、乙第2号証の各社による「証明書」においては、各社は、被請求人より、乙第1号証のパンフレットを受領した際に、役務「職業のあっせん」等について事業説明を受けたであろうと推認できる余地が存する。

以上よりすれば、被請求人は、役務「職業のあっせん」等について、商標「ナース・コンシェルジュ」を使用していたものと推認できる余地は存する。

(3)本件商標と本件使用商標との社会通念上の同一性について

そこで、被請求人が本件使用商標を役務「職業のあっせん」に使用していたとの仮定のうえ、本件使用商標と使用商標との社会通念上の同一性について検討する。

本件商標は、別掲のとおり「ナース・コンシェルジュ」、「Nurse Concierge」、「Nr.コンシェルジュ」及び「Nr.C」の各文字を4段に表示してなるのに対し、本件使用商標は、前記したとおり「ナース・コンシェルジュ」であり、両者の観念においては、本件使用商標からは、「看護婦の接客係」、「看護婦の総合世話係」程の観念を想起させるのに対し、本件商標からは、当該観念の他、「Nrの接客係」、「Nrの総合世話係」程の観念をそれぞれ想起させるものであり、観念においても両商標は、一致するものとはいえない。

この点、被請求人は、本件商標における3段目及び4段目は、1段目及び2段目との関係からして3段目の「Nr」部分は、前2段の「ナース」及び「Nurse」の略称であることは自明であり、また、4段目の「Nr.C」部分も「Nr」部分は上記同様であり、「C」部分も上から順にみれば、「コンシェルジュ」及び「Concierge」の略称と解されるため、4段目も商標全体で観察したとき、「ナース・コンシェルジュ」と同一の観念を生ずるとしている。また、一般的にも「Nr」部分が、「Nurse」の略称として認識されている旨、主張している。

しかしながら、前記したとおり、本件商標における3段目及び4段目は、1段目及び2段目の各部とは、観念において、同一とは言い難いものであるから、被請求人の上記主張は理由が無い。

ましてや、「Nr」が「Nurse」の略称として、また「Nr.C」が「Nurse Concierge」を表すものとして一般に認識されているものとも認められない。

本件商標は、あくまで、4段構成よりなる商標であって、その構成全体で1つの纏まりある商標として認識されるものというのが相当である。

したがって、本件商標と使用商標とは、商標法第50条において規定する社会通念上同一の商標と認めることができない。

(4)まとめ

以上のとおり、本件商標と本件使用商標とは、商標法第50条において規定する社会通念上同一の商標と認めることができないことから、例え、その他の要件事実が満たされているとしても、被請求人は、その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品のいずれかについての使用をしていることを証明していないものといわざるを得ず、また、その商標の使用をしていないことについて正当な理由があると述べるものでもない。

したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、結論掲記の指定役務についての登録を取り消すべきである。

よって、結論のとおり審決する。