結合商標の使用同一性判断

第1 本件商標

本件登録第4530375号商標(以下「本件商標」という。)は、「mina」の欧文字と「ミーナ」の片仮名とを上下二段に横書してなり、平成12年11月20日に登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類,装飾塗工用ブラシ,封ろう」及び第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,乗馬用具」を指定商品として、同13年12月21日に設定登録され、その後、同23年12月27日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

なお、本件審判の請求の登録は、平成24年1月17日になされている。

第2 請求人の主張

請求人は、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品中、第18類「皮革,かばん類,袋物」についての登録を取消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証を提出している。

1 請求の理由

本件登録商標は、その指定商品中、第18類「皮革,かばん類,袋物」について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれもが使用した事実がないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取消されるべきものである。

2 答弁に対する弁駁

(1)本件商標について

本件商標の構成中、「mina」は、「ミナ」と称呼されることが自然である。すなわち、「mina」は、通常、「ミーナ」とは称呼されることはない。このとは、特許庁審査において、以下のように称呼が割り当てられていることからも明らかである。

a 商標登録1867042号

商標:MINA

称呼:ミナ

b 商標登録5363932号

商標:Mina Coat

称呼:ミナコート,ミナ

c 商標登録5093464号

商標:MINA/style

称呼:ミナスタイル,ミナ

d 商願2011−36745

商標:mina

称呼:ミナ

したがって、本件商標の「ミーナ」の片仮名文字自体も、「mina」の欧文字とは独立して識別標識として機能を有するというべきである。そのため、本件商標の使用に際しては、「ミーナ」の片仮名字と、「mina」の欧文字との両文字が一体として、その指定商品に使用されていなければ、商標法第50条による商標登録の取り消しを免れない。

(2)インターネット上のショッピングサイトにおける広告について

乙第3号証の1及び乙第3号証の2は、2012(平成24)年3月1日に印刷されたものであり、平成21年1月13日から予告登録日までの3年間(要証期間内)に、わが国において、取消請求に係る指定商品である「皮革,かばん類,袋物」について本件商標が使用されたことを証明する証拠とはならない。

(3)商品の包装における使用について

乙第9号証の1、乙第10号証の1、乙第11号証の1、乙第12号証の1、乙第13号証の1及び乙第14号証の1には、装飾された文字「mina」が記載されているが、当該文字「mina」は、装飾された他の絵柄や文字と一体となってデザインを形成しており、取消請求に係る指定商品である皮革,かばん類,袋物の識別標識として機能していない。

また、上記(1)で述べたように、「mina」は、通常、「ミーナ」とは称呼されることはなく、上記装飾された文字「mina」が、仮に識別標識としての機能を発揮したとしても、「ミーナ」の片仮名と、「mina」の欧文字との両文字が一体として使用されていないので、本件商標の使用とは言えない。

(4)登録商標と社会通念上同一の商標の使用について

被請求人は、「本件商標の構成中の「ミーナ」の片仮名は、「mina」の欧文字読みであることが容易に把握できるところ、観念においても同一と言えるものである。」と主張する。

しかしながら、上述したように、本件商標は、「mina」の欧文字と「ミーナ」の片仮名とを上下二段に横書にしたものであり、「mina」は、「ミナ」と称呼されることが自然である。すなわち、「mina」は、通常、「ミーナ」とは称呼されることはない。

したがって、本件商標の「ミーナ」の片仮名自体も、「mina」の欧文字とは独立して識別標識として機能を有するというべきである。そのため、本件商標の使用に際しては、「ミーナ」の片仮名と、「mina」の欧文字との両文字が一体として、その指定商品に使用されていなければ、商標法第50条による商標登録の取り消しを免れないといわなければならない。

これは、取消平成11−31222号(審決日平成13年4月3日)で説示されていることからも明らかである。

(5)被請求人が提出した証拠方法について

乙第2号証、乙第4号証、乙第9号証の2、乙第10号証の2、乙第11号証の2、乙第12号証の2、乙第13号証の2及び乙第14号証の2は、ファッション雑誌の表紙であり、雑誌タイトル「mina」は、「商品雑誌」の識別標識としてのみ機能しており、取消請求に係る指定商品である「皮革,かばん類,袋物」の識別標識としての機能は発揮していない。

したがって、これらは、わが国において、取消請求に係る指定商品である「皮革,かばん類,袋物」について本件商標が使用されたことを証明する証拠とはならない。

(6)まとめ

上述したように、被請求人が提出した全ての証拠は、本件商標の使用事実を示す証拠として認められるべきものではない。

第3 被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第18号証(枝番号を含む。)を提出している。

1 インターネット上のショッピングサイトにおける広告

(1)被請求人は、特徴ある文字デザインで書してなる「mina」という名称の若い女性向け雑誌を販売している(乙2)。

(2)被請求人は、「mina」に掲載している商品を買い求めることを望む購買者が多いため、乙第3号証の1及び乙第3号証の2で示す、「mina」掲載商品を含めた商品の販売を目的とした公式通販ショッピングサイト「買える!mina」(http://www.mina.mbkr.jp/)のウェブサイトを開設した。

(3)乙第3号証の1、2に示すように、このショッピングサイト「買える!mina」を通じて、「ワンピース、シューズ、バッグ、アクセサリー」等々の商品が販売のため掲載されていることが判る。そして、ショッピングサイトの名称である「買える!mina」の「mina」は本件商標と社会通念上同一の商標であり、掲載商品は、本件取消審判における対象商品「かばん」「袋物」を含んでいる。

このウェブサイトは、2011年9月20日に開設されたことは、平成23年11月号「mina」の誌面上における「買える!mina」の紹介記事からも明らかである(乙4)。そして、このウェブサイトは、現在も利用することができ、ユーザーがウェブサイトにアクセスして、サイト上に掲載されている商品をオーダーすることができる。

また、2011年9月20日に開設されたという事実は、乙第5号証及び乙第6号証で示すとおり、当該ウェブサイトの支援業務を委託されている株式会社千趣会のプレスリリース及び当該ウェブサイトが開設されたことを紹介する記事の内容からも明らかである。

(4)以上のとおり、被請求人は、「mina」の表示をショッピングサイトの名称として使用し、そのサイト下において、「手提げバッグ」、「ショルダーバッグ」及び「トートバッグ」といった商品の写真と併せて各商品の品番、価格等を表示している。そうとすれば、本件商標の指定商品の一つである「かばん類」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を前記商品に関する広告に使用していることが認められるというべきである。

(5)上記で述べたことは、平成21年(行ケ)第10177号 審決取消請求事件(判決言渡日 平成21年12月17日(乙7)の判決が示すところからも明らかである。

(6)被請求人が使用する商標について考えてみるに、mina公式ショッピングサイト「買える!mina」では、「mina(ミーナ)」が独自にセレクトした商品群が掲載されており、それは「mina(ミーナ)」ブランドが持つ顧客吸引力を利用したものであると言えるところ、被請求人の使用商標は、業として商品を譲渡する者として出所を表示するものであり、商標としての機能を有する使用であると評価できるものである。

すなわち、商品に係る商標が「業として商品を...譲渡する者」に与えられるとする商標法第2条第1項第1号の規定に改正はなく、「商品A」という指定商品に係る商標と「商品Aの小売」という指定役務に係る商標とは、当該商品と役務とが類似することがあり(商標法第2条6項)、商標登録を受けることができない事由としても商品商標と役務商標とについて互いに審査が予定されていると解されることからすると、その使用に当たる行為(商標法第2条第3項)が重なることもあり得ると解されている。

本件商標は、小売等役務商標制度導入前の出願に係るものであるところ、小売等役務商標制度が創設されたことの一事をもって、これが本件商標の使用に当たらないと解されるのは妥当ではない。

2 商品の包装における使用

(1)被請求人は、以下の商品に本件商標と社会通念上同一の商標「mina」を付して販売を行っている。

a「“図形標章×mina”オリジナル転写プリント トートBAG」

(乙9の1及び2)

b「“blondy×mina”BigなチェックトートBAG」

(乙10の1及び2)

c「“qelato\pique×mina”巾着」

(乙11の1及び2)

d「“fredy emue×mina”水玉BIGポーチ」

(乙12の1及び2)

e「“snidel×mina”マルチケース」

(乙13の1及び2)

f「“Orne×mina”カードケース」

(乙14の1及び2)

上記商品は、その証拠からも明らかなとおり、被請求人が発行する雑誌「mina(ミーナ)」の特別付録として雑誌と共に販売されている商品である。

(2)ここで、商標法上の「商品」とは、『商取引の目的物として、一般市場で流通に供されることを目的として生産される有体物をいう』と解されるところ、独立した商取引の目的物ではなく、雑誌に付随する商品と判断される余地があるが、実際の商取引の実情を鑑みれば、雑誌の「付録」とはいえ、一商品として扱っており、使用上の注意、不良品・破損品への対応も、一般商品と同様に行っており、単独商品を雑誌と共に販売したといえるものである。

今現在において、付録付きの女性雑誌は数多存在しているところ、雑誌の特典という範ちゅうを超えたオリジナル商品が出されており、その入手方法が限られていることからすれば、雑誌よりむしろそのオリジナル商品を目的として購入することも少なくないというべきである。

(3)実際、楽天ブックス、JBOOKといったオンラインショッピングでは、「付録付きブランドムック・雑誌特集」「ブランドアイテム付録付き雑誌特集」といった特設サイトが設けられ、そのアイテムに注目した広告宣伝・販売が行われていることが分かる(乙15及び乙16)。

(4)これらの取引の実情を鑑みれば、オリジナルのアイテムを入手するために購入する需要者、取引者は少なくないとみるべきであり、被請求人が販売する「トートBAG」等の商品も、商取引の目的物として取引に資されていると認定されて然るべきである。

今では、模型・組立て雑誌の発行・販売も増えており、もはや雑誌の付随物という範ちゅうには収まらないカテゴリーのものが存在していることからすれば、雑誌とセットで購入するという観点だけで付随物として商取引の目的物ではないと判断するのは妥当ではない。

(5)以上のとおり、被請求人が本件商標と社会通念上同一の商標を付して販売している商品は、商標法上の「商品」に該当すると判断されるべきであり、その包装に本件商標と社会通念上同一の前掲の商標を付して販売等を行っていると認定されて然るべきである。

なお、各商品に対応する雑誌の表紙を見れば、被請求人が販売している商品であること、及び、本件審判請求の予告登録前3年以内に販売されたものであることは明らかである。

さらに、社団法人日本雑誌協会の印刷部数公表(年4回)によれば、雑誌「mina(ミーナ)」の発行部数は、2011年1月ないし3月が約24万部(乙17の1)、2011年4月ないし6月が約22万部(乙17の2)、2011年7月ないし9月が約23万部(乙17の3)、2011年10月ないし12月が約24万部(乙17の4)とあり、数量の面からしても広く市場に流通しているものということができる。

3 本件商標と社会通念上同一の商標の使用について

本件商標は、「mina」の欧文字と「ミーナ」の片仮名とを上下二段に横書きしてなるものであり、被請求人が使用している標章は、「mina」の文字をややデザイン化した態様のものである。

ここで、本件商標の構成中の「ミーナ」の片仮名は、「mina」の欧文字の読みであることが容易に把握できるところ、観念においても同一と言えるものである。

そうとするならば、審判便覧にも記載されているとおり、「登録商標が二段併記等の構成からなる場合であって、上段及び下段等の各部が観念を同一とするときに、その一方の使用」に該当するものである。

使用している標章は、「mina」の欧文字が多少デザイン化された態様となるが、「m」「i」「n」「a」の各文字を容易に認識することができ、本件商標の欧文字部分と綴り字を同一とするばかりではなく、「ミーナ」の称呼が自然に生じ、また観念が本件商標と異なるものということができず、社会通念上同一の範囲であるということができる。

これは、取消2007−301082号(審決日 平成20年6月2日)(乙18)の審判で説示されていることからも明らかである。

4 まとめ

以上のとおり、被請求人は、我が国において、要証期間内にその取消請求に係る商品中、「かばん類、袋物」に含まれる商品について、本件商標と社会通念上同一の商標をショツピングサイトに掲載して広告し、また、同商標を付して単独で商取引の目的物足りうる商品を販売(譲渡)していたことは明らかである。

第4 当審の判断

1 被請求人が提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。

(1)乙第2号証、乙第9号証の2、乙第10号証の2、乙第11号証の2、乙第12号証の2、乙第13号証の2及び乙第14号証の2について

これらは雑誌の写しであるところ、そのいずれの表紙にも、ややデザイン化された「mina」の欧文字の上段に「(ミーナ)」の文字が記載され(以下「使用商標1」という。)、右端には縦書きで、「ミーナ○月号(審決注:○は各雑誌の各月号が記載されている。)・・・(毎月20日発行・発売)・・・平成13年5月11日第三郵便物認可」の記載があり、2枚目の左下に「主婦の友社」の記載がある。

なお、前記の乙各号証における使用商標の代表として、乙第2号証の題号部分を使用商標1として別掲1に記載する。

(2)乙第4号証について

ア これも、雑誌の写しであるところ、その1枚目(表紙)には、中央に「宮崎あおい」の顔写真が掲載され、右上に「発売(毎月20日発行・発売)・・・平成13年5月11日」の記載があり、その下方に、「2011/November/11」の記載がある。

イ 同じく2枚目には、「7 mina cover giri special TALK/宮崎あおい」、その下に、別掲2のとおりのやや図案化された「mina」の文字と「2011.November 11/毎月20日発売!」の文字が、表紙と同じ「宮崎あおい」の顔写真と共に記載され、「120 ALL通販OK!買える!mina/人気読モ×熱愛ブランド 秋HITスタイル」の記載、最下部には「主婦の友社2011」、「主婦の友社愛読者チャリティー募金のご報告」及び「株式会社主婦の友社」などの記載がある。

ウ 同じく3枚目には、「買える!mina」の文字が上段に書かれ「ALL通販OK!」の記載、最下行に「mina」の文字があり、読者モデルが着用している服や靴等の掲載写真には、その価格と簡単な説明の記載がある。

エ 同じく4枚目及び5枚目には、「買える!mina」の文字が連続して縦書きや横書きで記載され、最下行に「mina」の記載があり、読者モデルが着用している服、靴、ショルダーバッグ等の掲載写真には、やはり、その価格と簡単な説明の記載がある。

オ 同じく6枚目には、「買える!mina」文字が上部に連続して横書きされ、「通販ページに掲載のアイテムはもちろん、『mina』で人気のブランドの新作やおすすめが、豊富にそろったmina公式通販サイト」の記載、「買える!mina 9/20 OPEN!!」の記載、「1通販ページの商品が買える/今月から定期的に掲載する通販ページの商品はもちろん、『mina』で人気のブランドも買えちゃえます。携帯からでもパソコンからでもアクセスできます。」の記載、「携帯でもPCでも楽しめる 買える!minaを今すぐチェック!!」の記載、そして、最下行には、当該掲載商品を購入する際のPC・携帯共通ULRの他、ウェブサイトのアドレスや「買える!mina」の記載及びQRコードの記載がある。

(2)乙第5号証及び乙第6号証について

これらの株式会社千趣会のプレリリース及び流通ニュースにおいては、「買える!mina」のショッピングサイトが2011(平成23)年9月20日(火)に開設するといった内容が記載されている。

(3)乙第17号証の1ないし4について

これらは、社団法人日本雑誌協会の2011年1月から12月までの「印刷部数公表」であるが、雑誌「mina」の印刷証明付き発行部数の平均は、四半期単位に、約23万部である。

2 以上の事実によれば、以下のとおりである。

(1)使用の時期

乙第4号証の2枚目に、「2011.November 11/毎月20日発売!」の記載及び他号証の別の月に発行された「mina」の雑誌の表示からすれば、当該雑誌は○月号の2月前の20日に発売されていること、さらに、乙第5号証及び乙第6号証の「2011年9月20日開設」の記載が、乙第4号証の雑誌の発行日に合わせたものとみるのが自然であることから、乙第4号証の雑誌は、2011(平成23)年9月20日に発売されたものと認めることができる。

そして、その日付は、本件審判の請求の登録(登録日は平成24(2012)年1月17日)前3年の期間内である。

(2)使用商品

乙第4号証の4枚目及び5枚目は、読者モデルが着用している掲載商品を、携帯電話やパソコンから購入できる通販サイトの紹介ページであり、該商品の中には「ショルダーバッグ」(以下「使用商品」という。)があり、該使用商品は、取消請求に係る指定商品中「かばん類」に属する「ハンドバッグ」の範ちゅうに含まれる「ショルダーバッグ」と認めることができる。

(3)使用商標

前記1(1)に記載の、乙各号証には、使用商標1が記載され、右端に縦書きで「ミーナ」の文字が記載されていること、及び乙第17号証1ないし4から、その販売数量も相当なものであることから、その取引者、需要者においては、該雑誌の「mina」が「ミーナ」とのみ称呼されているものとみて差し支えないものである。そして、乙第4号証の表紙の題号は、上部の文字が欠けてはいるものの、やや図案化された「mina」の文字の一部分が記載されており、同号証の2枚目以降に「mina」の文字が複数記載されていることを考慮すれば、前記乙各号証の題号同様に、乙第4号証の題号には使用商標1が記載され、「ミーナ」と称呼されているであろうことは優に理解できるものである。

そうとすれば、本件商標は前記第1のとおり、「mina」の欧文字と「ミーナ」の片仮名とを上下二段に横書してなり、使用商標1は、別掲1のとおり、本件商標と文字が上下逆の配置及び書体が異なることから、両者は、同一の構成からなるものとはいえないが、商標の使用は、商標を付する対象に応じて、適宜に変更を加えて使用するのがむしろ通常であり、本件商標と使用商標1は、「ミーナ」「mina」の構成文字を共通にし、「ミーナという女性の名前」の観念を生ずることから、「ミーナ」の称呼において同一であり、観念についても異なるものではないから、社会通念上同一の商標といえるものである。

また、乙第4号証の3枚目ないし5枚目には、使用商品の写真、価格、商品説明などとともに同一のページに「買える!mina」の文字、及び最下行に「mina」の文字が記載されており(以下これらを「使用商標2」という。)、「買える!mina」の文字は、その構成中の「買える!」の文字部分は、商品の品質を表示したものとみるのが自然であるから、「mina」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、該「mina」の文字から、「ミーナ」の称呼及び「ミーナという女性の名前」の観念が生ずるものといえる。してみれば、使用商標2は、それ自体が独立した標章として認識される態様で表示されていることから、看者をして本件商品の自他商品の識別標識として認識されるものと判断するのが相当であり、本件商標の欧文字部分「mina」と構成文字を共通にし、「ミーナ」の称呼において同一であり、観念についても異なるものではないから、両者は社会通念上同一の商標と認められるものである。

したがって、使用商標1及び2は、本件商標と社会通念上同一の商標といえるものである。

(4)使用者

乙第4号証の2枚目の最下部に「主婦の友社2011」、「主婦の友社愛読者チャリティ募金のご報告」及び「株式会社主婦の友社」の表示及び前記1(1)の乙各号証の雑誌における同様の表示からして、乙第4号証は、商標権者の作成に係る雑誌とみて差し支えないものである。

(5)まとめ

上記(1)ないし(4)からすれば、商標権者は、本件審判の請求の登録前3年以内にその請求に係る指定商品中「かばん類」に属する「ハンドバッグ」の範ちゅうに含まれる商品「ショルダーバッグ」についての広告に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付して頒布した(商標法第2条第3項第8号)ものと認めることができる。

3 むすび

以上のとおりであるから、被請求人の提出に係る証拠によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、本件商標を請求に係る指定商品中の「かばん類(ショルダーバッグ)」について、本件商標の使用をしていたことを証明したということができる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。