1 本件商標
本件登録第5310534号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成からなり、平成21年12月2日に登録出願、第36類に属する後記(1)に記載の役務を指定役務として、平成22年3月19日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録商標は、以下のとおりである。
(1)国際登録第770374号商標(以下「引用商標1」という。)は、「BDO」の欧文字を横書きしてなり、2001(平成13)年8月8日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年10月30日に国際商標登録出願、第9類、第16類、第35類、第36類、第41類及び第42類に属する後記(2)に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年2月21日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
(2)国際登録第770421号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成からなり、2001(平成13)年7月19日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年10月30日に国際商標登録出願、第9類、第16類、第35類、第36類、第41類及び第42類に属する後記(2)に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年2月21日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」ということがある。
3 登録異議の申立ての理由の要旨
本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号又は同第15号に反して登録されたものであり、その登録は、取り消されるべきものである旨述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第58号証を提出している。
(1)商標法第4条第1項第10号
本件商標は、申立人の日本の通常使用権者の業務に係る役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されている引用商標に類似する商標であって、その役務に類似する役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第11号
本件商標は、当該出願日前の引用商標1及び2に類似する商標であって、その指定役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第15号
仮に上記の理由に該当しない場合においても、本件商標は、申立人の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがあるものであるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。
4 本件商標に対する取消理由の要旨
商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標と引用商標1及び2との類否について
本件商標と両引用商標との類否についてみるに、本件商標は、別掲(1)のとおり、「BDO」「Remit」「(Japan)」の各文字を横一列に配した構成からなるところ、全体としては冗長な構成であり、また、これらが常に不可分一体のものとしてのみ看取され理解されるとすべき理由もみいだせない。
そして、構成中の「BDO」をみると、語頭部にあって、後続の「Remit(Japan)」に比して、およそ2倍程度の太さの線で表され、また、「BD」が青色、「O」が黄色に彩色されていることで、いずれも青色の同じ太さで表された後続の「Remit(Japan)」部分とは、明確に分離して認識されるものである。
また、構成中の「Remit」の文字は、「送金する」の意味を有し、本件商標の指定役務中、「送金・振込事務の取扱い」との関係において、自他役務の識別標識としての機能がないか、極めて弱い部分であり、また、「Japan」の文字は、「日本」の意味を有し、単に役務の提供の場所を表したにすぎない部分である。
そうとすれば、簡易迅速を旨とする商取引の実際において、語頭部で顕著に表された前記「BDO」が、看者の注意を惹く部分として独立して印象され、記憶されて、取引に資される場合も決して少なくないとみるのが相当であるから、本件商標は、当該文字部分から「ビーディーオー」の称呼をも生ずるものというべきである。
他方、引用商標1は、その構成文字「BDO」に相応して「ビーディーオー」の称呼を生ずるものである。
また、引用商標2は、鉤状に構成された線の上に「BDO」の文字が配されているものであるところ、該「BDO」の文字に相応して、「ビーディーオー」の称呼を生ずるというのが相当である。
してみれば、本件商標と両引用商標とは、「ビーディーオー」の称呼を共通にするものであり、「BDO」の構成文字を同じくする外観上の類似性をも併せ考慮すれば、本件商標は、両引用商標に類似する商標といわなければならない。
(2)本件商標の指定役務と引用商標1及び2の指定役務との類否について
本件商標の指定役務中、「建物又は土地の情報の提供」以外の役務は、両引用商標の指定役務中、第36類の「tax consultancy; tax agency(税務相談,税務代理)」を除く役務と同一又は類似のものである。
(3)まとめ
したがって、本件商標の指定役務中、「結論掲記の指定役務」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。
5 取消理由の通知に対する商標権者の意見
商標権者は、前記4の取消理由の通知に対して要旨以下のように意見を述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証を提出している。
(1)本件商標から生ずる称呼認定の誤り
本件商標の構成全体から生ずる「ビーディーオーリミットジャパン」の称呼は、13音構成からなるものであり、また、その構成中、前半部分に位置する「ビ」、「ディ」、「オ」がそれぞれ長音を伴うものの、一気一連に称呼した場合には「ビー、ディー、オー」と一音一音が明瞭に発音されるというよりは、「ビディオ」といった風に該長音が明瞭には発音されない。また、該称呼には促音や拗音が含まれることから、前記長音の称呼方法をも考え合わせれば、本件商標を一気一連に称呼した場合、これらの音が一音一音区切って称呼されることはあり得ず、よって、本件商標の構成全体から生ずる称呼も、実際の13音よりも短い音として発音され、また聴取されると考えるのが相当である。よって、本件商標を一気一連に称呼した場合には、無理なく、よどみなく一連に称呼されることは明らかである。してみれば、本件商標の構成について、決して冗長であるということはできない。
そして、「BDO」の文字が、本件指定役務の分野において、商標権者又は申立人の商標として周知、著名となっている事実は見出せないのであるから、当該部分が、本件商標において、強く支配的な印象を与えると認めることもできない。
また、本件商標を構成する「Remit」は、取消理由通知における認定のとおり、それぞれ「送金する」を意味する英単語であることを認めるにやぶさかではない。「Remit」が有する語意のみに着目し、機械的に判断するとすれば、当該部分の出所識別機能は、「送金・振込み事務の取扱い」との関係においては、弱いものとして認識される可能性はあるが、その他の本件指定役務との関係において、その識別機能が否定されるべき事情は一切存在しない。
また、単に「Remit」の語意にのみ拘泥せず、本件商標の構成態様をも加味して、実際の取引において本件商標のどの部分が需要者等の注意を惹くかを検討すれば、後述のとおり、「Japan」の文字部分が括弧とともに表されているという一種独特の表示方法が採られていることから、その構成より、本件商標が分離されるとすれば、それは「BDO Remit」と「(Japan)」とに分離されると考えるのが相当であり、「BDO」が単独で出所識別機能を発揮することはあり得ない。そうすると、「Remit」が前記意味合いを有するとしても、「BDO Remit」という構成において役務の質を表す語として理解されるとは考えられず、むしろ、「BDO Remit」が一体として特定の観念を生じさせない造語と理解されると考えられるから、「送金・振込み事務の取扱い」との関係においても、本件商標が単に「ビーディーオー」と略称されるとすべき理由は存在しない。
以上のとおり、本件商標の構成全体から生ずる称呼は、決して冗長というべきものではなく、また、仮に本件商標が略称されるのであれば、本件商標の独特な構成態様から、本件指定役務の別にかかわりなく、「ビーディーオーリミット」と略称されると考えるのが相当であり、本件商標が単に「ビーディーオー」と略称されると考えるべき理由は存在しない。
以上から、本件商標からは、「ビーディーオーリミットジャパン」又は「ビーディーリミット」との称呼が生ずると考えるのが相当である。
(2)本件商標の外観構成に係る認定の誤り
「BDO」と「Remit(Japan)」の部分が、異なる太さの線で表されていることは認めるにやぶさかではないが、それをもって、本件商標が、「BDO」と「Remit(Japan)」とに分離されると判断すべき事情はみいだせない。
すなわち、本件商標は、「BDO」と「Remit(Japan)」の「B」、「R」及び「J」の部分が同じ高さに統一して表わされており、一見して、一体不可分に表されていると看取することができる。しかも、本件商標は、「O」の文字が黄色で彩色され、その前後を青色で彩色された「BD」及び「Remit(Japan)」に挟まれるように表されており、本件商標の両端が青色で統一的に彩色され対になって表されていると認識されるから、外観上、色彩の統―性も認められる。
また、本件商標の構成において、どの部分が他の構成部分と表示態様が異なるものとして看者の注意を惹くかを検討すると、本件商標を構成する「BDO」や「Remit」とは異なり、「Japan」は括弧を伴って「(Japan)」のように、通常では用いられない、ある種独特の表され方がされていることから、本件商標に接する需要者等は、「BDO Remit」をひとまとまりの構成部分として把握、認識し、本件商標を、当該部分と「(Japan)」とが組み合わされてなる商標であると理解し、「BDO Remit」と「(Japan)」に分離して認識すると考えるのが相当である。
さらに、「BDO」の部分のみをとっても、取消理由通知において認定されている構成文字の線の太さの違いよりも、「BD」及び「Remit(Japan)」に彩色されている青色と、「O」に彩色されている黄色の相違が、より一層看者の注意を惹くことは想像に難くなく、この場合には、「BDO」ではなく「BD」に看者の注意が注がれると考えるのが自然である。
そうすると、本件商標は、その外観構成上の特徴より、外観上も常に一体不可分のものとして看取されることは上述のとおりであるが、仮に簡易迅速を尊ぶ実際の取引において本件商標の何れかの構成部分が出所識別標識として機能するとすれば、それは、やや太字で表わされた「BDO」ではなく、他の文字と異なる彩色がされている「O」を除いた「BD」の部分であることは明らかである。
よって、本件商標は、その外観上も、「BDO」の部分が単独で出所表示機能を発揮すると考えるべき特段の事情は存在しない。
(3)本件商標の観念上の一体性について
本件商標は、上述のとおり、「BDO Remit(Japan)」又は「BDO Remit」の部分が、出所識別標識としての機能を発揮すると考えられる。
このうち、「BDO Remit(Japan)」は、特定の観念を生じさせない造語である。
また、「BDO Remit」についても、たとえ「Remit」が「送金する」との意を有する英単語であるとしても、本件商標の態様においては、かかる意味合いを有する語として認識されるというよりは、「BDO Remit」の構成全体が一体不可分の造語として理解されると考えるのが相当であるから、何ら特定の観念を生じさせない。
また、「BDO」の部分が、商標権者又は申立人の業務に係る役務を表示するものとして広く知られているといった事実は一切認められない。
よって、本件商標からは、引用各商標と比較すべき観念は一切生じず、本件商標とこれらの商標が観念上相紛れる可能性は皆無である。
(4)本件商標と引用各商標の対比
本件商標中、「BDO」が商標権者又は申立人の業務に係る役務を表示する語として周知、著名であると認めることもできないから当該部分が単独で出所識別標識として機能することはあり得ず、また、本件商標中、「Japan」には括弧が付されているという独特の表示方法が採られていることから、万が一本件商標が分離されるとすれば「BDO Remit」と「(Japan)」とに分離されると考えるのが相当である。
よって、本件商標からは、「ビーディーオーリミットジャパン」又は「ビーディーオーリミット」との称呼のみが生じ、また、本件商標から特定の観念が生じないことも上述のとおりであり、さらに、本件商標の外観構成の特徴からも、「BDO」の部分のみを抽出して、当該部分が単独で出所識別機能を発揮すると考えるべき特段の事情は存在しない。
他方、引用各商標は、欧文字「BDO」又は鉤状に構成された線の上に欧文字「BDO」の文字を配してなるものであるから、これらからは、常に「ビーディーオー」という称呼のみが生ずる。また、「BDO」が申立人の商標として周知、著名となるに至っている事実は一切認められないから、引用各商標から、特定の観念が生ずることもありえない。さらに、引用各商標は、上述した態様からなるから、本件商標とは、その構成に「BDO」の語を含む点でのみ共通するだけであって、その全体構成を比較すれば、一見して容易に峻別できる。
(5)本件商標と引用各商標とが用いられる役務について
商標権者は、フィリピンでは、最も大きな銀行であり、過去10年間に数多くの賞を受賞し(乙第6号証)、同国において最も認知度の高い銀行である一方、日本においては、日本在住のフィリピン人を中心とした需要者に対して、提携している代理人や事務所(affiliated agents and offices)を通じて行なう本国フィリピンヘの送金業務が主たる業務であり、その需要者層は、ほぼ日本に在住し、働いている個人のフィリピン人に限られ、例外として、フィリピンの物産品等を日本へ輸入する法人が、商標権者が提供する送金サービスを利用する程度である。この限られた業務範囲において、本件商標は、相当程度需要者等に浸透しており、本件商標に接する需要者等は、これに表象されるサービスが商標権者によって提供されるサービスであることを理解、認識し、該サービスを利用している。特に、意義申立人が提供している会計コンサルタントないしそれに関連するサービスを享受しようとする需要者が、商標権者が提供するような日本に在留する外国人の本国への送金事務処理を利用することはあり得ない。
他方、申立人ないしその通常使用権者とされている者は、申立ての理由や提出された書証から明らかなとおり、会計監査(auditing)サービスや財政評価(fiscal assessments)、金融財政調査(financial and fiscal research)を法人に対して行なっている。
そうすると、我が国における現実の取引において、本件商標と引用各商標とが用いられるサービスの需要者層は、明らかに異なっており、商標権者のサービスを利用する需要者が申立人のサービスを利用するとは到底考えられず、その逆もまた然りである。
上述のとおり、本件商標と引用各商標との間には、外観、称呼、観念のいずれにおいても顕著な差異が存するに加え、現実の取引において、これらの商標が用いられるサービスの内容や需要者層も明らかに異なっている。さらに、これらのサービスを享受する需要者等は、高度の注意力を以って取引に当たることは想像に難くない。商標の類否を判断するに当たっては、「取引の実情等によって、何ら商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがたいものについては、これを類似商標と解すべきではない」とされている。
本件商標と引用各商標とは、外観、称呼、観念において相紛れる点のない別異な商標であるから、両商標間に抽象的な誤認混同のおそれを想定し得ないのみならず、上述のサービス内容や需要者層の明らかな相違を考慮すれば、実際の取引においてもこれらの商標が相紛れることは、あり得ない。
(6)結論
以上に述べたように、本件商標と引用各商標とは全く別異な商標であって、また、両商標を使用するサービスの内容や需要者層も全く関連性がないことから、いずれか一方に接したとしても他方を想起することはあり得ず、本件商標とこれらの商標との間に誤認混同が生ずるおそれは皆無である。
よって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してなされたものではなく、これを取り消す理由はない。
6 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について
申立人が引用商標の周知、著名性を裏付けるものとして提出している証拠は、BDO international、BDOコンサルティング株式会社及び三優監査法人のウェブサイトの写し並びに同監査法人が我が国においてその看板や封筒等に引用商標を使用していること及び同監査法人が我が国の監査法人において、第5位から第7位に掲載された旨の新聞記事等である。
しかしながら、これらの証拠をもってしては、引用商標の周知、著名性を判断するに充分なものとはいい難く、本件商標の登録出願時及び査定時において、引用商標が申立人の業務に係る役務を表示する商標として、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
してみれば、商標権者が本件商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その役務が申立人又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く、その役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
ア 最高裁判決において、商標はその構成部分全体によって他人の商標と識別すべく考案されているものであるから、みだりに、商標構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判定するがごときことは許されないが、簡易、迅速をたっとぶ取引の実際においては、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標は、常に必らずしもその構成部分全体の名称によって称呼、観念されず、しばしば、その一部だけによって簡略に称呼、観念され、1個の商標から2個以上の称呼、観念の生ずることがあり、この場合、一つの称呼、観念が他人の商標の称呼、観念と同一又は類似であるとはいえないとしても、他の称呼、観念が他人の商標のそれと類似するときは、両商標はなお類似するものと解するのが相当である(最高裁 昭和37年(オ)第953号 昭和38年12月5日第一小法廷判決参照)。
そこで、以上の観点により、本件商標と引用商標1及び2との類否について検討する。
イ 本件商標と引用商標1及び2との類否について
本件商標は、別掲(1)のとおり、「BDO」「Remit」「(Japan)」の各文字を横一列に配した構成からなるところ、「BDO」「Remit」「(Japan)」の各文字の間にある半文字程度の間隔を含め、全体として17文字と冗長な構成であり、また、これらが常に不可分一体のものとしてのみ看取され理解されるとすべき理由もみいだせない。
しかして、構成中の「BDO」をみると、語頭部にあって、後続の「Remit (Japan)」に比して、およそ2倍程度の太さの線で表され、また、「BD」が青色、「O」が黄色に彩色されていることで、いずれも青色の同じ太さで表された後続の「Remit (Japan)」部分とは、明確に分離して認識されるものである。
そして、構成中の「BDO」の文字は、大文字で表されており、該「B」「D」「O」の大文字は、重なって表されているのに対し、「Remit」「(Japan)」の文字は、大文字と小文字で表されており、これらを構成する大文字と小文字が、重なって表されてはいないことから、「BDO」の文字と「Remit (Japan)」の文字は、異なる表記方法で表されており、また、「BDO」と「Remit」の文字の間には、半文字程度の間隔を有することから、「BDO」の文字と「Remit (Japan)」の文字は、視覚上、明確に分離して認識されるものである。
また、構成中の「BDO」の文字は、造語であるから、該文字と「Remit」の文字の間には、観念上の繋がりをみいだせない。
さらに、構成中の「Remit」の文字は、「送金する」の意味を有し、本件商標の指定役務中、「送金・振込事務の取扱い」との関係において、自他役務の識別標識としての機能がないか、極めて弱い部分であり、また、「Japan」の文字は、「日本」の意味を有し、単に役務の提供の場所を表したにすぎない部分である。
そうとすれば、簡易迅速を旨とする商取引の実際において、語頭部で顕著に表された前記「BDO」が、看者の注意を惹く部分として独立して印象され、記憶されて、取引に資される場合も決して少なくないとみるのが相当であるから、本件商標は、当該文字部分から「ビーディーオー」の称呼をも生ずるものというべきである。
他方、引用商標1は、その構成文字「BDO」に相応して「ビーディーオー」の称呼を生ずるものである。
また、引用商標2は、鉤状に構成された線図形の上にやや図案化された「BDO」の文字が配されているものであるところ、該「BDO」の文字に相応して、「ビーディーオー」の称呼を生ずるというのが相当である。
してみれば、本件商標と両引用商標とは、「ビーディーオー」の称呼を共通にするものであり、「BDO」の構成文字を同じくする外観上の類似性を有するものであるから、これらを併せ考慮すれば、本件商標は、両引用商標に類似する商標といわなければならない。
ウ 本件商標の指定役務と引用商標1及び2の指定役務との類否について
本件商標の指定役務中、「建物又は土地の情報の提供」以外の役務は、両引用商標の指定役務中、第36類の「tax consultancy; tax agency(税務相談,税務代理)」を除く役務と同一又は類似のものである。
エ 商標権者の主張について
(ア)商標権者は、「商標権者の業務は、日本においては送金業務が主たる業務である、他方、申立人等は、会計監査サービスや財政評価、金融財政調査を法人に対して行なっているから、我が国における現実の取引において、本件商標と両引用商標とが用いられるサービスの需要者層は、明らかに異なっている。」旨主張している。
しかしながら、「送金事務の取扱い」と「財政の評価,金融に関する調査,財務に関する調査」は、いずれも銀行等が行う業務であり、業種が同じであって、同一の事業者が提供し得るものである。
したがって、商標権者の主張は、採用することができない。
(イ)商標権者は、「本件商標が分離されるとすれば、それは『BDO Remit』と『(Japan)』とに分離されると考えるのが相当である。」旨主張している。
しかしながら、本件商標の構成中の「BDO」の文字と「Remit (Japan)」の文字は、上記イのとおり、異なる表記方法で表されていることから、視覚上、明確に分離して認識されるものであり、また、観念上の繋がりをみいだせないものである。
したがって、この点についての商標権者の主張も採用することができない。
(ウ)商標権者は、審決例等を挙げて、本件商標と引用商標1及び2とが非類似である旨、主張している。
しかしながら、商標権者が挙げる過去の審決例等は、対比する商標の構成態様等において本件商標とは異なるものであるばかりでなく、商標の類否の判断は、当該出願に係る商標と他人の登録商標との対比において、個別・具体的に判断すべきものであり、過去の審決例等の判断に拘束されることなく検討されるべきものである。
したがって、この点についての商標権者の主張も採用することができない。
オ まとめ
してみれば、本件商標は、引用商標1及び2と類似し、本件商標の指定役務中の「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん,送金・振込事務の取扱い,その他の銀行業務,投資,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等精算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,金融又は財務に関する情報の提供,金融又は財務に関する助言及び評価,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,保険に関する指導・助言及び情報の提供,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」は、引用商標1及び2に係る指定役務と同一又は類似のものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
しかしながら、本件登録異議の申立てに係るその余の指定役務については、引用商標1及び2に係る指定商品及び指定役務と類似しないものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
7 むすび
したがって、本件商標の指定役務中の「結論掲記の指定役務」についての登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。
また、本件登録異議の申立てに係るその余の指定役務については、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当するものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
