商標権者消滅と登録要件

1 本件商標

本件登録第5535457号商標(以下「本件商標」という。)は、「POP PHONE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成24年5月22日に登録出願、第9類「マイクロフォン,ヘッドホン,イヤホン」を指定商品として、同年10月10日に登録査定、同年11月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要旨

(1)具体的理由

ア 商標法第3条第1項柱書違反

(ア)商標法第3条第1項柱書は、商標登録要件として、「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」であることを規定し、「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」とは、少なくとも登録査定時において、現に自己の業務に係る商品又は役務に使用をしている商標、あるいは将来自己の業務に係る商品又は役務に使用する意思のある商標のことである(知財高裁平成24年(行ケ)第10019号事件・平成24年5月31日判決)。

(イ)これを本件についてみると、本件商標の商標権者(以下「商標権者」という。)は、東京都中央区日本橋をその所在地とするが(甲第2号証)、該会社の登記事項証明書(甲第3号証の1〜3)によれば、3回の移転を経て、平成24年10月19日に株主総会の決議により会社自体が解散し消滅している。

商標権者の設立から会社解散までの経緯は、甲第3号証のとおりである。

すなわち、商標権者は、本件商標の登録査定日(平成24年10月10日)からわずか9日後の10月19日に会社を解散していたのである。またその日は登録査定謄本が発送された日でもある。

そうすると商標権者は、会社解散後の権利主体となり得ないにもかかわらず、登録料を納付し、11月16日に本件商標の登録を受けたのである。そして、本件商標の発生時(本件商標の設定登録日)にもはや権利者が存在しない以上、商標権者は本件商標を権利者として自ら使用できないばかりか、第三者にも許諾等できないことから、本件商標はその指定商品につき使用される可能性は一切ないのである。

してみれば、本件商標の発生時に使用される可能性が全くない商標を、その発生前1ヵ月の時点(本件商標の登録査定時)で自己の業務に係る商品に使用していたと考えるのは無理があると言わざるを得ない。また、該商標を商標権者が将来的に自己の業務に係る商品につき使用する意思もないことは言うまでもない。

(ウ)さらに付言するなら、商標法の保護対象は、商標の使用により蓄積された信用であるところ、本件商標が登録された時点の平成24年11月16日では既に商標権者は消滅しており、本件商標は永久に使用されることがなく、保護対象たる信用も発生することはないのである。

そうであれば、上記のとおり信用の化体する可能性のない本件商標を登録をもって保護することは却って第三者の商標選択の余地を狭めることになりかねず、商標保護の趣旨に反するものである。

(エ)よって、本件商標は、その登録査定時において、商標権者が現に自己の業務に係る商品に使用をしている商標にも、将来自己の業務に係る商品について使用をする意思のある商標にも当たらず、「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」に関して行われたものではなく、商標法第3条第1項柱書に違反するものである。

イ 商標法第4条第1項第7号違反

(ア)商標法4条第1項第7号については、その規定の趣旨からすれば、(a)当該商標の構成自体が矯激、卑猥、差別的な文字、図形である場合など、その商標を使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反する場合、(b)他の法律によって、当該商標の使用等が禁止されている場合、(c)当該商標ないしその使用が特定の国若しくはその国民を侮辱し又は一般に国際信義に反するものである場合がこの規定に該当することは明らかであるが、それ以外にも、(d)特定の商標の使用者と一定の取引関係その他特別の関係にある者が、その関係を通じて知り得た相手方使用の当該商標を剽窃したと認めるべき事情があるなど、当該商標の登録出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くものがあり、その商標登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ない場合も、この規定に該当すると解するのが相当である(東京高裁、平成16年(行ケ)第7号、平成16年12月21日判決)。

(イ)上記の趣旨に沿って本件をみると、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、香港を所在地とし、主として「電気通信機械器具」などを製造・販売等し、特に商品のデザインについて「Native Union」(ネイティブユニオン)の名で世界的に著名なデザイナーと協同してシンプルで機能性の高い製品を世界中に提供している会社である。

その結果、申立人はその革新的な商品デザインが高く評価され、我が国では2011年にグッドデザイン賞2011(甲第4号証)、ドイツではDESIGN PLUS 2012 (甲第5号証)で賞を受賞している。

ちなみに日本のグッドデザイン賞は、申立人のデザイン部門の「ネイティブユニオン」が「事業者」として「無線式ヘッドセット」のデザインで受賞したものである。

そして、申立人は、携帯電話、特にスマートフォンの使用時に通話しながらメールの書きこみ、インターネットの閲覧ができる商品「携帯電話やIP電話等のコンピュータに接続可能なハンドセット」(以下「申立人商品」という。)をフランス人デザイナーと開発し、2010年9月から販売を開始し、2011年12月頃に「POP PHONE」のブランドで世界各国への販売を開始したのである。

上記商品は、一見すればレトロな感がする受話器型のデザインからなり、またスマートフォンに接続すれば画面を見ながら会話できるという今までに存在しなかった斬新なデザインと機能をもつもので、しかも世界的に信頼性の高い検査機関であるドイツの国家検定機関のTUVで、電磁波の除去率が99%以上もあるという優れた機能を併せ持つものである(甲第7号証)。

このため、申立人商品は、Apple社から「made for iPad,iPhone」の正式認証を受けたのである(甲第6号証)。

(ウ)申立人商品の世界の販売状況

申立人商品は、2011年4月1日から2012年3月31日までの世界全体の売上数量は715,873台、売上合計額は156,588,384.81香港ドル(以下「HKD」という。)。2012年4月1日から2013年3月31日までの世界全体の売上数量は718,635台、売上合計額は85,878,669.79HKDとなっている。

これを各国ごとにみれば、甲第8号証の売上台数と売上額である。

(エ)申立人商品の日本の販売状況

申立人商品は、我が国において2012年3月から日本の販売店「株式会社イデアインターナショナル」が販売を開始し、現在に至っている。

同社による申立人商品の仕入れ状況は甲第13号証のとおりである。

また、日本の販売店は上記の会社だけでなく、その他にギルト・グループ株式会社が2013年5月に212台(2,541.88USD)を販売している(甲第14号証)。

(オ)申立人商品の注目度

申立人は、申立人商品の世界展開を図るにあたり、商品の形状が購入者に見えるように透明とし、さらにその中身の商品を指すように、別掲に表示したとおり、吹き出し図形を表し、その図形内に「POP」と「Phone」を上下二段に表してなる商標(以下「申立人商標」という。)を使用し、見る者に「レトロな電話受話器」を印象づける等、その包装箱にも工夫をこらしている(甲第15号証)。

そして、携帯電話機が人々の日常生活で不可欠な商品となっている昨今、申立人商品は携帯電話機の利便性を高める商品として、多くの人々の関心を集め、多数の雑誌やテレビ等で大々的に紹介されているのである(甲第16号証の1ないし7)。

以上の雑誌記事やテレビ報道から明らかなとおり、申立人商品は、一昔の電話機の受話器をイメージされるレトロ調のデザイン性を醸し出し、画面を見ながら会話ができる機能性、電磁波の遮断性等の今までにない商品特性が評価され、日本でも多くの人々の注目を集めたのである。同時に申立人商標もこれら記事・報道を通じて申立人商品のブランドとして広く認知されるに至っていることは疑う余地はない。

(カ)本件商標の商標登録に至る登録出願の経緯

まず、商標権者は、少なくとも2012年8月頃に申立人商品とそっくりな形状からなるデッドコピー品(甲第17号証)を量販店で販売していた。これは、該商品の包装箱裏面に商標権者と同一の会社名、及び同一の住所(商標権者の3回目の移転した住所)の表示から裏付けることができる。

また、上記包装箱の同じ裏面に「POP PHONE」は、「イヤフォン端子に接続するだけで、電話機の受話器にように扱えるバンドセットです。スマートフォンやフィーチャーフォン、PCなど、3.5mmジャック端子を接続している様々なディバイスでご使用いただけます。」旨の表示があり、デッドコピー品はあたかも申立人商品と同じ機能があるかの如く訴えているのである。

さらに商標権者のデッドコピー商品の販売時期をみると、申立人商品がはじめて販売された2010年9月以前に販売された事実は一切なく、日本で販売が開始された2012年4月以前にも販売された事実もない。

加えて申立人商品が中国で製造された商品であるのに対し、商標権者のデットコピー品も「MADE IN CHINA」なる包装箱表示から中国製品であり、その製造地を同じくするものである。

そして、商標権者はその業務「日用品雑貨の輸出入・並びに販売」等(甲第3号証)からすれば、日本での申立人商品の売れ行きが好調であり、申立人商品とそっくりなデッドコピー品が中国に存在することを知り、これを日本に輸入したと考えるのが自然である。

すなわち、商標権者がデッドコピーを販売したのが2012年8月であり、本件商標の登録出願日(2012年5月22日)との関係では、出願後3ヵ月程度しかない極めて近接した時期に量販店に販売している。またデッドコピー品には商標権者の名称、住所、商品の使用法が包装箱に印刷され、このような商品を準備し、輸入するだけで2、3ヵ月はかかるのが普通である。

しかも本件商標の登録出願日は、申立人商品が本件商標にブランドチェンジして世界展開された2011年12月、日本販売開始時(2012年3月)よりも後であることからすれば、本件商標の登録出願時には、商標権者は申立人商品及び申立人商標を既に知っていたと考えるのが相当である。

このことは、本件商標「POP PHONE」が特定の意味をもたない造語であり、そのような造語を単なる輸入者に過ぎない商標権者が考案し、しかもその造語が登録出願当時、日本でも注目を集めていた申立人商品の「申立人商標」と一致するのは不自然であることからも裏付けることができる。

してみれば、本件商標は、その登録出願時において、現に申立人商品及びこれに付された申立人商標の存在を知悉する立場にあったことは明らかである。

商標権者が、我が国において、申立人商標の登録がないことを奇貨とし、申立人商品の日本国内への販売を阻止する目的の下、申立人商標と混同を生ずるおそれがある同じ欧文字を横一連に並べたに過ぎない類似する本件商標を登録出願し、商標登録したものであるから、申立人に先回りして、不正競争の目的あるいは不正な目的をもって登録出願したと結論付けるのが相当である。

してみれば、本件商標は、商標登録に至る登録出願の経緯に著しく社会的相当性を欠くものがあり、その登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして容認し得ないものといわざるを得ず、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標」に該当するというべきである。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものである。

ウ 商標法第4条第1項第19号違反

(ア)申立人商標の周知・著名性

申立人商品は、本件商標の登録出願の約2年以上も前(2010年9月)からこの種携帯電話等のコンピュータの関連商品としては画期的な機能とデザインをもつ商品として世界中に販売され、今に至るまでその人気は高まっており、多くの雑誌やテレビ等でとりあげられている。

同時に申立人商品の包装箱には申立人商標を表示していることから、申立人商品の人気と相まって申立人商標も世界中の人々に相当程度知られているものと考えるのが相当である。

(イ)申立人商標と本件商標の類似性

申立人商標と本件商標とは、その構成文字を同じくするものであり、外観上近似したものであり、また何れもその文字から「ポップフォーン」なる共通の自然的称呼が生じるものである。

してみれば、両商標は外観、称呼上共通するものであり、互いに類似するものであることは明らかである。

(ウ)商標権者の不正の目的

商標権者は、本件商標の登録出願日の時点では、申立人商標の存在を知っていたことは明らかであり、しかも申立人商品が世界中で販売を拡大して日本でも多くの雑誌やテレビ等で報道され、申立人商品が世間で注目を集めていたことも当然に知っていたはずである。

そうでなければ、商標権者のような小規模な会社が売上予測も立てられないような商品を量販店に卸す程輸入するはずもなく、申立人商品の注目度を知らないでデザインや機能まで一致させたデッドコピー品を採択するのは明らかに不自然である。

そして、本件商標の登録出願時に、商標権者は中国来のデッドコピー品を輸入し、これに申立人商標と類似した商標を付して需要者に恰も今人気の申立人商品であるかの如く誤認させてデッドコピー品を販売し、その時期にあわせて申立人商標が登録出願されていないことを奇貨として、本件商標を登録出願したのである。

これは、正に申立人商品が本来の開発者の商品であるにもかかわらず、これが日本に参入するのを阻止しようとするものである。

してみれば、本件商標は、申立人商標の周知・著名性にただ乗り(フリーライド)し、不正の利益を得る目的など不正の目的をもって使用するものであることは明らかである。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものである。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標登録は商標法第3条第1項柱書、第4条第1項第7号及び第19号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項柱書について

本件商標は、平成24年10月10日に登録査定がなされており、また、商標権者は、同月19日に株主総会の決議により会社を解散していることが認められる(甲3の3)。

しかしながら、株式会社は、株主総会の決議によって解散した場合、清算が結了するまで、株主総会の決議によって、株式会社を継続することができる(会社法第473条)ものであり、また、清算をする株式会社は、清算が結了するまでは、株式会社として存続するものとみなされる(同法第476条)ところ、商標権者の清算は、いまだなされていない。

そうとすれば、商標権者は、本件商標の登録査定日おいて、株式会社として存続しているものである。

してみれば、商標権者は、自己の業務に係る商品について使用をしないことが明らかであるとはいえないものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項柱書に違反して登録されたものではない。

(2)商標法第4条第1項第7号について

2)商標法第4条第1項第7号について

ア 本件において、申立人は、「本件商標は、商標登録に至る登録出願の経緯に著しく社会的相当性を欠くものがあり、その登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして容認し得ないものといわざるを得ず、『公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標』に該当するというべきである。」旨主張するので、以下、検討する。

申立人から提出された証拠によれば、次のとおりである。

(ア)申立人商品は、2012年5月4日に「POP PHONE−RETRO HANDSET」として、その写真とともに「Fashionsnap.com」のウェブサイトに掲載されている(甲第6号証)。

(イ)申立人商品は、2012年4月10日に「POP PHONE(ポップフォン)RETRO SET」として、その写真とともに「Amazon.com.jp」のウェブサイトに掲載されている(甲第7号証)。

(ウ)申立人商品は、2012年5月16日に「日経MJ(流通新聞)」に「POP PHONE−RETRO HANDSET(ポップフォン−レトロハンドセット)」として、その写真とともに掲載されている(甲第16号証の1)。

イ 本件商標の登録出願日は、申立人商品が上記ア(ア)ないし(ウ)のウェブサイトや「日経MJ(流通新聞)」に掲載された日より後であることが認められるとしても、上記ア(ア)ないし(ウ)の3件の証拠のみからは、本件商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くとまではいえないものである。

また、職権において調査しても、商標権者が本件商標を剽窃したとする証拠、その他本件商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあるとする証拠を発見することができなかった。

そうとすれば、本件商標は、その登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり、その登録を維持することが商標法の予定する秩序に反し、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標」に該当するとまではいえないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものではない。

(3)商標法第4条第1項第19号について

ア 申立人商標の周知性について

申立人商標が申立人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標というためには、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人商標を付した申立人商品の使用期間、使用地域、販売数量、売上高、宣伝広告の方法・回数・内容、新聞・雑誌等における記事掲載の回数・内容(以下「使用期間等」という。)を証明するための客観的証拠が必要であるところ、日本国内における仕入台数、販売台数、外国における出荷台数、出荷高の提示はあるものの、使用期間等を証明する客観的証拠の提出はない。

さらに、申立人商標を付した申立人商品の日本国内の雑誌やテレビでの報道は、本件商標の登録出願日後のものである(甲第16号証の2ないし5)。なお、甲第16号証の6に掲載された「【フジテレビ ノンストップ!】2012.11.21・・・『POP PHONE』が紹介されました。」との情報は、本件商標の登録出願後のものであり、かつ、登録査定後のものである。甲第16号証の7は、2012年のものであることが認められるとしても、その作成日付が不明である。

加えて、申立人商品に申立人商標を付して日本国内又は外国で販売を開始してから、本件商標の登録出願日までは極めて短期間であって、申立人商標が、この期間内に日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標になったという事実は認められない。

以上によれば、申立人商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標ということができない。

イ 不正の目的について

本件商標は、上記(2)のとおり、その登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり、その登録を維持することが商標法の予定する秩序に反するとまではいえないものである。

さらに、申立人商標は、上記アのとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標ということができないから、本件商標は、申立人が主張するように、申立人商標の周知・著名性にただ乗り(フリーライド)し、不正の利益を得る目的など不正の目的をもって使用をするものということができないものである。

ウ まとめ

以上によれば、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものではない。

(4)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項柱書、同法第4条第1項第7号又は同第19号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。