周知商標と称呼類似の混同

1 本件商標

登録第5518997号商標(以下「本件商標」という。)は、「ハナセレブ脱毛」の文字を書してなり、平成24年3月13日に登録出願、第44類「美容,理容,エステティック美容,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,栄養の指導,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」を指定役務として、平成24年8月31日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証〜甲第92号証を提出した。

(1)本件商標は、請求人が、「ティッシュ」等に使用し、我が国において周知・著名となっている登録第4823800号商標「鼻セレブ」(甲2)(以下「引用商標」という場合がある。)との関係において、出所混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

また、被請求人は、周知・著名な請求人に係る引用商標の存在を知りながら、その顧客吸引力にフリーライドする等の不正な目的で、これと類似する本件商標を出願し、登録を受けたのであり、本件商標は商標法第4条第1項第19号に該当する。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号又は同第19号に該当するものであるから、商標法第46条第1項第1号の規定により、その登録は無効にされるべきである。

(2)審判請求の利益について

請求人は、2004年から引用商標「鼻セレブ」の名称の下、保湿ティッシュを製造・販売しており、引用商標は本件商標の出願日前には、当該商品につき我が国において周知・著名になっていた。そのような状況下において、本件商標がその指定役務について使用された場合、当該役務の出所につき混同を生じるおそれがあり、かつ、引用商標に化体した信用、名声、顧客吸引力がフリーライドされ、あるいはその信用が希釈化するおそれもあるから、請求人の利益が著しく阻害されるおそれがある。

よって、請求人は、本件審判を請求することにつき利害関係を有する。

(3)引用商標の周知・著名性について

ア 請求人は、ティッシュ及び紙パルプ加工品、並びに紙おむつの製造・加工並びに売買等を行う企業である。従来より、請求人は箱入りティッシュを製造・販売しているが、1997年、従来のティッシュと比べて、しっとりと柔らかな高級ティッシュである「保温ティッシュ」分野に参入した。参入時、請求人は「モイスチャーティッシュ」の商品名を使用していたが、当該商品の保湿ティッシュ分野におけるシェアは、約6〜7%程度にとどまっていた(甲3)。そこで、2004年に、当該商品の商品名やパッケージをリニューアルすることになった。

商品名をリニューアルする際、請求人は商品コンセプトを「鼻用のティッシュ」と定め、これがすぐに伝わるネーミングとして、「鼻」の文字を商標に含めることにした。保湿ティッシュは、化粧落としやベビーケア等にも使用できるが、通常のティッシュパーパーよりも高価であることから、「もったいないから鼻をかむときにしか使わない」という需要者の意見が、調査により浮かび上がっていたからである(甲3)。更に、当時、「セレブ」という言葉が流行し始めていたので、高級感を表現するために「セレブ」の文字を採用した。

パッケージには、白い動物(ウサギ、アザラシ、ヤギ等)の顔のうち、目と鼻の部分をアップにした写真を起用した(甲4)。このようなパッケージは、従来品には見られなかったものである。

こうして、新商品名として引用商標「鼻セレブ」を採用し、パッケージも一新して、2004年9月に販売を開始したところ、意表を突く斬新なネーミング、動物の表情が可愛らしいパッケージ、やわらかな使い心地等が需要者に受け入れられ、更には花粉症対策グッズや化粧直し用グッズとしても注目を集める等して、請求人の「鼻セレブ」ティッシュは、爆発的に大ヒットすることとなった(甲3)。現在では、ボックスティッシュ以外に、ポケットティッシュも販売されている(甲4)。また、関連するシリーズとして、トイレットペーパー等の「おしりセレブ」も販売されている(甲5)。

イ 「鼻セレブ」の売上・シェア

甲第6号証は、請求人作成の「鼻セレブ」商品の売上金額、保湿ティッシュ市場におけるシェア、宣伝広告費用に関する資料である。甲第6号証によると、「鼻セレブ」の売上は、2009年度:約15億3千万円、2010年度:約17億7千7百万円、2011年度:約18億1千3百万円と推移しており、年々増加している。また、保湿ティッシュ分野におけるシェアは、2009年度は25.6%、2010年度は20.7%、2011年度は20%である(甲6)。

このように、請求人の「鼻セレブ」は、2004年の発売から現在に至るまでその売り上げを増加させており、保温ティッシュ市場におけるシェアは約20〜25%を保っている。

ウ 広告・宣伝

2004年のリニューアル販売から現在に至るまで、請求人は「鼻セレブ」ティッシュの広告・宣伝を、新聞、雑誌、テレビ等の媒体で絶えず行っており、多額の費用を投入してきた。甲第6号証によると、請求人は、2004年から2007年までの4年間で、テレビ広告費用として計約6億6412万円を使用した。また、新聞広告は2004年から2011年まで毎年行っており、費用は総額で約5887万円である。雑誌広告費用には、2004年、2010年及び2011年の3年間で約2830万円を使用した。

請求人は継続的に各種媒体に宣伝広告をし、各種キャンペーンやコラボTシャツ販売等を行い、更には話題作りのために「超高級ティッシュ」を販売する等して、随時、「鼻セレブ」の広告・宣伝に努めてきた(甲7〜甲20)。一連の広告内容が大変秀逸であるとして、権威ある「雑誌広告電通賞」を受賞した程である。このようなことから、請求人が「鼻セレブ」を、いかに熱心に宣伝・広告活動を行ってきたか、いかに「鼻セレブ」ブランドを重要に考え、ブランドを育ててきたかを、窺い知ることができる。

エ 雑誌掲載

請求人の「鼻セレブ」は、その斬新なネーミングや使い心地の良さから大変な注目を集め、各種雑誌に取り上げられている。特に、何度鼻をかんでも、鼻が赤くならない、痛くならないことから、毎年、花粉症の季節には花粉症対策グッズとして様々な雑誌に繰り返し紹介されている。また、メーク落としや化粧直しにも使用できることから、女性向け雑誌に紹介されることも多い(甲21〜甲35)。

その他、花粉症対策グッズとして「鼻セレブ」を紹介している記事、並びに化粧直しやメイク道具に最適な商品として「鼻セレブ」を紹介している記事を添付する(甲36〜甲61)。

以上のとおり、請求人の「鼻セレブ」は、ジャンルを問わず各種雑誌に頻繁に取り上げられており、その紹介文からは、需要者からの注目と支持の高さがうかがえる。

オ 新聞掲載

「鼻セレブ」商品は、高級ティッシュ(保湿ティッシュ)に関する新聞記事でも、頻繁に取り上げられている(甲62〜甲67)。

カ マーケティングの分野における注目

上述のとおり、請求人が最初に保湿ティッシュを販売した際には、引用商標を使用していなかったが、商品リニューアルを機に引用商標を採用し、パッケージを一新したところ、商品自体は従来と同じものであったにもかかわらず、爆発的なヒット商品になったという経緯がある(甲21)。

このことから、請求人の「鼻セレブ」は、マーケティングの分野でも高い注目を集めており、マーケティングの講義で取り上げられたり(甲68)、マーケティング分野の雑誌や書籍で紹介されたりしている(甲69〜甲75)。これらの雑誌や本では、「鼻セレブ」というインパクトの強いユニークなネーミングが採用された結果、リニューアル後に商品が大ヒットしたことが、商品リニューアルの成功例として紹介されている。これらの記述から明らかなように、引用商標「鼻セレブ」は、ミスマッチ感やインパクトのある造語商標であり、需要者に面白さや驚きを感じさせる独自性の強い商標である。

キ 以上のとおり、引用商標は、請求人に係る保湿ティッシュの商標として、本件商標の出願日以前に周知・著名となっていたことは明らかである。

(4)商標法第4条第1項第15号について

ア 商標の類似性

本件商標は、片仮名「ハナセレブ」と漢字「脱毛」を組み合わせ、横一連に書した態様から成り、これからは、「ハナセレブダツモウ」の称呼の他、「ハナセレブ」のみの称呼が生ずる。なぜなら、「ハナセレブ」の部分は片仮名であり、「脱毛」は漢字であるため、視覚上、両部分は分離しやすいからである。また、「脱毛」の語は、本件商標の指定役務との関係では「脱毛に関する役務」であることを表示しているにすぎない記述的な語であるから、商標の要部とは成り得ず、前半部「ハナセレブ」の部分が本件商標の要部と考えられるからである。

一方、引用商標からは「ハナセレブ」の一連の自然的称呼が生じ、現に「鼻セレブ」(ハナセレブ)として需要者に周知・著名となっている。

よって、両商標は、「ハナセレブ」の称呼を共通にする相紛らわしい商標と考えられる。

また、両商標の外観は、いずれも「鼻セレブ」「ハナセレブ脱毛」と横一連に書された態様であるところ、構成文字数等に若干の差異点はあるものの、当該差異点には「ハナセレブ」という称呼の共通性を凌駕するほどのインパクトがあるとは到底言えない。更に、観念においても、需要者が両商標から何らかの暗示的観念が看取する可能性はあるものの、「鼻セレブ」は造語であって特定の意味は生じないと考えられるため、両者が観念上区別できるとは考えられない。

以上から、本件商標は、引用商標と同一の称呼が生じる相紛らわしい商標と考えられる。

イ 商品及び役務の関連性について

上記のとおり、引用商標は、本件商標の出願日以前に「保湿ティッシュ」について既に周知・著名となっていたことは明らかである。「鼻セレブ」のような保湿ティッシュは、通常のティッシュと比べて値段が高額なこともあり、肌(鼻)を痛めないように、花粉症の季節や風邪の際に鼻をかむ用途でのみ使用される、あるいは化粧直しの際にテカリ(あぶら)をとる目的等で使用されると考えられる。このような保湿ティッシュを好んで使用する需要者は、肌を痛めないように、あるいは肌を美しく見せるための効果的な化粧直しのために、通常のティッシュより高くても保湿ティッシュを使用するほど、自身の肌のケアや美容に熱心な者である。

一方、本件商標の指定役務の需要者も、肌のケアや美容、美容整形、美しく健康的に生活することに等に高い関心を有している者と考えられる。

よって、両商品・役務の需要者層は、共通していると考えることができる。

また、一般的に、エステティック美容、脱毛、美容整形や皮膚科における治療、マッサージ等の役務提供の際には、しばしば化粧水や美容液等の化粧品が使用されており、そのためエステティックサロンは、独自のオリジナル化粧品を製造・販売しているところが多い(甲79〜甲81)。また、美容外科医や皮膚科医が開発に携わった化粧品が、所謂「ドクターズコスメ」と呼ばれている(甲82)。

化粧品その他の総合美容サイトとして著名な「@COSME」においても、「ドクターズコスメ」に関するカテゴリーがあることからもわかるように(甲83)、化粧品分野において「ドクターズコスメ」は一大カテゴリーとなっている。即ち、医業と化粧品は関係が深いと考えられる。

一方、請求人に係る「鼻セレブ」は、化粧直しの際に化粧品と一緒に使用されることが多い。よって、引用商標に係る商品(保湿ティッシュ)と、本件商標の指定役務は、共に化粧品と関連が深い商品・役務と捉えられることから、当該商品・役務の間には一定の共通性・関連性があると考えられる。

ウ 出所混同のおそれ

以上に述べたように、引用商標の周知・著名性、引用商標の強い創作性と独自性、本件商標と引用商標の類似性、本件商標の指定役務の需要者と、引用商標が周知・著名となっている商品の需要者との共通性、両商品・役務の化粧品と深い関連性、等を総合的に考慮すると、周知・著名であり、かつ、強い独創性を有する引用商標と同一称呼が生じる本件商標を、指定役務について使用すれば、取引者・需要者は、請求人に係る役務であるか、又は請求人と何らかの関連がある者に係る役務であると誤認し、出所混同を生ずるおそれがあることは明白である。

特に、上述のとおり、「鼻」と「セレブ」の語の結合は、通常では思いつかないような意表を突く組み合わせであることから、「ハナセレブ」という称呼のインパクトは相当に強いと言え、また、引用商標の周知・著名性をも考慮すれば、本件商標に接した需要者は、これは請求人に係る役務であるか、又は請求人と何らかの関連がある者に係る役務(例えば、「鼻セレブ」ティッシュを使用して行われる脱毛・エステティック美容サービス・皮膚治療におけるスキンケア等)であると誤認し、出所混同を生ずるおそれがあることは、容易に想像できる。

加えて、昨今は、新たな顧客の開拓を目的として、異業種間のコラボレーション商品の販売や役務の提供が頻繁に行われている(甲84)。

このような昨今のコラボレーションブームをも考慮すると、本件商標に接した需要者が、これはティッシュ等の紙製品メーカーであり「鼻セレブ」ティッシュを製造・販売する請求人が、脱毛サービス等を提供するエステサロンとコラボレーションして提供している役務であると誤認し、出所混同を生じるおそれがあると言わざるを得ない。

よって、本件商標は、引用商標との関係で、商標法第4条第1項第15号に該当する。

エ なお、本件商標は、実際には「鼻セレブ脱毛」という態様にて使用されている(甲85)。甲第85号証は、「Pulite」(プリート)というエステサロンのHPであり、鼻(鼻毛)の脱毛サービスについて「鼻セレブ脱毛」の名称を使用している。この「Pulite」というエステサロンは、「Piubello」(ピュウベッロ)という、別のエステサロンの新エステブランドという位置付けと紹介されている(甲86)。

更に、「Piubello」を運営している株式会社BEATYBRAIN(甲87)は、株式会社リンクアップビューティーから分社した企業であるところ(甲88)、リンクアップビューティーの代表取締役会長(甲89)は、被請求人と同一氏名である。また、「Piubello」を運営しているBEAUTYBRAINの関連会社である株式会社BRAINGROUPの代表取締役(甲90)とは、下線部の漢字一文字が異なるが、写真で見る限りでは、リンクアップビューティーの代表取締役会長(被請求人)と同一人物であると思われる。

以上の経緯から、エステサロン「Pulite」において使用されている「鼻セレブ脱毛」は、本件商標の変更使用と考えられる。このように片仮名の「ハナセレブ」部分が、漢字+片仮名の「鼻セレブ」に変更されて使用されることにより、引用商標と益々近似する態様となっている。このような態様で実際に使用されている本件商標に接した取引者・需要者が、請求人に係る役務であるか、又は請求人と何らかの関連がある者に係る役務であると誤認し、出所混同を生ずるおそれは、より高くなっていると考えられる。

(5)商標法第4条第1項第19号について

上述のとおり、本件商標は、引用商標と類似する商標と考えられる。また、本件商標の出願日以前に、引用商標が「保湿ティッシュ」について、我が国において周知・著名になっていたことは、上記証拠からも明らかである。 また、被請求人は、美容に関する役務を指定して本件商標を登録しており、また、エステティックサロンを経営している者である(甲88〜甲90)から、肌のケアやこれに関連する商品については、職業上、強い関心を有していると考えられる。よって、被請求人は本件商標の出願日以前に、肌のケアに関連する商品として周知・著名となっていた請求人に係る「鼻セレブ」ティッシュ、並びに引用商標を当然知っていたと考えることが自然である。

また、上述のとおり、請求人に係る「鼻セレブ」は、マーケティング分野においても高い注目を集めているため、経営者である被請求人も、ネーミング等のリニューアルの成功例として、様々な雑誌や書籍で取り上げられている引用商標の存在を、当然に知っていたものと考えられる。

にもかかわらず、被請求人は、本件商標を出願・登録したのであり、このような行為は、引用商標に化体した信用、名声、顧客吸引力にフリーライドする意図、若しくはその信用を希釈化する意図、即ち不正な目的を持ってなされたものと判断するのが相当である。このような意図があったことは、甲第85号証に表れるように、被請求人が、実際には本件商標を「鼻セレブ脱毛」という態様にて使用しており、引用商標の態様に近付けていることからも、明らかである。

よって、被請求人は、周知・著名となっている引用商標に類似する本件商標を、不正の目的を持って出願したと言え、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。

(6)平成25年10月10日付け審判弁駁書

ア 本件商標について

被請求人は、「2008年頃から現在に至るまで年間6ヵ月以上をアメリカ、ロサンゼルスに拠点を構え家族と共にロサンゼルス中心の生活をおくっており、引用商標『鼻セレブ』が日本において著名であることを知り得なかった」旨、述べている。

しかしながら、商標法第4条第1項第15号の適用に関して、出願人(商標権者)が、引用商標が周知・著名であることを知っていたかどうかは要件ではない。よって、仮に被請求人が、請求人に係る引用商標が我が国において周知・著名であることを知り得なかったとしても、そのこと自体は、本件商標が同号に該当しないことの理由にはならない。

イ 商標の類似性について

被請求人は、本件商標と、引用商標の類似性に関し、特に観念について、「本件商標からは構成から『脱毛』の意味合いが生じるが、本件引用商標からは『脱毛』の意味合いが生じることはなく明らかに異なる。」と述べている。

しかしながら、商標の類否判断においては、両商標の要部を比較すべきであるから、商標の要部「ハナセレブ」と、引用商標「鼻セレブ」の観念を比較すべきである。

観念については、審判請求書において、需要者が両商標から何らかの暗示的観念を看取する可能性がある旨、述べた。これに関連して、被請求人は、答弁書において「数年前からアメリカ、ロサンゼルスの多数の『セレブ』と称される女性たちが自分の鼻毛を処理したり、アンダーヘアを処理することが流行している事実を知っていた。この高貴なイメージである『セレブ』を結合させたネーミングを熟考し続け、本件商標に係る指定役務のサービス名について、美容・理容関連でマイナスイメージである『鼻毛』と高貴なイメージである『セレブ』を結合させたネーミングを考えた末に本件商標『ハナセレブ脱毛』に辿り着き商標登録出願をした次第である。」旨、述べている。本件被請求人のこのような主張から考えると、本件商標中の「ハナ」部分は、「鼻」を意図していることは明らかである。

また、本件商標が、実際に「鼻毛の脱毛」という役務に使用されている点(甲85、乙1)、並びに以前は「鼻セレブ脱毛」という態様にて使用されていた点(甲85)からも、本件商標中の「ハナ」は、「鼻」を意図したものであることは明白である。

そうすると、本件商標と引用商標は、いずれも造語ではあるが、その構成語や使用態様、並びに使用役務等から、需要者において「鼻に関するセレブリティ」「セレブな鼻」等の漠然とした暗示的観念が看取される可能性が、大いにあると言わざるを得ない。

よって、両商標は観念上も相紛らわしい類似の商標であると考えることが自然であり、少なくとも両者が観念上明確に区別可能であるとは、到底言えない。

ウ 商品及び役務の関連性について

被請求人は、答弁書において「本件引用商標の保湿ティシュは薬局、ドラッグストアなどで簡単に購入することができ、花粉症の男性や、乳幼児、よく鼻風邪を引く者など美容などに全く関心がない者も多数購入するものであり、化粧直しの際に化粧品と一緒に使用されることが多いことはない。」と主張する。

請求人は、引用商標に係る保湿テイシュが薬局やドラッグストアなどで簡単に購入することができる点について、否定しない。現に、請求人の保湿テイシュは、薬局やドラッグストアなどでも販売されている。ここで、薬局やドラッグスストアなどで、肌の手入れ用商品や化粧品が多数販売されていることは、周知の事実である。すなわち、本件商標の指定役務は、肌のケアや脱毛を含む美容関連役務であるところ、このような美容関連役務と関係が深い化粧品が多数販売されているドラッグストアにて、引用商標に係る保湿ティシュも販売されているということである。審判請求書においても述べたとおり、引用商標に係る保湿ティシュと、本件商標の指定役務は、共に化粧品に関連が深い商品・役務ととらえられることから、両者の間には一定の共通性・関連性がある。

また、請求人に係る保湿ティシュは、花粉症の男性や、乳幼児、よく鼻風邪を引く者も購入(使用)することは否定しないが、これらの者が美容などに全く関心がないとは思われない。昨今は男性もエステ美容に通う時代であり、現に、被請求人(の関連会社)も男性用エステティックサロンを運営している(甲91)。また、請求人の保湿ティシュは、一般のティシュペーパーよりも高額であるが、花粉症や風邪で鼻をかむ際に肌を痛めたくない、乳幼児のデリケートな肌を傷つけたくないとの思いから、需要者は請求人の保湿ティシュを購入しているのであり、このような需要者は肌のケアに対する意識が高いと考えられる。よって、化粧直しやメイクの目的で請求人の保湿ティシュを購入する需要者以外の需要者においても、肌のケアや美容などに関心を有する者が多いと考えられる。

エ 出所混同のおそれについて

被請求人は、答弁書において「被請求人が本件商標を本件商標に係る指定役務に使用して引用商標に係る指定商品と出所の混同が生じた事実は全くなく、本件商標を使用した指定役務の提供を受けた需要者が引用商標に係る指定商品と誤認することもない。」と述べているが、そもそも商標法第4条第1項第15号の適用においては、現実に出所混同が生じている(生じた)ことは要件ではなく、「混同が生じるおそれ」で足りる。

また、甲第92号証として提出する「mobile Twitter」(携帯版のツイッター)は、「モバツイの広告で、鼻セレブ脱毛があるけど、てっきり鼻セレブのティッシュで鼻をかむと脱毛できるのかと思った。ら、違った。」との内容のツイートである。この記述は、被請求人(の関連会社)に係る「鼻セレブ脱毛」の広告を見た個人が、請求人の「鼻セレブ」ティシュと関連がある脱毛サービスなのではないかと思ったが、実際には違った、ということを述べていると思われる。すなわち、本件商標の下で提供される役務が、請求人に係るものであるとの出所混同が、現に需要者において生じていることをうかがわせるものである。このような記述を考慮すれば、少なくとも、本件商標が指定役務に使用されると、本件請求人と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る役務であると誤認し、役務の出所について混同するおそれがある。

3 被請求人の主張

被請求人は、結論と同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出した。

(1)本件商標について

被請求人は、2003年頃にアメリカ合衆国の永住権を取得し、2008年頃から現在に至るまで年間の6か月以上をアメリカ、ロサンゼルスに拠点を構え家族とともにロサンゼルス中心の生活をおくっており、引用商標が日本において著名であることを知り得なかった。

本件商標の由来は、被請求人は上述したように、2008年頃から年間の6か月以上をロサンゼルスで生活していることから、数年前からアメリカ、ロサンゼルスの多数の「セレブ」と称される女性達が自分の鼻毛を処理したり、アンダーヘアを処理することが流行している事実を知っていた。この高貴なイメージである「セレブ」を結合させたネーミングを熟考し続け、本件商標に係る指定役務のサービス名について、美容・理容関連でマイナスイメージである「鼻毛」と高貴なイメージである「セレブ」を結合させたネーミングを考えた末に本件商標に辿り着き登録出願をした次第である。なお、被請求人は、アメリカにおいても他の事業を行っており、当該事業に「セレブ」を付した商標名を使用している。したがって、引用商標の存在など知る由もなく、被請求人が不正の目的のもとに商標登録出願したものではないことが明らかである。

(2)引用商標の周知・著名性について

請求人は、引用商標は保湿ティッシュとしての周知・著名性について種々述べているが、提示された証拠資料をもって引用商標が周知著名であるとは考えられず、上述したように被請求人は引用商標の周知・著名性について不知である。また、被請求人の事業である美容・理容の分野において引用商標の存在は全く関係がない。

(3)商標法第4条第1項第15号について

ア 商標の類似性について

本件商標の構成は、比較的短い8音節から構成され「ハナセレブダツモー」と一連一体に称呼され「ハナセレブ」と「ダツモウ(ー)」に殊更分離され称呼されることはない。実際の使用についても需要者・取引者は分離せずに「ハナセレブダツモー」と称呼している。また、外観においては、本件商標は、引用商標とは明らかに異なる。更に、観念においても本件商標からは「脱毛」の意味合いが生じるが、引用商標からは「脱毛」の意味合いが生じることはなく明らかに異なる。

したがって、本件商標は、引用商標とは外観及び観念において明らかに相違し称呼においても相違し類似しないものであり、両者は誤認混同されるおそれはない。

イ 商品及び役務の関連性について

請求人は、「引用商標に係る商品(保湿ティッシュ)と、本件商標の指定役務は、共に化粧品と関連が深い商品・役務と捉えられることから、当該商品・役務の間には一定の共通性・関連性があると考えられる。」旨、述べているが、引用商標の保湿ティッシュは薬局、ドラッグストアなどで簡単に購入することができ、花粉症の男性や、乳幼児、よく鼻風邪を引く者など美容等に全く関心が無い者も多数購入するものであり、化粧直しの際に化粧品と一緒に使用されることが多いことはない。

したがって、本件商標に係る指定役務と引用商標に係る指定商品との間には何ら共通性・関連性は存在しない。

ウ 出所混同のおそれについて

請求人は、「本件商標に接した需要者は、これは請求人に係る役務であるか、又は請求人と何らかの関連がある者に係る役務であると誤認し、出所混同を生ずるおそれがある。また、本件商標に接した需要者は、請求人が、脱毛サービス等を提供するエステサロンとコラボレーションして提供している役務であると誤認し、出所混同が生じるおそれがある。」旨、述べているが、被請求人が本件商標を本件商標に係る指定役務に使用して引用商標に係る指定商品と出所の混同が生じた事実は全く無く、本件商標を使用した指定役務の提供を受けた需要者が引用商標に係る指定商品と誤認することもない。 また、昨今インターネットが普及され、誰でも気軽にインターネットで調べることができることから、需要者及び取引者は被請求人の関連会社が運営する本件商標のサイトを確認することは容易に想像でき、サービスの提供を受ける需要者も確認することが多い。当該サイト上にコラボレーションなどの表記はないことから、需要者・取引者は、被請求人が第三者とコラボレーションしているとは考えないはずである。

なお、請求人は、本件商標「ハナセレブ脱毛」は、実際には「鼻セレブ脱毛」という態様にて使用されているようである」と述べているが、当該サイト上の表記は担当デザイナーに任せていたため、サイト上の一部の表記に片仮名「ハナ」を漢字「鼻」に変更して使用していた経緯があるが、被請求人が当該事実を知った本年1月頃には本件商標どおりの表記に訂正し、現在においても「ハナセレブ脱毛」を表記している(乙1)。

したがって、需要者及び取引者は、本件商標に係る指定役務と引用商標に係る指定商品とを誤認することはなく出所の混同を生じるおそれはないものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当しない。

(4)商標法第4条第1項第19号について

上述したように、本件商標と引用商標とは類似しないものであり、引用商標が本件商標の登録出願日前に周知著名であるとは限らず、まして被請求人は、2008年頃から現在に至るまで年間の6か月以上を米国で過ごしており、引用商標の存在を知らなかった。したがって、被請求人は不正の目的をもって本件商標の登録出願をしていないから、本件商標は商標法第4条第1項第19号に該当しない。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第15号について

ア 引用商標の周知性について

(ア)請求人は、ティッシュ、紙パルプ加工品等の製造・販売等を行う企業であり、1997年に、「保温ティッシュ」分野に参入し、2004年9月には、当該商品の商品名を引用商標「鼻セレブ」として採用し、パッケージも一新して、保温ティッシュの販売を開始したところ、「鼻セレブ」商品は、斬新なネーミング、動物の表情が可愛らしいパッケージ、使い心地等が需要者に受け入れられ、花粉症対策グッズや化粧直し用グッズとしても注目を集める等して、ヒット商品となった(甲3、甲72など)。

(イ)「鼻セレブ」商品の売上は、2009年度が約15億3千万円、2010年度が約17億7千7百万円、2011年度が約18億1千3百万であり、ティッシュ全体におけるシェアは、2009年度が1.7%、2010年度が2.0%、2011年度が2.1%であるが、保湿ティッシュ分野におけるシェアは、2009年度が25.6%、2010年度が20.7%、2011年度が20%であるとされている(甲6)。

(ウ)本件商標の出願前に発行された雑誌、新聞等に引用商標を表示した商品の広告を掲載したことが認められ(甲8)、そして、平成23年4月1日から平成24年3月31日まで実施された雑誌広告の中において、「鼻セレブ」商品についての広告が「雑誌広告電通賞」を受賞したこと(甲9)が認められる。

また、商品販売促進の一環として、2006年12月5日から2007年2月15日に、「鼻セレブ」商品に関してのプレゼントキャンペーンが行われ、競争倍率約5.9倍(総数7,075件)の応募があったこと(甲10、甲11)、2007年に「超鼻セレブ」として「鼻セレブ」商品の豪華版を限定販売したところ、販売当日に完売となったこと(甲14〜甲20)、ユニクロとのコラボ企画として、2009年に「鼻セレブ」デザインTシャツを販売したこと(甲12)が認められる。

(エ)本件商標の出願前に発行された雑誌「edu(エデユー)」や「CanCan」において、「鼻セレブ」商品が、ティッシュの人気ランキング1位の商品として紹介されている(甲34、甲35)ほか、本件商標の出願前発行の雑誌、新聞、書籍等において、引用商標を使用した「保湿ティッシュ」に関する記事が掲載されている(甲21〜甲60、甲62〜75ほか)ことが認められる。

(オ)以上によれば、引用商標は、被請求人の使用に係る「保湿ティッシュ」を表示する商標として、2004(平成16)年の販売開始以来、継続して使用され、雑誌、新聞等で宣伝広告・紹介され、また、当該商品のキャンペーン等による販売促進が図られるなどして、その売上げは年々増加し、保湿ティッシュ市場におけるシェアは、2006年から2011年にかけ、約20%台のシェアであることは認められるものの、個別の商品に使用する商標であって、ティッシュ全体におけるシェアは、2010年度が、2.0%、2011年度が、2.1%であり、それほど高いものとはいえない。

そうしてみると、引用商標は、テッシュ関連分野の需要者の間においては、相当程度知られていることは認められるとしても、広く認識されるに至っていたとまでは認めることができない。

イ 商標の類似性の程度

本件商標は、「ハナセレブ脱毛」の文字を書してなるところ、後半部の「脱毛」の文字は、美容、エスティック美容の一つとして行われているものであって、本願商標の指定役務との関係において、役務の質を表示するものであり、「ハナセレブ」の文字部分が自他役務の識別機能を有する部分であるといえるから、構成全体から生ずる「ハナセレブダツモウ」の称呼のほか「ハナセレブ」の称呼をも生じるものと認められる。また、「ハナセレブ」の文字は、親しまれた「鼻」又は「花」に通ずる「ハナ」と「名士」を意味する「セレブ」の文字を組み合わせてなるものと看取されるが、直ちに特定の意味合いを認識させるものではないから、本件商標は、格別の観念を生ずるものではない。

他方、引用商標は、「鼻セレブ」の文字からなるものであるところ、顔の一部である「鼻」と「名士」を意味する「セレブ」の文字とを結合したものと容易に認識させるものであるものの、その構成全体からは、直ちに特定の観念を生じるものとはいえない。

そうすると、本件商標と引用商標は、称呼において、「ハナセレブ」の称呼を共通にする場合があるものの、外観、観念において相紛れるおそれがないものであるから、類似の商標といえるとしても、その類似性は極めて高いとはいい難いものである。

ウ 使用される商品と指定役務の関連性及び需要者等について

(ア)本件商標の指定役務は、「美容,理容,エステティック美容,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,栄養の指導,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」であって、美容を含む身体のケアや健康又は診療等に係る労務や便益を内容とするものである。

これに対して、引用商標が使用されている商品は、「保湿ティッシュ」であり、日常生活一般における衛生用品の一として取引される消費材である。 しかして、両者は、その性質や用途等が明らかに異なるものであり、関連性の程度が高いとは認め難い。

(イ)需要者についてみれば、前記役務の提供を受ける者と前記商品を生活用品として購入する者との間で、格別な関係性を有するとは認められないから 、前記役務の提供を受ける者と前記商品の購入をする者が、需要者として共通性を有するものであるとはいえない。

なお、請求人は、引用商標が使用される商品と本件商標の指定役務とが、共に化粧品と関連が深い商品・役務と捉えられること、及び、共に肌のケアや美容に熱心な者であることから、当該商品・役務の間には一定の共通性・関連性がある旨主張している。

しかしながら、前記したとおり、両者の関連性の程度が高いとはいえず、また、請求人が主張するように、引用商標が使用される「保湿ティッシュ」が、化粧直しの際に化粧品と一緒に使用されることがあるとしても、それは、一側面にすぎないこと、及び、共に肌のケアや美容に熱心な者であるとの請求人の主張についても、同様に、一側面にすぎないことから、直ちに、本件商標の指定役務と引用商標の使用商品が共通性・関連性があるものとはいえず、かかる請求人の主張は採用することができない。

エ 混同のおそれの有無

以上のとおり、本件商標は、引用商標と類似の商標といえるものの、その類似性は極めて高いとはいい難く、また、引用商標は、その需要者の間に広く認識されているとまではいえず、さらに、引用商標が使用される商品と本件指定役務の関連性も高くはなく、需要者も共通するものではないことを総合するならば、本件商標をその指定役務に使用した場合には、企業の多角経営化の傾向や昨今の異業種間のコラボレーションブーム等を参酌しても、これに接する需要者が、引用商標を想起し連想して、当該役務を請求人の業務に係る役務、あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く誤信するとは認められない。

したがって、本件商標は、その出願時及び査定時において、役務の出所について混同を生じるおそれがあったということはできないと判断するのが相当である。

オ 小括

上記によれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものとは認められない。

(2)商標法第4条第1項第19号について

ア 前記のとおり、本件商標は、引用商標と類似の商標といえるものの、引用商標は、需要者の間に広く認識されている商標とはいうことができない。

さらに、不正の目的について、請求人は、「鼻セレブ」がマーケティング分野においても高い注目を集めているため、経営者である被請求人も、ネーミング等のリニューアルの成功例として、様々な雑誌や書籍で取り上げられている引用商標の存在を、当然に知っていたものと考えられるものであって、それにもかかわらず、被請求人は、本件商標を出願・登録したのであり、このような行為は、引用商標に化体した信用、名声、顧客吸引力にフリーライドする意図、若しくはその信用を希釈化する意図、即ち不正な目的を持ってなされたものと判断するのが相当である旨、主張している。

しかしながら、請求人と被請求人とは、明らかに異業種であり、必ずしも互いの実情を知悉する関係にはないと優に推認し得るところ、両者の間に何らかの具体的接触があったことなどを窺わせる証左はなく、また、本件商標の採択に際して、唯一引用商標に依拠したであろうと推認させる具体的な理由はみいだせない。さらに、引用商標の名声を利用して宣伝等を行ったといった形跡もみいだせない。

してみると、全証拠によってみても、被請求人が引用商標の存在を知っており、その上で、その信用、名声に依拠・便乗する意図をもって、本件商標を出願したと断じ得る明確な証左はないといわざるを得ないから、不正の目的を前提とする請求人の主張は採用し得ない。

また、請求人は、被請求人の関係するWEBページ上に、標章「鼻セレブ脱毛」が表示された事実(甲85)を挙げ、実際には本件商標を「鼻セレブ脱毛」という態様にて使用しており、引用商標の態様に近付けていることから、フリーライドや信用を希釈化する意図があったと主張している。

確かに、被請求人の関係するWEBページ上に「鼻セレブ脱毛」の標章が表示されたことが窺い知れる。しかし、上記使用に係る標章の事例は、本件商標の登録後の事実である上、当該WEBページ上で役務の需要者に「鼻毛」の脱毛を勧める記述と共に表示されたものであって、本件商標や使用に係る標章と引用商標とが殊更に関連付けて表示されたと評する状況があったとは認められず、また、これが継続的に行われたものともいえない。

してみれば、被請求人が、かかる態様に限定した標章の使用をもって、引用商標へのフリーライドや信用を希釈化する意図のもと、本件商標を出願したとまでいうことはできない。

イ 小括

以上のとおりであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものとは認められない。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものではないから、同法第46条第1項の規定に基づき、その登録を無効とすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。