称呼類似と要部抽出

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第35類「商品のキャンペーンの企画・運営又は開催,電子メールを利用したダイレクトメールによる広告の代理又はこれに関する情報の提供,通信ネットワークを介して行う電子クーポン券付き広告の配信,広告,携帯電話機又は電子計算機端末による通信を用いて行う販売促進のための電子クーポン券の発行に関する情報の提供,商品の販売促進又は役務の提供促進のための電子クーポン券・電子ポイントカードの発行・管理又は清算,商品の販売又は役務の提供の促進のための景品交換用電子クーポン券の清算,電子商取引の利用促進のためのポイントの蓄積・集計・管理及び清算,割引クーポン券(電子的なクーポン券も含む)発行に関する情報の提供,電子クーポン付広告に基づく商品売買取引記録の集計・管理,商品の販売促進又は役務の提供促進のための懸賞・クイズ・くじ・アンケートの実施,通信ネットワークによるアンケート調査及びこれに関する情報の提供,電子クーポンの取引記録の集計・管理,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,商品の販売促進・役務の提供促進のために行なうIC搭載型のポイント蓄積式カードの発行・管理及び清算,商品の販売促進・役務の提供促進のために行なうICカード(携帯電話搭載のものを含む。)へのポイント蓄積式カード機能の追加・管理及び削除,集積回路へのデータ入力に関する事務処理,ICカード・携帯電話その他の電気機械器具類の小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として,平成24年2月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第5019740号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第5026028号商標(以下「引用商標2」という。)は,いずれも「ギフティ」及び「Gifty」の文字を上下2段に横書きしてなるものであり,共に平成18年4月10日に登録出願され,引用商標1は別記1のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,引用商標2は別記2のとおりの役務を指定役務として,引用商標1は平成19年1月19日に,引用商標2は同年2月16日に設定登録され,いずれも現に有効に存続するものである。

以下,引用商標1及び2をまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標の類否について

本願商標は,別掲のとおり,「株式会社ギフティ」及び「giftee」のそれぞれの文字が横書きされ,両者の間に,丸隅四角形の左上部に斜線を表してなる図形(以下この図形を「図形部分」という。)を配してなるものであるところ,「株式会社ギフティ」の文字部分,図形部分,及び「giftee」の文字部分は,これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではないから,それぞれが分離されて看取され得るものである。

そして,本願商標の構成中「株式会社ギフティ」は,法人の名称を表したものと理解されるところ,このうち「株式会社」の文字部分は,会社の形態を表すものであって,広く用いられているから,自他役務の識別標識としての機能はなく,ここから出所識別標識としての称呼及び観念を生じない。

また,本願商標のうち図形部分は,一見していかなる絵図を表してなるか理解することができないから,出所識別標識としての称呼及び観念を生じない。

加えて,簡易,迅速を尊ぶ取引の実際にあっては,図形や「株式会社」の文字を含む商標において,その図形や「株式会社」の文字が除かれて使用されている実情が見受けられる(例えば,グリー株式会社は,六角形の図形と共に「GREE」の文字を使用しているが,単に「グリー」「GREE」と使用されている(http://gree.jp/,http://corp.gree.net/jp/ja/corporate/summary/,http://www.mdn.co.jp/di/newstopics/32896/?rm=1,http://www.mdn.co.jp/di/articles/2248/)。

そうすると,本願商標は,その構成中「ギフティ」又は「giftee」の部分のみをもって取引に資されることも決して少なくないというのが相当である。

そして,「giftee」の文字部分は,図形部分を挟んですぐ左隣に「ギフティ」の文字がある上,「gift」が「ギフト」と読まれる親しまれた英単語であり,「tee」は,ゴルフにおけるボールをのせる台(ティー)を表す英単語であることから,その構成文字に応じて無理なく「ギフティ」と称呼されるといえる。また,「ギフティ」及び「giftee」は,辞書等に掲載の見受けられない一種の造語であるから,観念を生じない。

してみれば,本願商標は,「ギフティ」又は「giftee」の文字部分から「ギフティ」の称呼をも生じ,観念を生じないものというのが相当である。

一方,引用商標1及び2は,前記2のとおり,いずれも「ギフティ」及び「Gifty」の文字を上下2段に横書きしてなるものであるところ,上段に書された「ギフティ」は,下段に書された「Gifty」の読みをカタカナで表したものと無理なく理解できることから,全体として「ギフティ」の称呼を生じ,「ギフティ」又は「Gifty」は,辞書等に掲載の見受けられない一種の造語であるから,観念を生じないものである。

そこで,本願商標と引用商標を比較すると,上記のとおり,本願商標は,その構成中「ギフティ」又は「giftee」の部分のみが取引に資される場合があるものであるところ,このうち「ギフティ」の部分は,引用商標中の「ギフティ」の部分と共通するから,本願商標と引用商標は,その外観上,一定の類似性を有するといえる。

また,本願商標と引用商標は,「ギフティ」の称呼を共通にし,両者ともに観念を生じないから,観念上は比較することができない。

してみれば,本願商標と引用商標は,観念上は比較できないとしても,その外観において一定の類似性を有し,称呼において共通するから,これらを総合的に勘案すれば,互いに類似の商標というのが相当である。

(2)本願商標の指定役務と引用商標の指定商品・指定役務の類否について

本願商標の指定役務は,前記1のとおりであるところ,例えば,そのうち「広告」は,引用商標1の指定役務に含まれる「広告」と同一であるし,本願商標の指定役務中「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」は,引用商標2の指定役務に含まれる「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」と同一である。

(3)小括

以上からすれば,本願商標は,引用商標に類似する商標であり,かつ,引用商標の指定役務と同一の役務について使用をするものであるから,商標法4条1項11号に該当する。

(4)請求人の主張について

ア 請求人は,引用商標の権利者は,鹿児島県で主に船舶の燃料を供給する業者であって,その顧客層は相当限定されるので,この点を考慮すべきである旨述べている。

しかしながら,商標法4条1項11号は,「当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて,その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務・・・又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」とされているのであるから,指定商品及び指定役務の類否の検討に際しては,引用商標権者の現在の業務内容を比較対象とするのではなく,引用商標の「指定商品若しくは指定役務」を比較対象とするべきである。

そして,上記(2)のとおり,本願商標の指定役務の中には,引用商標の指定役務と同一のものが含まれているから,本願商標と引用商標が互いに類似するものである以上は,本願商標は商標法4条1項11号に該当するというべきである。

イ 請求人は,本願商標は,「カブシキカイシャギフティ・ギフティロゴとギフティ」と一連に称呼されると主張する。

しかしながら,上記(1)で述べたとおり,本願商標中「株式会社」の文字部分と図形部分は,いずれも出所識別標識としての称呼及び観念を生じないし,簡易,迅速を尊ぶ取引の実際にあっては,商標の一部に含まれる図形や「株式会社」の文字が除かれて使用されている実情も踏まえると,請求人の上記主張は,採用できない。

なお,請求人が提出した平成25年6月28日付の手続補足書において,「株式会社ギフティ」が,「ギフティ」や「giftee」と省略されている例(参考資料5及び7)や,図形部分と「giftee」とが組み合わされている商標が,「giftee」や「ギフティ」のみの表示で使用されている例(参考資料6,8,12,15等)は見受けられるが,「ギフティロゴとギフティ」のように一連で称呼されていることが把握できる例は,見受けられなかった。

その他,請求人は縷々主張するが,いずれも採用の限りでない。

(5)結語

以上のとおりであるから,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶した原審の判断は,妥当であって,原査定を取り消すことはできない。

よって,結論のとおり審決する。