不使用取消審判の使用立証

第1 本件商標

本件登録第530500号商標(以下「本件商標」という。)は、「リッチ」の片仮名を縦書きに表してなり、昭和33年2月20日に登録出願、第4類「石鹸」を指定商品として、同年11月25日に設定登録されたものであり、その後、平成21年3月18日に指定商品を第3類「せっけん(日本薬局方の薬用せっけんを除く。)」とする指定商品の書換登録がされたものである。

そして、本件審判請求の登録は、同26年12月9日にされている。

第2 請求人の主張

請求人は、本件商標について、その指定商品についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において使用した事実がない。」旨主張し、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

なお、請求人は、下記第3の被請求人の答弁に対しては弁駁していない。

第3 被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第12号証を提出した。

1 本件商標の使用の事実について

本件商標は、以下のとおり、通常使用権者により、指定商品について、本件審判請求の登録前の3年以内(以下「要証期間内」という。)に使用されている。

(1)商標の使用者

被請求人は、2013年3月1日からの5年間、ホーユー株式会社との間において本件商標を商品「シャンプー、トリートメント」に使用することについて契約書をもって通常使用権許諾の契約を締結している(乙1)。

(2)チラシについて

乙第2号証は、2013年7月から配布された本件商標と社会通念上同一の商標が付されたシャンプー、ヘアトリートメントの発売を記念して通常使用権者が行ったセールのチラシである。該チラシにおいては、片仮名表記の「リッチ」の文字が使用されており、さらに商品容器の写真中央下部には、欧文字表記の「RICH」の文字が使用されている。

また、販売している商品「シャンプー」は本件商標の指定商品に含まれるものである。

(3)ウェブサイトでの使用について

乙第3号証は、本件商標と社会通念上同一の商標が付されたシャンプー(以下「本件商品」という。)が掲載された通常使用権者のウェブサイトの写しである。該ウェブサイトにおいては片仮名表記の「リッチ」及び欧文字表記の「RICH」の文字が使用されており、さらに商品容器の写真中央下部には欧文字表記の「RICH」の文字が使用されている。

(4)雑誌掲載について

本件商品については、各種雑誌に多数掲載されており、その一部について述べる。

ア 乙第4号証は、2013年7月1日発行の「PREPPY7月号」の写しであり、6頁から7頁にかけて本件商品を掲載している。

イ 乙第5号証は、2013年7月1日発行の「HAIRMODE7月号」の写しであり、6頁から7頁にかけて本件商品を掲載している。

ウ 乙第6号証は、2013年6月1日発行の「SnipStyle7月号」の写しであり、107頁に本件商品を掲載している。

エ 乙第7号証は、2013年7月1日発行の「SHINBIYO7月号」の写しであり、10頁から11頁にかけて本件商品を掲載している。

オ 乙第8号証は、2013年7月1日発行の「MONTHLY BOB7月号」の写しであり、6頁から7頁にかけて本件商品を掲載している。

(5)フリーペーパーについて

ア 乙第9号証は、通常使用権者が美容室やサロンへ無料配布している冊子「TRENDITION No.4(2013年7月発行)」の写しであり、裏表紙に本件商品を掲載している。

イ 乙第10号証は、通常使用権者が美容室やサロンへ無料配布している冊子「COLORFUL Vol.31(2013年6月28日発行)」の写しであり、21頁から24頁にかけて本件商品を掲載している。

(6)商品カタログについて

通常使用権者は、発売開始より現在に至るまで、本件商品を商品カタログに掲載している。

乙第11号証は、通常使用権者の商品カタログ「PROMASTER COLOR CARE PRODUCT MANUAL」の写しであり、本件商品を掲載している。

(7)小括

上記のとおりであるから、本件商標と社会通念上同一のものと認められる商標を、通常使用権者が本件商標の請求に係る指定商品について、要証期間内において使用していたことは明白である。

2 請求人適格について

本件審判請求については、その請求人適格について疑問を呈さざるを得ない。

請求人は、特許事務所を経営する弁理士であるところ(乙12)、本件審判の請求に係る商品「せっけん」について業として製造や販売を行うことが観念できず、また、被請求人が調べ得る限りにおいて副業で行っていることは確認できなかった。

商標法第50条第1項に基づく取消審判の請求人適格については、法文上、何人にも認められてはいるものの、その条文の趣旨を考慮すると本件審判請求は権利濫用に該当するものである。本来的に、その商標の使用を欲する者が商標の不使用に基づく取消審判を請求することが想定されるものであり、請求人のように化粧品の製造、販売を行う予定のない者が審判請求を行い、本件商標を取り消す目的が不明である。

さらに、請求人は本件審判請求の他、被請求人に対して11件の取消審判を請求しているが、これらの審判請求に係る全ての商標と同一又は類似する商標について、請求人が使用を欲しているとは到底考え難く、被請求人を害する目的で本件審判請求を行っていると推測されても致し方ないものであり、本件審判請求はまさに権利濫用に当たり許されるべきものではない。

また、別の観点からは、本件審判に関しては請求人の個人名で請求されているとはいえ、上記のような審判制度の濫用に関しては、弁理士法第29条の点からも疑問を呈さざるを得ない。

3 まとめ

以上のとおり、本件商標と社会通念上同一のものと認められる商標が付されたシャンプーについては、2013年の販売開始より現在に至るまで継続的に販売されていることは明白である。

さらに、本件審判請求は、請求人による権利濫用に当たるものであり、認められるものではない。

よって、本件商標は商標法第50条第1項に該当するものではない。

第4 当審の判断

1 請求人適格(請求人による権利濫用)について

被請求人は、請求人について、本件審判の請求に係る商品「せっけん(日本薬局方の薬用せっけんを除く。)」について業として製造や販売を行うことが確認できなかったこと、請求人が被請求人に対して本件審判の請求のほか、11件の取消審判の請求を行っており、これら全ての商標と同一又は類似の商標の使用を欲しているとは考え難いことをあげて、本件審判の請求は、請求人適格に疑問があり、請求人による権利濫用に当たると主張しているので、以下、その主張について検討する。

(1)商標法第50条第1項について

商標法第50条第1項は、「継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標・・・の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」と規定している。

上記規定は、平成8年法律第68号によって改正されたものであるところ、その改正の趣旨は、改正前の商標法において、登録商標の不使用による取消審判の請求人適格について明示の規定がなかったことから、その反対解釈として、利害関係人に限って同審判を請求することができると解される余地が存在していたのを、「何人」にも認めることとし、その旨を法文上明示したものと解される。

したがって、登録商標の不使用による取消審判の請求が、専ら被請求人を害することを目的としていると認められる場合などの特段の事情がない限り、当該請求が権利の濫用となることはないと解するのが相当である(平成20年6月26日判決言渡 平成20年(行ケ)第10025号 知的財産高等裁判所 参照)。

(2)本件審判請求について

商標法第50条第1項は、上記(1)のとおり、平成8年法律第68号の改正によって、利害関係人に限られることなく、何人も請求できるように改正された以上、商標法第50条第1項の不使用による取消審判請求をするためには、例えば、請求人が必ず指定商品に係る業務を行っている必要があるとはいえないのであるから、被請求人の主張のとおり、仮に、請求人が本件審判の請求に係る商品「せっけん(日本薬局方の薬用せっけんを除く。)」について業として製造や販売を行うことが確認できなかったとしても、それをもって、直ちに、請求人による権利濫用に当たるということはできない。

同じく、商標法第50条第1項が利害関係人に限られることなく、何人も請求できるように改正された以上、商標法第50条第1項の不使用による取消審判請求をするためには、登録商標と同一又は類似の商標を必ず使用しようとしている必要があるともいえないものであるから、請求人が本件審判の請求のほか、11件の取消審判の請求を行っており、これら全ての商標と同一又は類似の商標の使用を欲しているとは考え難いとの被請求人の主張をもって、直ちに、請求人による権利濫用に当たるということもできない。

加えて、請求人が取消審判を請求している登録商標は、いずれも、せっけん類や、化粧品に関連する「RICH」又は「リッチ」の文字を含む商標であるから、取消審判請求の数が多いからといって、直ちに当該登録商標の取消しを求める理由が被請求人を害することであると断じることもできない。

そのほか、被請求人は、請求人が被請求人を害する目的を有していることを具体的に明らかにするところもない。

そうすると、本件審判請求は、請求人の権利濫用に当たるということはできない。

2 本件商標の使用について

(1)被請求人の答弁の全趣旨及び提出に係る乙号証によれば、以下のとおりである。

ア 乙第1号証は、本件商標の商標使用許諾契約書であるところ、同号証は、平成24年10月1日付けで、甲を商標権者、乙をホーユー株式会社とし、甲の所有する登録商標「リッチ」(登録第530500号)及び登録商標「RICH」(登録第705500号)に係る商標権についての契約書であり、第1条(通常使用権許諾の範囲)には「甲は、本商標権について乙に次の範囲の通常使用権を許諾する。」とあり、その範囲が「(イ)地域 日本国全土」、「(ロ)商品 シャンプー、ヘアトリートメント」、「(ハ)期間 平成25年3月1日から5年間」と記載されている。

イ 乙第2号証は、ホーユー株式会社のチラシであるところ、「PROMASTER COLOR CARE デビューセール 2013.8.2Debut!」の見出しの下、赤色の容器の商品の写真の下に「リッチ」及び「シャンプー+ヘアトリートメント」(以下「使用商品」という。)の表示がされている。

ウ 乙第4号証ないし乙第7号証は、2013年7月号の雑誌「PREPPY」の写し、平成25年7月1日発行の雑誌「HAIRMODE」の写し、2013年7月号の雑誌「SnipStyle」の写し、2013年7月号の雑誌「SHIBIYO」の写しであるところ、いずれの雑誌にもホーユー株式会社の広告として、「色・髪・肌に、プロのいたわり。PROMASTER COLOR CARE」、「2013.8debut」、「美しい髪色が続くカラーケアのスタンダード」、「RICH」、「リッチ」の記載及び商品の容器に「PROMASTER COLOR CARE」、「RICH」の欧文字(以下「使用商標」という。)を縦書きに、「shampoo」及び「hoyu」の欧文字をボトルの下部に横書きで表示した商品の写真が掲載されている。

エ 乙第9号証は、ホーユー株式会社が発行する、2013年7月発行の「TRENDITION」No.04の冊子であるところ、表紙の表題の下部に、「ヘアサロン専門誌」及び「hoyu」の記載がある。また、裏表紙には、「色・髪・肌に、プロのいたわり。PROMASTER COLOR CARE」、「2013.8debut」、「美しい髪色が続くカラーケアのスタンダード」、「RICH」、「リッチ」の記載及び商品の写真が掲載されている。

オ 乙第10号証は、ホーユー株式会社が発行する、2013年6月28日発行の「COLORFUL」Vol.31の冊子であるところ、第21頁及び第22頁には「ProductsInformationNow」として、「色・髪・肌に、プロのいたわり。PROMASTER COLOR CARE」、「2013.8debut」、「美しい髪色が続くカラーケアのスタンダード」、「RICH」、「リッチ」の記載及び商品の写真が掲載されている。

カ 乙第11号証は、ホーユー株式会社のカタログとのことであるが、第3頁には「髪や頭皮のニーズにあわせて選べる5つのライン」の表題の下、「美しい髪色が続くカラーケアのスタンダード」として「RICH リッチ」の商品が紹介されている。また、第10頁には「1人ひとり異なるお客様の声にあわせて選べる5つのライン。」の表題の下、「RICH うるおいとまとまりのある髪へ」の項に「パサつきや広がりが気になる。自然なツヤが欲しい。加齢による髪質が変化してきた。パーマをかけることがある。華やかな香りが好き。」の記載がある。

(2)判断

ア 商標権者は、ホーユー株式会社に対し、本件商標のシャンプー及びヘアトリートメントについて、平成25年3月1日から5年間の間、通常使用権を許諾している(上記(1)ア)。

イ ホーユー株式会社は、2013年7月頃に発行された、各種雑誌において、シャンプー及びヘアトリートメントについて、商品の容器に「RICH」の文字及び「shampoo」の文字を表示し、該商品が2013年8月に新発売されることを明示した広告を行った(上記(1)ウないしオ)。

そして、当該時期は本件審判の請求の登録(登録日は平成26年(2014年)12月9日)前3年以内である。

ウ 各種雑誌の広告に掲載されている「シャンプー」(使用商品)は、取消請求に係る指定商品「せっけん(日本薬局方の薬用せっけんを除く。)」の範ちゅうに含まれるものである。

エ 本件商標は、前記第1のとおり、「リッチ」の文字からなるものであり、使用商標は、「RICH」の文字からなるものである。

そして、両商標は「リッチ」の称呼及び「裕福な,豊かな」の観念を同一にするものであるから、使用商標は本件商標と社会通念上同一と認められる商標といえる。

オ 上記アないしエからすれば、通常使用権者であるホーユー株式会社は、本件審判の請求の登録前3年以内にその請求に係る指定商品「せっけん(日本薬局方の薬用せっけんを除く。)」の範ちゅうに属する商品「シャンプー」についての広告に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付して頒布した(商標法第2条第3項第8号)ものと認めることができる。

3 まとめ

以上のとおりであるから、被請求人(商標権者)は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において通常使用権者がその請求に係る指定商品の範ちゅうに属する商品について本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用をしていることを証明したといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りでない。

なお、請求人による本件審判の請求は、権利濫用ということはできない。

よって、結論のとおり審決する。