不使用取消の立証

第1 本件商標

本件登録第5147377号商標(以下「本件商標」という。)は、「TANGO」の欧文字を横書きしてなり、平成18年12月6日に登録出願、第30類「ココア,チョコレート飲料,その他のコーヒー及びココア,ウェハース,キャンディー,クッキー,チョコレート,ビスケット,パン,その他の菓子及びパン,穀物の加工品,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,調味料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,食用グルテン,茶」を指定商品として、同20年7月4日に設定登録された。

そして、本件審判の請求の登録日は、平成27年3月11日である。

第2 請求人の主張

請求人は、本件商標は、その指定商品中の第30類「ウェハース,キャンディー,クッキー,チョコレート,ビスケット,パン,その他の菓子及びパン」について、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、継続して3年以上日本国内において使用した事実がないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである旨を主張し、その証拠方法として、甲第1号証を提出した。

なお、請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第18号証(枝番号を含む。なお、以下、枝番号のすべてを引用するときは、枝番号を省略する。)を提出した。

1 本件商標の使用の事実

(1)商標の使用者

乙第2号証の「TRADEMARK SERVICE AGREEMENT」(商標業務契約書)には、本件商標の商標権者であるジーシーアイエイチ トレードマークス リミテッドが、ネットワーク フーズ インダストリーズ スンディリアン ブルハド(以下「ネットワークフーズ」という。)に、本件商標の使用を商品「チョコレート,チョコレート菓子,チョコレート製品,ココア,ココア製品,ビスケット,クッキー,キャンディ,チョコレート飲料,ココア飲料,穀物食品,食用穀粉及び穀物からなる加工品,オートミール,ウエハース,ゼリー状の非医療用菓子,パン,ペストリー(生地)及び菓子,商品・役務のニース国際分類(第8版)の第30類又は関連する法域において適用される現地の区分に分類される上述の商品に類似する又はその他の食品」について許諾した旨の記載がある。

そして、ネットワークフーズは、許諾契約に基づいて、本件商標を使用した。

乙第3号証の1ないし5及び8、乙第4号証の1ないし5、乙第5号証の1ないし5、乙第6号証の1ないし5、乙第7号証の1ないし5及び7、乙第8号証の1ないし3、乙第9号証の1ないし5、乙第10号証の4及び5、乙第11号証の4及び5並びに乙第12号証の4、5及び7の「PROFORMA INVOICE」(仮送り状)、「INVOICE」(請求書)、「PACKING LIST」(包装明細書)、「DELIVERY ORDER」(荷渡指図書)等の伝票には、「EXPORTER」(輸出者)等の欄に、ネットワークフーズの名称の記載があり、その「Custmer」(顧客)、「SOLD TO」(売り先)、「SHIPPED TO」(送り先)、「Delivery Address」(配送先住所)、「IMPORTER」(輸入者)等の欄には、「RENHO TRADING CO.,LTD」(聯豊貿易株式会社)の記載がある。

また、乙第3号証の6及び7、乙第4号証の6、乙第5号証の6及び7、乙第6号証の6及び7、乙第7号証の6、乙第8号証の4、乙第9号証の6、乙第11号証の6並びに乙第12号証の6の伝票には、「SHIPPER」(荷送り主)の項目に、ネットワークフーズの名称の記載がある。

乙第10号証の1ないし3及び6、乙第11号証の1ないし3及び7並びに乙第12号証の1ないし3の「PROFORMA INVOICE」(仮送り状)、「INVOICE」(請求書)、「PACKING LIST」(包装明細書)等の伝票には、「EXPORTER」(輸出者)等の欄に、ネットワークフーズの名称の記載があり、その「Custmer」(顧客)、「SOLD TO」(売り先)、「SHIPPED TO」(送り先)、「Delivery Address」(配送先住所)、「IMPORTER」(輸入者)等の欄には、「RENHO JAPAN CO.,LTD」(レンホウジャパン株式会社)の記載がある。

さらに、乙第13号証の「納品書及び請求書」には、「聯豊貿易株式会社」と「株式会社やおきん」の記載があり、乙第14号証及び乙第15証の「納品書及び請求書」には、「レンホウジャパン株式会社」と「株式会社やおきん」の記載がある。

(2)使用に係る商品

ネットワークフーズは、乙第2号証の「TRADEMARK SERVICE AGREEMENT」(商標業務契約書)による許諾に基づいて、本件商標を商品「クッキー,チョコレート,その他の菓子」について使用した。

乙第3号証の1及び2、乙第4号証の1及び2、乙第5号証の1及び2並びに乙第6号証の1及び2の「PROFORMA INVOICE」(仮送り状)及び「INVOICE」(請求書)には、「Rice Cereal」(ライスシリアル)、「Cookie」(クッキー)、「Rice+Strawberry Flavour」(ライス+ストロベリーフレーバー)、「Caramel Flavour Rice Cereal」(キャラメルフレーバーライスシリアル、「Tiramisu Flavour Rice Cereal」(ティラミスフレーバーライスシリアル)、「Blueberry Flavour Rice Cereal」(ブルーベリーフレーバーライスシリアル)、「Strawberry Cheesecake Flavour Rice Cereal」(ストロベリーチーズケーキフレーバーライスシリアル)及び「kakinotane Choco」(かきのたねチョコ)に係る商品及びこれらの商品の品番、数量、価格等の記載がある。

また、乙第7号証の1及び2の「PROFORMA INVOICE」(仮送り状)及び「INVOICE」(請求書)には、「Rice Cereal」(ライスシリアル)、「Cookie」(クッキー)、「Rice+Strawberry Flavour」(ライス+ストロベリーフレーバー)、「Caramel Flavour Rice Cereal」(キャラメルフレーバーライスシリアル)、「Tiramisu Flavour Rice Cereal」(ティラミスフレーバーライスシリアル)「Blueberry Flavour Rice Cereal」(ブルーベリーフレーバーライスシリアル)に係る商品及びこれらの商品の品番、数量、価格等の記載がある。

乙第8号証の1及び2の「PROFORMA INVOICE」(仮送り状)及び「INVOICE」(請求書)には、「Rice Cereal」(ライスシリアル)、「Cookie」(クッキー)、「Tiramisu Flavour Rice Cereal」(ティラミスフレーバーライスシリアル)、「Strawberry Cheesecake Flavour Rice Cereal」(ストロベリーチーズケーキフレーバーライスシリアル)に係る商品及びこれらの商品の品番、数量、価格等の記載がある。

乙第9号証の1及び2の「PROFORMA INVOICE」(仮送り状)及び「INVOICE」(請求書)には、「Rice Cereal」(ライスシリアル)、「Cookie」(クッキー)、「Caramel Flavour Rice Cereal」(キャラメルフレーバーライスシリアル)、「Tiramisu Flavour Rice Cereal」(ティラミスフレーバーライスシリアル)、「Strawberry Cheesecake Flavour Rice Cereal」(ストロベリーチーズケーキフレーバーライスシリアル)に係る商品及びこれらの商品の品番、数量、価格等の記載がある。

乙第10号証の1及び2、乙第11号証の1及び2並びに乙第12号証の1及び2の「PROFORMA INVOICE」(仮送り状)及び「INVOICE」(請求書)には、「Rice Cereal」(ライスシリアル)、「Cookie」(クッキー)、「Tiramisu Flavour Rice Cereal」(ティラミスフレーバーライスシリアル)に係る商品及びこれらの商品の品番、数量、価格等の記載がある。

そして、これら乙各号証の3の「PACKING LIST」(包装明細書)には、当該商品の数量及び重量の記載、これら乙各号証の4及び5の「INVOICE」(請求書)及び「DELIVERY ORDER」(荷渡指図書)には、当該商品の略称と品番の記載、これら乙各号証の6以降の枝番号の伝票には、「CHOCOLATE CONFECTIONARY」(チョコレート菓子)又は「CHOCOLATE」(チョコレート)の記載がある。

また、乙第13号証及び乙第14号証の「納品書及び請求書」には、「タンゴマックスクランチ」、「タンゴクッキーチョコ」、「タンゴストロベリーチョコ」、「タンゴキャラメルチョコ」、「タンゴティラミスチョコ」、「タンゴブルーベリー」、「タンゴストロベリーチーズケーキチョコ」の記載がある。

乙第15号証の「納品書及び請求書」には、、「タンゴマックスクランチ」、「タンゴクッキーチョコ」、「タンゴティラミスチョコ」の記載がある。

乙第16号証の「2013商品カタログ」には、「クランチチョコ」、「クッキーチョコ」、「ストロベリークリスピー」、「キャラメルクリスピー」、「ティラミスクリスピー」、「ブルーベリークリスピー」、「ストロベリーチーズケーキクリスピー」、「柿の種チョコ」の記載がある。

乙第17号証の「2014商品カタログ」には、「クランチチョコ」、「クッキーチョコ」、「キャラメルクリスピー」、「ティラミスクリスピー」、「ストロベリーチーズケーキクリスピー」、「柿の種チョコ」の記載がある。

乙第18号証の「2015商品カタログ」には、「クランチチョコ」、「クッキーチョコ」、「ティラミスチョコ」の記載がある。

(3)使用に係る商標

乙第3号証の1ないし5、乙第4号証の1ないし5、乙第5号証の1ないし5、乙第6号証の1ないし5、乙第7号証の1ないし5、乙第8号証の1ないし3、乙第9号証の1ないし5、乙第10号証の1ないし5、乙第11号証の1ないし5、乙第12号証の1ないし5には、「TANGO」の記載がある。乙第13号証ないし乙第15号証には、「TANGO」をカタカナで表示した「タンゴ」の記載がある。乙第16号証ないし乙第18号証のカタログに記載された「クランキーチョコ」、「クッキーチョコ」、「ティラミスチョコ」等の商品の包装には、「TANGO」が付してある。

(4)使用時期

乙第10号証の1の「PROFORMA INVOICE」(仮送り状)には、「Date.11 July 2014」(2014年7月11日)の記載、乙第10号証の2の「INVOICE」(請求書)には、「INVOICE DATE 25/09/2014」(請求日2014年9月25日)の記載、乙第10号証の3の「PACKING LIST」(包装明細書)には、「DATE:25/09/2014」(2014年9月25日)の記載、乙第10号証の4の「INVOICE」(請求書)には、「Date 031014」(2014年10月3日)の記載、乙第10号証の5の「DELIVERY ORDER」(荷渡指図書)には、「Date 031014」(2014年10月3日)の記載、乙第10号証の6の「伝票」には、「Export Date:05/10/2014」(2014年10月5日)の記載がある。

また、乙第15号証の納品書及び請求書には、「売上日 平成27年1月9日」の記載がある。

さらに、乙第17号証の「2014商品カタログ」には、2014年の記載、乙第18号証の「2015商品カタログ」には、2015年の記載がある。

そのほかの乙第3号証ないし乙第9号証、乙第11号証ないし乙第14号証等の伝票にも、「Date.19th Sept2012」(2012年9月19日)、「INVOICE DATE 15/10/2012」(請求日2012年10月15日)その他の日付が記載されている。

2 まとめ

以上のとおり、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者が指定商品中「クッキー、チョコレート、その他菓子」について本件商標を使用していることが明らかである。

第4 当審の判断

1 商標法第2条第3項の趣旨

商標法第2条第3項が同法上の標章の「使用」の定義を規定した趣旨は、商品に標章が表示される場合において、それが何人の使用と認められるものであるかについては社会通念にゆだねるとともに、同法の目的との関係を考慮し、特に商品の識別標識として機能すると認められる事実についてのみ、これを「使用」であると定義することにより、同法上の「使用」としての法的効果を認めるべき行為の範囲を限定したものであると解される。そして、商標権者等が商品に付した商標は、その商品が転々流通した後においても、当該商標に手が加えられない限り、社会通念上は、当初、商品に商標を付した者による商標の使用であると解されるから、その商品が実際に何人によって所有、占有されているとを問わず、同法第2条第3項に該当する行為が行われる限り、その行為は、当初、商品に商標を付した者による商標の「使用」行為であるというべきである。これを我が国で商標登録を有する外国法人との関係についてみれば、商標権は、国ごとに出願及び登録を経て権利として認められるものであり、属地主義の原則に支配され、その効力は当該国の領域内においてのみ認められるところから、当該外国法人が商標を付した商品が我が国外において流通している限りは、我が国の商標法の効力は及ばない結果、我が国の商標法上の「使用」として認めることはできないものの、その商品がいったん日本に輸入された場合には、当該輸入行為をとらえ、当該外国法人による同法第2条第3項第2号にいう「商品に標章を付したものを輸入する行為」に当たる「使用」行為として、同法上の「使用」としての法的効果を認めるのが相当である。(東京高裁 平成15年6月2日判決言渡 平成14年(行ケ)第346号)

2 商標法第2条第3項の趣旨は、上記1のとおりであるところ、その趣旨を踏まえて、被請求人が提出した乙各号証をみるに、以下の事実を認めることができる。

(1)乙第2号証の1葉目から17葉目までは、本件商標の商標権者をライセンサーとして、また、マレーシアの法人であるネットワークフーズをライセンシーとして締結された「TRADEMARK SERVICE AGREEMENT」(商標業務契約書)であり、その訳文によれば、該契約書には、「両当事者間で2006年1月26日に締結する。」とあり、「ライセンサーはここにライセンシーに小売又は卸売の目的で商標のもと地域において商品を流通及び販売するための通常使用権を許可し、その権利は2007年1月1日以降有効である。」とされ、その「商品」については、添付資料2にチョコレート、チョコレート菓子、チョコレート製品が記載され、その「商標」については、添付書類1右蘭に記載のものであり、それ以外の商標は、「使用許諾者はその都度合意するものとする。」と記載され、契約期間についは、「有効期間を2011年12月31日までとするが、契約当事者は本契約を延長するか否かを話し合い、検討する。」と記載されている。

同号証の18葉目及び19葉目は、2007年1月1日に締結された、上記商標業務契約書を主契約とした補充契約であり、その訳文によれば、「当事者の説明」の欄に、「A.本契約の下、ライセンサーは、ライセンシーが主契約の条件に従って、添付資料1に記載のライセンサーの商標を添付資料2に記載の菓子製品に対して使用することを許諾する。」とあり、「添付資料1右欄」の「地域名」の欄には、「日本」、「登録済/出願中商標」の欄には、「TANGO」等が記載され、「有効期間」については、「本契約の有効期間は2007年1月1日に開始し、第8章に基づいて終了されない限り効力は継続するものとする。」と記載されている。

(2)乙第10号証の1は、2014年7月11日付けの「ネットワークフーズ」から「レンホウジャパン株式会社」(以下「レンホウジャパンという。」)に宛てた「PROFORMA INVOICE」(仮送り状)であり、その番号を「NFI 168/RN−03/06/14B」とするものであるところ、その「Item Code」(商品コード)及び「Product Description」(製品の明細)の欄には、「014265JY TANGO MAXCRUNCH 130g Rice Cereal」、「014267JY TANGO 130g Cookie」及び「014268JY 130g Tiramisu Flavour Rice Cereal」の記載があり、「Packing」の欄には、いずれも「1×6×10×130g」の記載、「Clns」(数量)の欄には、それぞれ「900」、「1,300」、「590」で、合計「2,790」の記載がある。(審決注:外国語による乙各号証であって、訳文が提出されていない場合には、適宜、合議体による仮訳をかっこ書きで付加した。以下においても同じ。)

そして、「NOTE」(注)として、「Completion date:ETA Tokyo:7th Oct 2014」(完了日:2014年10月7日 東京到着予定)、「Packing material must Printed with “Yaokin”」(包装には“ヤオキン”と表示しなければならない)の記載がある。

(3)乙第10号証の2は、2014年9月25日付けの「ネットワークフーズ」から「レンホウジャパン」に宛てた「INVOICE」(請求書)であり、「INVOICE NO」を「A13266」とするものであるところ、その「ITEM CODE」及び「COMMODITY DESCRIPTIONS」の欄には、「AS PER PROFORMA INVOICE NO.NFI 168/RN−03/06/14B DATED IN 11 JUL 2014」(2014年7月11日付けの仮送り状(NO.NFI 168/RN−03/06/14B DATED IN 11 JUL 2014)のとおり)(先送り状の番号は、乙第10号証の1の番号と同一である。)として、「014265JY TANGO MAXCRUNCH 130G RICE CEREAL」、「014267JY TANGO 130G COOKIE」及び「014268JY TANGO 130G TIRAMISU FLAVOUR RICE CEREAL」の記載があり、「PACKING」の欄には、いずれも「1×6×10×130G」の記載、「QTY CTNS」(数量)の欄には、それぞれ「900」、「1,300」、「590」で、合計「2,790」の記載がある。

(4)乙第10号証の3は、「ネットワークフーズ」から「レンホウジャパン」に宛てた「PACKING LIST」(包装明細書)であり、「INVOICE NO」を「A13266」とするものであるところ、「AS PER PROFORMA INVOICE NO.NFI 168/RN−03/06/14B DATED IN 11 JUL 2014」(2014年7月11日付けの仮送り状(NO.NFI 168/RN−03/06/14B DATED IN 11 JUL 2014)のとおり)(先送り状の番号は、乙第10号証の1の番号と同一である。)として、乙第10号証の1の2014年7月11日付けのPROFORMA INVOICE(仮送り状)のとおりと記載され、同号証の「Product description」(製品の明細)と同じく、「DESCRIPTIONS」の欄には、「TANGO MAXCRUNCH 130G RICE CEREAL」、「TANGO 130G COOKIE」及び「TANGO 130G TIRAMISU FLAVOUR RICE CEREAL」の記載があり、「PACKING」の欄には、いずれも「1×6×10×130G」の記載、「QTY」(数量)の欄には、それぞれ「900」、「1,300」、「590」で、合計「2,790」の記載がある。

また、同号証には、「CONTAINER NO」として、「MORU0714371」、「SEAL NO」として、「MOL616856G」の記載がある。

(5)乙第10号証の6は、「Invoice No」及び「Invoice Date」が「A13266」及び「25/09/2014」とする「ネットワークフーズ」から「レンホウジャパン」に宛てた「K2 CHIT」(伝票)であり、EXPORTER(輸出者)をネットワークフーズ、IMPORTER(輸入者)をレンホウジャパンが、Export Date(輸出日)を2014年10月5日とするものである。

そして、「DESCRIPTION OF GOODS」の欄には、「CHOCOLATE」の記載があり、「CONTAINER NO」には、「MORU0714371」、「MARKING」には、「MOL616856G」の記載があり、乙第10号証の3における番号と符合する。

(6)乙第15号証は、平成27年1月9日を売上日とするレンホウジャパンから株式会社やおきん(以下「やおきん」という。)宛の納品書及び請求書であり、「商品コード/商品名」及び「数量」の欄に「タンゴマックスクランチ130g×10×6」「47,400.00」、「タンゴクッキーチョコ130g×10×6」「65,400.00」、「タンゴティラミスチョコ130g×10×6」「31,200.00」の記載がある。

(7)乙第17号証は、「やおきん」の2014年商品カタログ(抜粋)であるところ、その2葉目には、「クランチチョコ」、「クッキーチョコ」、「ティラミスクリスピー」の見出しの下に各商品について写真が掲載されており、その包装には、四角枠内に表された「Tango」の商標(以下「本件使用商標」という。)とともに、「MaxCrunch」、「Cookie」又は「Tiramisu」及び「Rice Cereal」の文字が表示されている。

(8)乙第18号証は、「やおきん」の2015年商品カタログ(抜粋)であるところ、その2葉目には、「クランチチョコ」、「クッキーチョコ」、「ティラミスチョコ」の見出しの下に各商品について写真が掲載されており、その包装には、四角枠内に表された本件使用商標とともに、「MaxCrunch」、「Cookie」又は「Tiramisu」及び「Rice Cereal」の文字が表示されている。

3 以上の事実を総合すれば、以下のとおり認めることができる。

(1)本件商標の使用許諾について

上記2(1)によれば、本件商標権者は、2006年1月26日付け主契約及び2007年1月1日付け補充契約において、ネットワークフーズとの間で「TANGO」商標について商標業務契約を締結し、ネットワークフーズに対し、「TANGO」商標をチョコレート、チョコレート菓子、チョコレート製品等について、我が国において使用することを許諾していたことが認められる。そして、同契約の有効期間は、2007年1月1日に開始し、第8章に基づいて終了されない限り継続するとされているところ、同章による終了を証する証拠もなく、この点に争いもないことから、下記(2)で述べる要証期間内においても、同契約の有効期限は継続しているものと推認できるものである。

したがって、ネットワークフーズは、本件商標の通常使用権者と認められる。

(2)使用時期及び使用商品について

ア 上記2(2)ないし(5)によれば、ネットワークフーズは、要証期間に含まれる2014(平成26)年10月5日に、レンホウジャパン宛てに、商品「TANGO MAXCRUNCH 130g Rice Cereal」を900カートン、「TANGO 130g Cookie」を1,300カートン、同じく「130g Tiramisu Flavour Rice Cereal」を590カートン、やおきん向けのものとして、日本へ輸出し、同年10月7日には該商品が東京に到着したものと推認できる。

イ 上記2(6)によれば、輸入元のレンホウジャパンは、要証期間に含まれる平成27年1月9日に、ネットワークフーズから輸入した上記商品「タンゴマックスクランチ」、「タンゴクッキーチョコ」及び「タンゴティラミスチョコ」をやおきんに販売したものと認められる。そして、やおきんは、レンホウジャパンが輸入した包装紙に本件使用商標を表示した同商品を、自身の2014年及び2015年の商品カタログに掲載し、我が国において販売に当たっていたものと推認される。

(3)商標の使用について

上記2(1)によれば、ネットワークフーズがレンホウジャパンに輸出する際から、前記商品については、「Yaokin」(やおきん)と表示して、やおきん向けに包装していたことが認められ、輸出に当たっての伝票である乙10号証の1ないし3にある商品名を始めとした記載は、レンホウジャパンからやおきんへの伝票上の記載や、やおきんのカタログの記載と符合するものがある状況を踏まえると、ネットワークフーズが輸出した本件使用商品とやおきんの商品カタログとネットワークフーズが輸出した包装紙に掲載されている写真の商品は同一の態様であって、本件使用商標が付された商品は、そのまま我が国に輸入され、国内で販売されているものと推認される。

4 判断

(1)本件商標と本件使用商標の同一性について

本件商標は、「TANGO」の欧文字を書してなるものであり、他方、本件使用商標は、「Tango」の欧文字からなるものであるところ、両文字は、大文字と小文字の差異はあるとしても、同じ綴りの欧文字よりなるものであるから、本件商標と書体のみに変更を加えた同一の文字からなる社会通念上同一の商標と認められる。

(2)本件審判の請求に係る商品と本件使用商標に係る商品について

本件使用商標が表示された「クランチ」、「クッキーチョコ」及び「ティラミスチョコ」は、本件審判の請求に係る商品「チョコレート」に含まれる商品である。

(3)本件使用商標の「使用」について

上記3(3)のとおり、本件商標の通常使用権者であるネットワークフーズが輸出した商品「チョコレート」が、レンホウジャパンによって輸入され、やおきんに販売されるまで、本件使用商標には、手を加えられることなく、そのまま輸入され、国内で流通しているものといえるから、上記1の商標法第2条第3項の趣旨を踏まえれば、該輸入や販売に伴う商標の使用は、ネットワークフーズによる使用として法的効果を認めるのが相当である。

(4)小括

以上のとおり、本件商標の通常使用権者は、要証期間内に本件審判の請求に係る指定商品中「チョコレート」の包装に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付したものを輸入する行為(商標法第2条第3項第2号)にあたる使用行為をしたということができる。

5 まとめ

以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において通常使用権者がその請求に係る指定商品中の「チョコレート」について本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用をしていることを証明したというべきである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべきではない。

よって、結論のとおり審決する。