称呼の類似性と要部抽出

第1 本件商標

国際登録第1202084号商標(以下「本件商標」という。)は,「Smokio」の欧文字を横書きしてなり,2013年(平成25年)10月3日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2014年(平成26年)3月24日に国際商標登録出願,第34類「Tobacco;smokers’ articles in the nature of accessories for electronic cigarettes like electronic cigarette cases,electronic cigarette tanks,electronic cigarette chargers,electronic cigarette charging cables,electronic cigarette coils or electronic cigarette adapters;matches;cigars;cigarettes;cigarette paper;smoking or vaping pipes;lighters for smokers;cigar boxes;or cases;cigarette boxes or case;ashtrays for smokers;electronic cigarettes.」及び第9類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成27年5月28日に登録査定,同年10月2日に設定登録されたものである。

第2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が,登録異議の申立ての理由として引用する登録第4322980号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,平成10年4月23日に登録出願され,第34類「接着剤付き縁部を有した紙巻きたばこ用の矩形紙」を指定商品として,同11年10月8日に設定登録され,その後,同21年10月13日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

第3 登録異議の申立ての理由

申立人は,本件商標は,その指定商品中,第34類「全指定商品」については,商標法第4条第1項第10号,同項第11号及び同項第15号に違反して登録されたものであるから,その登録は同法第43条の2第1号によって取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第16号証(枝番号を含む。)を提出した。

1 商標法第4条第1項第11号について

本件商標は,「Smokio」の欧文字を一連に横書きした構成からなる商標であるから,その構成文字全体から「スモーキオ」の称呼を生じる。

他方,引用商標は,「Smoking」と欧文字で表示した構成態様からなるから「スモーキング」の称呼を生じる。

そこで,本件商標と引用商標から生じる称呼の類否を検討すると,本件商標の称呼「スモーキオ」と引用商標の称呼「スモーキング」は,語頭から第4音までの「スモーキ」の音が共通する。そして,引用商標の語尾に位置する「ing」の文字は,英語の動詞に付加されて,その動詞の現在分詞を形成することは一般に知られているところであり,引用商標から生じる称呼の語尾の「ング」の音は消え入るように弱く発音されるものである。また,本件商標から生じる称呼の語尾の音「オ」も,語尾において消え入るように弱く発音されるものである。よって,本件商標から生じる称呼の語尾の「オ」の音及び,引用商標から生じる語尾の「ング」の音は,共に弱く発音されるから,需要者・取引者は,両称呼の語頭からの「スモーキ」の音が印象・記憶に残るものである。

そうすると,本件商標から生じる称呼及び引用商標から生じる称呼は,語頭からの「スモーキ」までの音が共通するものであり,当該音が需要者・取引者の印象・記憶に残るものであるから,本件商標及び引用商標を一気に称呼した場合には聞き間違えるおそれがあるものである。

よって,本件商標と引用商標とは,その称呼において類似するというべきである。

また,本件商標の第34類の指定商品は,「cigarette paper」(参考訳:紙巻たばこ用紙)を含むものである。

一方,引用商標の指定商品は,第34類の「接着剤付き縁部を有した紙巻きたばこ用の矩形紙」である。

そして,本件商標の指定商品中の「cigarette paper」は,引用商標の指定商品「接着剤付き縁部を有した紙巻きたばこ用の矩形紙」に類似する商品である(甲3)。

よって,本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは,類似する商品である。

以上より,本件商標と引用商標は,類似する商標であるとともに,本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは類似するから,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。

2 引用商標の周知・著名性について

(1)引用商標の使用開始時期,使用期間及び使用対象商品

申立人は,18世紀にスペインのカタルニア地方で紙巻たばこ用の巻紙の生産を開始し,1922年(大正11年)に紙巻たばこ用の巻紙に引用商標の使用を開始した(甲5の1,甲5の2)。これ以降,引用商標を付した紙巻たばこ用紙はスペインの市場で高い評価を受け,1931年(昭和6年)頃には同国の市場をけん引するようになり,また,1970〜1980年代には米国への輸出も大きく伸びるなど,現在に至るまで,引用商標は90年間以上にわたり継続して紙巻たばこ用紙等に使用されている(甲5の3ないし8)。そして,引用商標を付した紙巻たばこ用紙は,世界5大陸の90力国以上に輸出されている(甲4)。

我が国においては,2005年(平成17年)から現在に至るまで代理店等を介して日本各地の小売業者により,引用商標を付した紙巻たばこ用紙,紙巻たばこ用フィルター,紙巻たばこ用筒,たばこ紙巻き器等が販売されている(甲8ないし甲11)。

(2)引用商標の海外における商標登録と商標の使用

申立人は,世界中の90以上において国々において,商標「Smoking」の商標登録又は商標出願を,紙巻たばこ用紙等の国際分類第34類の商品について所有しており,これらは現在も有効に存続している(甲12)。

そして,引用商標は,世界各国で,紙巻たばこ用紙等について使用されている(甲4ないし甲6)。

また,申立人は,申立人のホームページ等においても引用商標を使用した広告宣伝を行っている(甲6)。

(3)引用商標の日本における使用及び販売シェア

申立人の代理店等は,日本における引用商標を使用した商品の販売促進のため,パンフレットの配布,ホームページによる広告等の広報活動に力を入れている(甲9ないし甲11)。

そして,引用商標を使用した商品の日本における販売シェアは,2014年(平成26年)では22%となっている(甲13)。

さらに,パソコンのインターネットで「手巻きタバコ Smoking」を日本語のホームページに限定して検索しても,引用商標を付した商品に関する記載が多数ヒットする(甲14)。

加えて,エイ出版社発行(審決注:「エイ」の文字は木偏に「世」のつくりからなる。)の雑誌「Lightning」の2015年5月号において,引用商標を付した紙巻たばこ用紙,紙巻たばこ用フィルター,たばこ紙巻き器等の商品が紹介されている(甲15)。

(4)小活

以上より,引用商標は,紙巻たばこ用紙等について,日本も含めた世界各国において使用されている商標であることは明らかであり,申立人の業務に係る商品,すなわち,紙巻たばこ用紙等を表示するものとして,需要者・取引者の間に広く認識されている商標である。

3 商標法第4条第1項第10号について

上記1と同様の理由により,本件商標と引用商標とは,その称呼において類似する。

本件商標の第34類の指定商品は,上記第1のとおりであり,他方,引用商標は,申立人の業務に係る商品,すなわち,紙巻たばこ用紙等を表示するものとして日本も含めた世界各国の需要者の間に広く認識されている商標である。

以上より,本件商標は,本件商標の優先権主張日(2013年(平成25年)10月3日)の時点並びに登録査定の時点において,引用商標に類似する商標であって,その商品に類似する商品について使用するものである。

よって,本件商標は,商標法第4条第1項第10号に該当する。

4 商標法第4条第1項第15号について

本件商標は,本件商標の優先権主張日である2013年(平成25年)10月3日の時点並びに登録査定の時点において,申立人の商標として広く一般に知られている引用商標と類似し,本件商標の指定商品は引用商標が使用されている商品と類似又は密接な関連性を有するものであるから,本件商標がその指定商品に使用された場合,商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

よって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。

5 結語

以上詳述したとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第10号,同項第11号又は同項第15号に該当することは明らかであるから,その登録は取り消されるべきである。

第4 当審の判断

1 商標法第4条第1項第11号について

(1)本件商標

本件商標は,「Smokio」の欧文字を横書きしてなるものであるから,その構成文字に相応して,「スモーキオ」の称呼を生じるものであって,全体として特定の観念を有しない商標というべきである。

(2)引用商標

引用商標は,別掲のとおりの構成よりなるところ,「Smoking」の文字を筆記体の籠字風に表してなるものと容易に理解できるものであって,「smoking」の語が「喫煙」の意味を有する英語として親しまれていることから,引用商標は,「スモーキング」の称呼及び「喫煙」の観念を生じるものである。

(3)本件商標と引用商標との対比

本件商標と引用商標は,それぞれ上記のとおり,その構成文字及び構成態様が明らかに相違するものであるから,これらを時と所を異にして離隔的に観察しても,外観上互いに紛れるおそれはない。

そして,本件商標から生じる「スモーキオ」の称呼と引用商標から生じる「スモーキング」の称呼とは,語尾において「オ」の音と「ング」の音の差異を有するものであって,両称呼が5音と6音という比較的短い音構成からなることをも踏まえれば,上記の差異が,称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず,それぞれを一連に称呼するときは,全体の語調,語感が相違し,十分に聴別できるものである。

本件商標は,特定の観念を有しないものであって,引用商標は,「喫煙」の観念を生じるものであるから,観念において類似するものとはいえない。

してみると,本件商標と引用商標は,その外観,称呼及び観念のいずれの点についても互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(4)小括

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。

2 商標法第4条第1項第10号及び同項第15号について

提出された証拠及び申立人の主張によれば,引用商標が商品「紙巻たばこ用紙,紙巻たばこ用フィルター,たばこ紙巻き器等」(以下「申立人使用商品」という。)に使用されている事実は認められる。しかしながら,「マーケットシェアに関するプレゼンテーション用資料 2015年3月17日」(甲13)には,我が国における2013年及び2014年の申立人の業務に係る「Smoking」と「Pure Hemp」の両商品を合算した販売シェアについて2013年が12%及び2014年が22%であることは掲載されているものの,引用商標のみの販売シェアを確認することはできないし,また,引用商標に係る申立人使用商品の売上高,販売額,宣伝広告費,宣伝地域等も明らかでないことから,引用商標は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,我が国における申立人使用商品ないし本件商標の指定商品の取引者,需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。

そして,本件商標と引用商標とは,上記1(3)のとおり,非類似の商標であって,別異の商標として認識されるものであり,しかも,引用商標を構成する「Smoking」の文字は,「喫煙」を意味する語であって,引用商標の指定商品との関係では,その独創性も高いものではない。

そうすると,本件商標は,その指定商品と申立人使用商品とが関連性を有するとしても,本件商標を,その指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者が,引用商標を連想,想起するようなことはないというべきであり,該商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく,その出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第10号及び同項第15号に該当しない。

3 むすび

以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第10号,同項第11号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録を維持すべきものである。

よって,結論のとおり決定する。