結合商標の類否

第1 本件商標

本件登録第5844157号商標(以下「本件商標」という。)は、「Smiley Smile」の欧文字を標準文字により表してなり、平成27年8月5日に登録出願、第18類、第25類及び第35類に属する別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同28年4月6日に登録査定、同月22日に設定登録されたものである。

第2 引用商標

請求人が、本件商標の登録無効の理由として引用する登録商標は、以下の4件であり、いずれも現在、有効に存続しているものである。

1 登録第5427900商標(以下「引用商標1」という。)は、「SMILEY」の欧文字を横書きした構成からなり、平成22年5月18日に登録出願、第14類「貴金属,キーホルダー,宝石箱」、第18類「携帯用化粧道具入れ,皮革」、第21類「はし,はし箱,貯金箱(金属製のものを除く。),化粧用具」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第26類「針類,テープ,リボン,編み棒,裁縫箱,針刺し,針箱,衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,ワッペン,頭飾品,ボタン類」及び第28類「運動用具」を指定商品として、同23年7月29日に設定登録されたものである。

2 登録第5432538号商標(以下「引用商標2」という。)は、「SMILEY」の欧文字を横書きした構成からなり、平成23年3月1日に登録出願、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,紙製包装用容器,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙類,文房具類,印刷物,写真,写真立て」を指定商品として、同23年8月19日に設定登録されたものである。

3 登録第4404756号商標(以下「引用商標3」という。)は、「SMILEY」の欧文字を横書きした構成からなり、平成11年1月12日に登録出願、第18類「原革,原皮,なめし革,毛皮,かばん類,袋物,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」を指定商品として、同12年8月4日に設定登録されたものであり、その後、平成22年9月7日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

4 登録第5972614号商標(以下「引用商標4」という。)は、「SMILEY」の欧文字を横書きした構成からなり、平成29年2月24日に登録出願、第27類「洗い場用マット,畳類,人工芝,敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),体操用マット,壁紙」を指定商品として、同29年8月18日に設定登録されたものである。

なお、上記引用商標1ないし引用商標4をまとめていう場合は、「引用商標」という。

第3 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第7号証(枝番を含む。)及び資料第1号ないし資料第9号(枝番を含む。)を提出した。

1 商標法第4条第1項第11号に違反している

本件商標は、他人(請求人)の登録商標又はこれに類似する商標である。

本件商標を分析すると「Smile」は日本では日常でよく使う「一般用語」である。

それに対して「Smily」(審決注:「Smily」は、「Smiley」の誤りと思われる。以下同じ。)は一見、修飾語の様にも思えるが、英米では殆ど使われていない。

そして、日本で発行されている「英和辞典」(1)三省堂の「新クラウン英和辞典」(2)小学館の「カタカナ語辞典」等も調べたがその殆どに表記や解説が無い(甲1)。

「日本語辞典」を見ても(1)岩波書店の「広辞苑」(2)三省堂の「辞林21」(3)小学館の「大辞泉」を見ても同じように表記や解説が無い(甲2)。

よって、本件商標の「Smily Smile」はあくまで「Smily」が主体であると考えられる。

そうであれば、請求人の「Smily」登録商標と類似であり「類似群コード」が一致するので、登録すべきではない。

本件商標「Smiley Smile」と「Smily」は同一又は類似の「登録商標」である。

2 商標出願において「不正な資料」を提出している

本件商標は平成27年12月9日に「拒絶理由通知書」を受け、その内容は「小売り業務のいずれにも使用しているか、又は将来使用する事について疑義があると言わざるを得ない」と指摘されていた。

それに対して被請求人は、意見書で「商標の使用を開始する意思」及び「事業計画書」を提出している(甲5)。

内容を検討すると、まるで本件商標の登録を得る為の「商標の使用...」や「事業計画書」を「弁理士」等が作った、見せかけの作文に思える。

それを完全に行うとすれば「イオン」や「イトーヨーカ堂」等の大きな小売店や大手ホームセンターにしか出来ない計画としか思えない。

その説明文の中に「平成28年4月頃」には「商標の使用を開始する」と明言しているが、その事実も確認出来ない。

3 商標法第4条第1項第19号に違反している

日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標である。

出願人は、1963年末に米国マサチューセッツ州ウスター市で「スマイリー・フェイス」(略称スマイル)を創作・著作した「ハーベイ・ボール」の死後、彼の遺志を尊重し、彼の息子でマサチューセッツ州弁護士である「チャールズ・ボール」を会長として設立された「ハーベイ・ボール・ワールド・スマイル財団」の「知的財産権」(著作権・登録商標権)等管理運営するために財団によって設立された「日本法人」である。

上記財団は「スマイルを世界平和の礎にする」という目的で活動を行っている。

その大きなイベントとして、毎年10月の第1金曜日に行われる「ワールド・スマイル・デイ」は19回(19年間)継続しており、全世界に発信され、1億人の支持者がいる。

この活動には全世界の「著名人」が賛同、協力している。

そのための「財団設立費用」、「財団運営費」や上記「イベント費用」の全てを、出願人関連の「ジャス・インターナショナル株式会社」等の協力を基に日本での「スマイル商品化事業」を行いその収益を当てている。

請求人はそれらの事業を日本で問題無く遂行する為に、計900件の「スマイル登録商標」を所有している(甲6)。

そのため、上記活動を推進するあらゆる商品の製造、販売を計画している。

しかも請求人は20年以上の日本での大変な時間と労力、そして数億円の投資によって日本で優れた「スマイル」のイメージを作ってきた。

その様な結果、現在は日本では小学生からお年寄りまで「スマイル」を知らない人はいない程有名になっている。

その上、若い世代からは「ニコちゃん」、「ニコ」と愛称され、絶対的人気を得ている。

しかし、請求人等の優れたイメージに便乗して、その実績を利用しようとする日本人の登場が後を絶たないのが現状である。被請求人は、それらの人物(企業)であると推測できる。

請求人においては上記、商品化事業についても過去から考えるとして延べ500社、現在100社参加し、それぞれが使用料の名目で費用の負担をしてもらい、上記スマイルの優れたイメージの維持を行っている。

第4 被請求人の答弁

被請求人は、請求人の主張に対し何ら答弁していない。

第5 当審の判断

1 商標法第4条第1項第11号該当性について

(1)本件商標と引用商標との類否

ア 本件商標

本件商標は、前記第1のとおり、「Smiley Smile」の文字からなるところ、「Smiley」の文字と「Smile」の文字との間には1文字分程の間隔があり、「Smiley」と「Smile」の2語をもって構成されているものと容易に認識されるものである。

そして、「Smile」の語は、「スマイル」と称呼され、「微笑、ほほえみ」等の意味を有する語として広く知られているものといえるのに対し、「Smiley」の語は、「ほほえんだ、にこにこした」を意味する英語であるものの、我が国における使用度は、「Smile」に比して低いことからすれば、自ずと両語間には親しみ易さという点において軽重の差があるというべきである。

また、両語を結合してなる「Smiley Smile」の文字が、親しまれた既成の観念を有する一連の成語を表したものともいえない。

そうとすれば、本件商標を視覚上及び意味上においてこれらを常に一体不可分のものとして把握しなければならないとする特段の事情はなく、それぞれが独立して自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たすものといえるから、本件商標全体から生ずる称呼及び観念のほかに、語頭部にあって強く印象付けられる「Smiley」の文字部分のみを捉えて、商品及び役務の取引に当たる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

したがって、本件商標は、構成する文字全体を称呼した場合の「スマイリースマイル」の称呼のほか、「Smiley」の文字部分より、単に「スマイリー」の称呼をも生ずるものであって、「ほほえんだ、にこにこした」程の観念をもって取引に当たることも少なくないとみるのが相当である。

イ 引用商標

引用商標1ないし3は、前記第2のとおり、いずれも、「SMILEY」の欧文字よりなるところ、その構成文字に相応し、「スマイリー」の称呼及び「ほほえんだ、にこにこした」程の観念を生じるものである。

なお、引用商標4については、前記第2の(4)のとおり、本件商標の登録出願の日より後の商標登録出願に係る登録商標であることは明らかであり、本件商標の登録出願の日前の商標登録出願であるということはできないから、両商標の類否について検討するまでもなく、本件商標は、引用商標4との関係では、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。

(2)本件商標と引用商標1ないし3との比較

本件商標と引用商標1ないし3(以下、まとめていうときは、「引用各商標」という。)とを比較するに、本件商標の構成中前半部の「Smiley」の文字と引用各商標の「SMILEY」の文字は、大文字と小文字の違いはあるものの、その綴りが同じであり、外観上、極めて近似した印象を与えるものである。

また、そこから生ずる「スマイリー」の称呼及び「ほほえんだ、にこにこした」の観念は同一であることから、両商標は、相紛れるおそれのある類似の商標であるというべきである。

(3)商品及び役務の類否について

本件商標の指定商品及び指定役務中、第18類「かばん類,袋物,リュックサック,携帯用化粧道具入れ,リュックサックカバー,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第35類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ロープの小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と、引用商標1の指定商品中、第14類「キーホルダー」、第18類「携帯用化粧道具入れ,皮革」、第21類「はし,はし箱,化粧用具」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第26類「針類,衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,ワッペン,頭飾品,ボタン類」、第28類「運動用具」、引用商標2の指定商品中、第16類「紙類,文房具類,印刷物」及び引用商標3の指定商品中、第18類「かばん類,袋物,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」は、同一又は類似の商品及び役務であるといえるものである。

(4)小活

以上からすると、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第18類「かばん類,袋物,リュックサック,携帯用化粧道具入れ,リュックサックカバー,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第35類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ロープの小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」については、商標法第4条第1項第11号に該当し、その余の指定商品及び指定役務については、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

2 商標法第4条第1項第19号該当性について

(1)引用する商標の周知性について

請求人が、商標法第4条第1項第19号に該当するとして引用する商標(甲6)の中には、「円輪郭内の上部に目と思しき小さい黒塗りの縦長楕円形を2つ並べ、その下に口と思しき両端上がりの弧線を描いてなる図形商標」(以下「引用図形商標」という。)が含まれており、請求人が提出した証拠によれば、引用図形商標は、1963年に米国人のハーベイ・ボール氏により創作、「スマイリーフェイス」(資料第9号の1)、「スマイルマーク」(資料第9号の14)として紹介され、我が国においては「スマイルマーク」として世間一般に広く知られているものと認められ、引用図形商標がデザインされたバッヂやTシャツを「スマイルバッヂ」(資料第7号の1)、「スマイルT」、「スマイルTシャツ」(資料第6号)等と称していることからすれば、「スマイル」の略称をもって知られているといい得るものである。

(2)本件商標と引用図形商標との類否について

上記(1)のとおり、請求人に係る「スマイルマーク」(引用図形商標)は、我が国においても周知であり、「スマイル」の略称をもって需要者間に広く知られているといい得るものであるから、引用図形商標からは、「スマイル」の称呼及び「微笑、ほほえみ」という語義とともに「スマイルマーク」の観念を生ずるものである。

一方、本件商標は、前記第1のとおり、「Smiley」と「Smile」の2語から構成されている「Smiley Smile」の文字からなるものであり、その構成中に、周知である引用図形商標の略称「スマイル」に通じる「Smile」の文字を有するものであるから、本件商標に接する取引者、需要者は、「Smile」の文字部分に着目して、本件商標を認識することも決して少なくないといえる。

そうすると、本件商標からは、その構成中の「Smile」の文字部分に相応して、「スマイル」の称呼並びに「微笑、ほほえみ」及び「スマイルマーク」の観念を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用図形商標とは、「スマイル」の称呼及び「微笑、ほほえみ、スマイルマーク」の観念において、共通するものであるから、類似する商標といい得るものである。

(3)不正の目的の存在について

引用商標は、請求人が、該図形を創作した「ハーベイ・ボール氏」の遺志を引き継いで、その事業として永年使用してきた結果、広く知られるに至ったものであって、本件商標は、これと類似するものであり、また、引用図形商標は、「スマイリーフェイス」、「スマイルマーク」として紹介されて広く知られていることからすれば、本件商標は、「スマイリーフェイス」の「スマイリー」と、「スマイルマーク」の「スマイル」を組み合わせて、欧文字表記したものともいい得るものである。

してみれば、本件商標は、引用図形商標と類似する商標であり、引用図形商標の名声、周知性に便乗して、不正の利益を得る目的をもって使用するものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。

3 請求人のその他の主張について

請求人は、前記第3の2において「不正な資料」を提出している旨主張しているが、その違法適用条文を明らかにしていない。

また、請求人は、その主張の証拠として、甲第5号証の1及び甲第5号証の2を提出し、当該書面は、本件商標の登録を得るために作った見せかけの作文である旨、また、その書面中において、「平成28年4月頃には商標の使用開始すると明言しているが、その事実も確認できない」旨主張しており、これは本件商標の商標法第3条第1項柱書違反をいうものと解される。

しかし、商標法第3条第1項柱書に該当するという無効事由が存在するか否かの判断基準時は、商標の登録査定時であり、商標法第3条第1項柱書にいう「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする」とは、自己の業務に係る商品又は役務について、現に使用している場合に限らず、将来使用する意思を有する場合も含むと解される。

そして、被請求人は、本件商標に関し、近い将来において使用する意思があることを明らかにするために、「商標の使用を開始する意思」及び「事業計画書」を提出していることが認められる。

そうすると、被請求人が本件商標の登録査定時において、本件商標の指定役務に係る業務を行っていないとしても、将来使用する意思があることを否定することはできないものというべきであり、かつ、請求人の主張を認めるに足る証拠を見いだすこともできない。

してみれば、本件商標は、その登録査定時において、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していないとはいえない。

したがって、請求人の上記主張は採用できない。

4 まとめ

以上のとおり、本件商標は、前記1のとおり、その指定商品及び指定役務中、第18類「かばん類,袋物,リュックサック,携帯用化粧道具入れ,リュックサックカバー,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第35類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ロープの小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について、商標法第4条第1項第11号に該当し、かつ、本件商標は、前記2のとおり、商標法第4条第1項第19号に該当するものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効にすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。