立体商標の識別力と機能性

第1 本願商標

本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第19類「コンクリート製杭」を指定商品として,平成27年11月11日に立体商標として登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「一般的に,商品の形状は,本来それ自体の持つ機能を効果的に発揮,或いは,商品の形状の持つ美感を追求する等の目的で選択されるものであり,第一義的には,自他商品識別標識として採択使用されるものではない。そして,商品の形状に特徴的な変更や装飾等が施されていても,それは,商品の機能,又は,美感をより発揮させるために施されたにすぎないものである。そうとすれば,商品の機能又は美感とは関係のない特異な形状である場合はともかくとして,本願商標のように商品の形状と認識されるものからなる商標については,特段の事情のある場合を除いて自他商品識別機能を有しないものと言わなければならない。してみれば,本願商標の3箇所の節部(突起)の部分は,摩擦力を増すためのものと把握,理解されるにすぎず,結局,本願商標は,商品の品質(機能)を発揮する目的で採択された商品の形状を表す一形態であって,格別特異とは認め難い立体的形状と言わなければならない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ通知書について

本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて,職権に基づく証拠調べを実施した結果,別掲2の事実を発見したので,請求人に対し,平成30年3月30日付けで証拠調べの結果を通知し,相当の期間を指定して,意見を述べる機会を与えた。

第4 証拠調べ通知書に対する請求人の回答の要点

今回の証拠調べ通知書において挙げられている各種ウェブサイトに掲載されている杭の形状は,本願商標に係るコンクリート杭の立体的形状とは明らかに異なるものである。よって,本願に表されたコンクリート杭の立体的形状はこれらとは異なる特異な形状を備えるものであるといえるので,その取引者・需要者はこれらを別異のものとして識別することは十分に可能である。

第5 当審の判断

1 商標法第3条第1項第3号について

(1)立体商標における商品等の立体的形状について

一般に,商品の形状は,多くの場合,商品に期待される機能をより効果的に発揮させたり,商品の美感をより優れたものとするなどの目的で選択されるものであって,商品の出所を表示し,自他商品を識別する標識として用いられるものは少ないといえる。このように,商品の製造者,供給者の観点からすれば,商品の形状は,多くの場合,それ自体において出所表示機能ないし自他商品識別機能を有するもの,すなわち,商標としての機能を有するものとして採用するものではないといえる。また,商品の形状を見る需要者の観点からしても,商品の形状は,文字,図形,記号等により平面的に表示される標章とは異なり,商品の機能や美感を際立たせるために選択されたものと認識し,出所表示識別のために選択されたものとは認識しない場合が多いといえる。

そうすると,商品の形状は,多くの場合に,商品の機能又は美感に資することを目的として採用されるものであり,客観的に見て,そのような目的のために採用されたと認められる形状は,特段の事情のない限り,商品の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標として,商標法第3条第1項第3号に該当すると解するのが相当である。

また,商品の具体的形状は,商品の機能又は美感に資することを目的として採用されるが,一方で,当該商品の用途,性質等に基づく制約の下で,通常は,ある程度の選択の幅があるといえる。しかし,同種の商品について,機能又は美感上の理由による形状の選択と予測し得る範囲のものであれば,当該形状が特徴を有していたとしても,商品の機能又は美感に資することを目的とする形状として,商標法第3条第1項第3号に該当するものというべきである。その理由は,商品の機能又は美感に資することを目的とする形状は,同種の商品に関与する者が当該形状を使用することを欲するものであるから,先に商標出願したことのみを理由として当該形状を特定の者に独占させることは,公益上の観点から必ずしも適切でないことにある。

さらに,商品に,需要者において予測し得ないような斬新な形状が用いられた場合であっても,当該形状が専ら商品の機能向上の観点から選択されたものであるときには,商標法第4条第1項第18号の趣旨を勘案すれば,同法第3条第1項第3号に該当するというべきである。その理由として,商品が同種の商品に見られない独特の形状を有する場合に,商品の機能の観点からは発明ないし考案として,商品の美感の観点からは意匠として,それぞれ特許法・実用新案法ないし意匠法の定める要件を備えれば,その限りにおいて独占権が付与されることがあり得るが,これらの法の保護の対象になり得る形状について,商標権によって保護を与えることは,商標権は存続期間の更新を繰り返すことにより半永久的に保有することができる点を踏まえると,特許法,意匠法等による権利の存続期間を超えて半永久的に特定の者に独占権を認める結果を生じさせることになり,自由競争の不当な制限に当たり公益に反することが挙げられる。

(知的財産高等裁判所 平成18年(行ケ)第10555号判決,平成19年(行ケ)第10215号判決,平成22年(行ケ)第10253号判決)

(2)商標法第3条第1項第3号該当性について

本願商標は,別掲1のとおり,下部に3箇所の節部を設け,上から2番目の節部より下部は,上から2番目の節部より上部よりも若干細くした円柱状であって,各節部はそれぞれ若干形状が異なる立体的形状からなる立体商標である。

そして,本願商標の指定商品を取り扱う業界においては,当審における証拠調べ通知において示した例のように,節部を有する円柱の立体形状をした商品が存在しており,その中には,別掲2(9)のように軸径の太さに応じて節部の大きさも変更した商品も存在する。さらに,平成28年7月15日付け提出の刊行物提出書において,「ジャパンパイル株式会社」及び「株式会社アオモリパイル」が本願商標と実質的に同一と認められる立体的形状のコンクリート製杭を製造・販売していることが確認できる。

これらからは,杭の形状が,全面にわたって節が付されているもの,下部にのみに節が付されているもの,上下で軸の太さを変えているものなど様々なものがあり,杭を複数組み合わせて使用しており,杭を使用する建物等の設計等に応じて,節付きの杭の配置位置を変更したり,軸の太さが異なる杭を組み合わせて使用したりしていることがうかがえる。

そうすると,請求人が,本願商標の立体的形状の特徴として挙げている「三箇所の節は,それぞれ形状が異なっていること。」,「杭の下端から二個目の節までの軸の径と,それより上部の軸の径が異なり,前者が後者に比較して細くなっていること。」,「三箇所の節の位置が,軸の径が変化する境界部分に1か所,その上部と下部にそれぞれ1か所ずつであること。」,「主に下杭として使用される先端の軸径が細くなったものであること。」及び「杭の上端から下端の全面に等間隔に節が配置されるのではなく,下端寄りに等間隔に三箇所のみ節を有すること。」の各点は,それぞれ格別に特異なものとは認められず,本願商標の指定商品の取り扱う業界においては,需要者をして,その商品の機能又は美感上の理由による形状又は装飾等と予想し得る範囲のものであるというべきであるから,本願商標の立体的形状は,商品の機能又は美感に資する目的のために採用されたものと認められるものである。

してみれば,本願商標の立体的形状を本願の指定商品について使用しても,これに接する需要者は,通常採用され得る商品の一類型であると認識するにとどまり,その立体的形状について,商品の出所を表示するものとして又は自他商品を識別するための標識として認識することはないというべきである。

したがって,本願商標は,商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであり,商標法第3条第1項第3号に該当する。

2 商標法第3条第2項について

(1)使用による自他商品識別力の獲得

商標法第3条第2項の規定によれば,同条第1項第3号に該当する商標であっても,使用をされた結果,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては,同項の規定にかかわらず,商標登録を受けることができるところ,ある標章が同項の規定に該当するかは,出願に係る商標と外観において同一とみられる標章が指定商品又は指定役務とされる商品又は役務に使用されたことを前提として,その使用開始時期,使用期間,使用地域,使用態様,当該商品の販売数量又は売上高等,当該商品又はこれに類似した商品又は役務に関する当該標章に類似した他の標章の存否などの事情を総合考慮して判断されるべきである。

(知的財産高等裁判所 平成24年(行ケ)第10285号判決。)

また,商標法第3条第2項が,同条第1項第3号等所定の商標であっても,使用をされた結果,需要者が何人かの業務に係る商品(役務)であることを認識することができるものについては,商標登録を受けることができるとする趣旨は,特定人が,当該商標を,その者の業務に係る商品(役務)の自他識別標識として,永年の間,他人に使用されることなく,独占的排他的に継続使用した実績を有する場合には,当該商品(役務)に係る取引界においては,事実上,当該商標の当該特定人による独占的使用が事実上容認されているといえるものである。

(知的財産高等裁判所 平成18年(行ケ)10450号判決。)

(2)本願商標が商標法第3条第2項に規定する要件を具備するか否かについて

請求人は,「本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するとの認定であったとしても,第3条第2項に該当するために,登録を受けられると考えている。」旨主張し,証拠として,甲第3号証ないし甲5号証,甲第12号証ないし甲第26号証,甲第28号証ないし甲第39号証及び甲第42号証ないし甲第44号証を提出している。

そこで,上記(1)で述べた観点を踏まえ,請求人の主張,同人が提出した証拠及び平成28年7月15日付け提出の刊行物提出書の内容に照らし,本願商標が,使用された結果,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至っているか否かについて,以下検討する。

ア 請求人は,平成28年7月6日付け上申書において,本願商標の立体的形状と実質的に同一と認められる立体的形状のコンクリート製杭(以下,「本願コンクリート製杭」ということがある。)を約15年前より生産している旨述べているところ,本願コンクリート製杭を表示し該杭を使用した工法が平成24年及び平成26年〜平成28年に発行された業界雑誌の広告に掲載されている(甲29〜甲35,甲37,甲39)。

また,本願コンクリート製杭が平成26年及び平成27年に作成されたカタログに掲載されている(甲3〜甲5)。

イ 「コンクリートパイル及び高支持力対応杭会社別出荷量」(甲12)には,平成25年度は,44社合計で3,104,308トン(内,1,955,939トンが高支持力対応杭)出荷し,その内請求人が出荷したのは757,701トン(内,601,398トンが高支持力対応杭)であり,24.4パーセント(高支持力対応杭は30.7パーセント)のシェアであることが記載されている。

ウ 一般社団法人コンクリートポール・パイル協会が作成したとする「コンクリートパイル及び高支持力対応杭 会社別生産・出荷・在庫」(甲13〜甲19及び甲42−1)には,請求人は平成19年度〜平成25年度の間に多いとき(平成19年度)には,891,824トン生産し,862,732トン出荷したことが記載されている。

エ 「高支持力対応杭 会社別生産・出荷・在庫」(甲42−2)には,28社合計で2,025,302トン出荷し,その内請求人が出荷したのは607,835トンであることが,「コンクリートパイル 会社別生産・出荷・在庫」(甲42−3)によれば,平成29年度は,39社合計で720,107トン出荷し,その内請求人が出荷したのは111,477トンであることが記載されている。

オ 「コンクリートパイル及び高支持力対抗杭(会社別出荷量)」(甲43)には,平成29年度は,39社合計で2,745,409トン出荷し,その内請求人は719,312トン出荷しており,シェアは26.2パーセントであることが記載されている。また,そのうち高支持力対抗杭は,39社合計で2,025,302トン出荷し,その内請求人は607,835トン出荷していることが記載されている。

カ 「平成19年度以降のコンクリートパイルに係る業界順位」(甲44)には,平成19年〜平成30年の各3月期の「コンクリートパイルに係る業界」の上位10社の数量と市場占有率が記載されており,請求人は一番数量が多いとき(平成19年3月)は916,760トン,一番市場占有率が高いとき(平成28年3月期)は27.0パーセントであったことが記載されている。

キ 請求人が本願商標の指定商品についての実際の取引者,需要者における意識を確認したとして提出している,「証明書」(甲20〜甲25)には,証明者が,「1.下記立体商標に表されたコンクリート製杭(節付杭)は,その特徴的な形状から,他のコンクリート製杭(節杭)とは異なるものとして,当社において識別が可能であること」及び「2.下記立体商標を見れば,三谷セキサン株式会社の取り扱いに係るコンクリート製杭(節付杭)であると,認識できること」に,同意し署名,捺印している。

ク 平成28年7月15日付け提出の刊行物提出書として提出された「ジャパンパイル株式会社 製品カタログ プレストレスト高強度コンクリート節杭(拡頭中間径タイプ)」及び「株式会社アオモリパイル 工法カタログ SUPERニーディング (BF.S 105)」には,本願商標と実質的に同一と認められる立体的形状のコンクリート杭が,ジャパンパイル株式会社又は株式会社アオモリパイルが製造,販売する商品として掲載されている。

ケ 判断

上記ウによれば,本願コンクリート製杭の生産時期について,具体的な証拠の提出はないが,遅くとも平成24年には,本願コンクリート製杭を用いた工法についての広告がなされ,パンフレットが頒布されていたことが認められる。

しかしながら,該広告が掲載された雑誌の販売部数及び本願コンクリート製杭が掲載されたパンフレットの頒布された期間,範囲,数量等は,不明である。

また,上記ウないしカによれば,請求人の業務に係る高支持力対応杭の出荷量及びシェアを確認することはできるが,上記ウないしカに係る証拠自体には,どこにも出展の記載がなく,各証拠は誰がどのように調査,確認等して作成したものであるのか不明であることから,これら証拠の証明内容の信用性が低いといわざるを得ない。仮に,これら証拠から,審判請求人が業界におけるトップメーカーであることが把握できるとしても,本願コンクリート製杭の販売数量又販売シェア等の具体的な数値については,これを証明するような証拠の提出もなく不明であるから,本願コンクリート製杭が,どの程度の需要者,取引者の目に触れたのかについても不明である。

そして,上記キの証明書は,予め記載された定型文書に東京都の事業者等が証明日を書き加えた上で,記名押印等をしたものであって,その証明内容の信用性は高いとはいいがたいものであるし,わずか6通しか存在しないことに加え,署名者の所在は東京都のみであることから,これら証明書をもって,本願商標が全国的に周知・著名性なものとなり,自他商品の識別力を獲得したと認めることはできない。

また,上記クによれば,「ジャパンパイル株式会社 製品カタログ プレストレスト高強度コンクリート節杭(拡頭中間径タイプ)」及び「株式会社アオモリパイル 工法カタログ SUPERニーディング (BF.S 105)」によれば,本願商標と実質的に同一と認められる立体的形状の他人の商品が存在していることが確認できる。

以上の事実を総合的に考慮すると,請求人が提出しているこれらの証拠によっては,本願商標の立体的形状は,請求人の商標として広く知られて,需要者が出願人の業務に係る商品であることを認識できるに至っていると認めることはできない。

(3)小活

以上からすると,本願商標は,使用をされた結果,出願人の業務に係る商品であることを認識させる商標として,需要者において広く認識されているとはいい難いものであるから,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる商標としての識別力を獲得するに至っているとはいえない。

したがって,本願商標は,商標法第3条第2項の要件を具備しない。

3 請求人の主張について

(1)請求人は,「本願コンクリート製杭は,その形状の特殊性から,これに接する需要者,取引者は,請求人の製造に係るコンクリート杭であると認識し,他社のコンクリート杭とは明確に区別ができているから,自他商品の識別機能を有する。」また,「高支持力を確保するための手段が複数存在しており,高支持力を確保する為に,審判請求人の使用している杭の形状と同形状の杭を使用する必然性が無いことからすれば,当該コンクリート杭の形状は単なる選択物にすぎず,当該杭の立体的形状を表した本願商標が,商標法第3条第1項第3号の適用理由として挙げられる『取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するもの』や,『特定人によるその独占使用を公益上適当としない』といった類の物でないことは明らかである。」旨を主張している。

しかしながら,上記1(2)のとおり,本願商標の立体的形状は,本願商標の指定商品の取り扱う業界においては,需要者をして,その商品の機能又は美感上の理由による形状の変更又は装飾等と予想し得る範囲のものであるというべきであって,商品の機能又は美感に資する目的のために採用されたものと認められるものである。

してみれば,本願商標の立体的形状を本願の指定商品について使用しても,これに接する需要者は,通常採用され得る商品の一類型であると認識するにとどまり,その立体的形状について,商品の出所を表示するものとして又は自他商品を識別するための標識として認識することはないというべきである。

そうすると,本願コンクリート製杭が,他社の製造に係るコンクリート製杭と形状が異なること及び,同業他社が,本願コンクリート製杭を使用する必然性がないことをもって,本願商標に自他商品の識別機能が生ずるということはない。

(2)請求人は,同人の提出した「証明書」(甲20〜甲25)について,「証明者はいわゆるスーパーゼネコンと呼ばれる大手建設会社の技術部門の部長,建築専門雑誌『日経アーキテクチュア』の設計事務所ランキング設計事務所ランキング(甲26)に掲載される,大手設計事務所の執行役員・設計室長・構造部長の方々である」旨述べ,「『証明書』の数が少なく,所在が東京都のみの証明者であるとしても,これらの『証明書』によって,本願商標の指定商品を取り扱う業界においては,本願商標が全国的に周知・著名なものとなっていることが,請求人の思い込みではなく,第三者も証明している」旨を主張している。

しかしながら,これは,請求人の独自の主張であって,何ら根拠となるような証拠が示されていないものであるから,採用することはできない。

(3)請求人は,平成28年7月15日付け提出の刊行物提出書として提出された書証にある,本願コンクリート製杭と実質的に同一と認められる他人の商品について,「請求人がその製造及び工法の使用を許諾し,それに基づいて同型の杭の製造・施工等をしているものであって,他人による使用にはあたらない。」旨を主張している。

しかしながら,これら使用例には,請求人の商標である等,請求人との関係については記載されておらず,これら使用の態様からすれば,これら商品は,それぞれの企業が製造,販売していると認識されるものであると判断するのが相当である。

また,そもそも,請求人の述べている許諾が存在するとしても,許諾の対象は「製造及び工法の使用を許諾」しているのであって,これら使用例が他人の使用例と認められるかどうかとは別問題であり,その判断を左右するものではない。

よって,請求人の主張は,いずれも採用することができない。

4 まとめ

以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するものであって,かつ,同法第3条第2項の要件を具備するものではないから,これを登録することはできない。

よって,結論のとおり審決する。