商標の著名性と混同のおそれ

第1 本件商標

本件登録第5906124号商標(以下「本件商標」という。)は、「EVE」の文字を横書きしてなり、2015年(平成27年)11月11日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成28年5月11日に登録出願、第5類「栄養補助食品」を指定商品として、同年11月22日に登録査定、同年12月16日に設定登録されたものである。

第2 引用商標

請求人が、本件商標の登録の無効の理由において、本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして引用する商標は、以下の登録商標(以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。)であって、いずれも現に有効に存続しているものである。

1 登録第1598640号商標(以下「引用商標1」という。)

商標の構成:「イブ」「EVE」の2段書き

登録出願日:昭和55年8月4日

設定登録日:昭和58年6月30日

指定商品 :第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」並びに第1類及び第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

2 登録第3065022号商標(以下「引用商標2」という。)

商標の構成:「イブ」

登録出願日:平成4年12月4日

設定登録日:平成7年7月31日

指定商品 :第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラ―ト,ガ―ゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」

3 登録第3065023号商標(以下「引用商標3」という。)

商標の構成:「EVE」

登録出願日:平成4年12月4日

設定登録日:平成7年7月31日

指定商品 :第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラ―ト,ガ―ゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」

第3 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第53号証を提出した。

1 請求の理由

本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に該当し、同法第46条第1項により、無効とすべきである。

2 具体的な理由

(1)引用商標が著名商標であることについて

ア 引用商標は、以下に述べるように、請求人の業務に係る商品である「鎮痛・解熱剤」、「総合感冒薬」について、我が国の取引者、需要者に広く認識されている著名商標である。

イ 引用商標の使用について

(ア)引用商標は、「鎮痛・解熱剤」について使用され、昭和60年12月に販売開始(甲9、甲10)されたものであるが、請求人の現在のホームページ(甲46)にも掲載されているように、これらの商品は、いろいろなシリーズ商品を増やしながら、現在まで32年にわたり継続して販売されているロングセラー商品である。

その使用形態は、いずれのシリーズ商品にも、その商品のパッケージに「EVE」の欧文字のみを非常に大きく独立して目立つように示すことを特徴としているものである。また、「EVE」の欧文字の振り仮名である「イブ」の片仮名表記も、製品名として、また商品のパッケージや広告宜伝等において、同時に使用されてきた(甲9〜甲16、甲20〜甲46)。

これらのことから、「鎮痛・解熱剤」について、単に「EVE」、「イブ」といえば、請求人の商品を指すものとして今日では認識されている。

(イ)請求人は、平成4年度からは、登録商標「エスタックイブ/S.TAC EVE」(甲17)を使用した「総合感冒薬」も販売しているが、当初は、商品パッケージにおいて、特に「イブ」の文字を大きく強調して表示した(甲18、甲19)。上記商品も、シリーズ商品を増やしながら、現在まで25年にわたり継続して販売されているロングセラー商品であり、「総合感冒薬」について、単に「EVE」、「イブ」といえば、請求人の商品を指すものとして今日では認識されている。

ウ 引用商標を使用した商品の宣伝広告活動について

請求人は、引用商標を使用した「鎮痛・解熱剤」の販売を開始した直後である昭和61年1月より、テレビ、新聞、雑誌等で大々的に宣伝広告を開始した。

例えば、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、日本経済新聞といった主要新聞において、当該商品の広告を掲載した(甲13〜甲16)。

以後、様々な媒体による宣伝広告を現在まで継続して行ってきた(甲9〜甲16、甲20〜甲46)。その宣伝広告の方法としては、特に人が多く集まる場所における広告も大々的に展開しており、例えば、2014年には、電車の中の広告、駅構内のポスター、大学におけるキャンパスボード、繁華街における街頭ビジョン等において宣伝広告を行った(甲20)。

また、テレビのCMとそれに関連する広告も継続して展開しており、例えば、2013年11月からは、タレントを起用したCMを全国でオンエアするとともに、世界的に活躍する写真家とタッグを組んだグラフィック広告を制作し、全国の主要都市の駅で掲出した。また、前記タレントがプロデュースした限定パッケージの商品も2016年には展開した(甲21〜甲24)。

そして、2015年9月からは、女優Aを起用したテレビのCMを全国でオンエアし(甲25〜甲27)、2016年4月からは、女優Bを起用したテレビのCMを全国でオンエアすると共に、パンフレット等の広告にも起用した(甲28、甲29、甲31、甲33)。

エ 引用商標を使用した商品の宣伝広告費用について

請求人が、引用商標を使用した「鎮痛・解熱剤」の宣伝広告費用は、販売開始の年初度である昭和61年だけでも6億7900万円に上っている。

そして、平成7年までの10年間は、30億5200万円であり、平成8年及び平成9年の2年間でも4億円に上っており(甲38)、その後も、平成10年度から平成15年度までに5億円を超えている(甲39)。

このように、引用商標を使用した「鎮痛・解熱剤」の販売開始以来の宣伝広告費は、数十億円の規模であり、現在まで引用商標の取引者、需要者への浸透を図ってきた。

オ 引用商標を使用した商品の販売実績について

引用商標を使用した商品は、上記請求人による宣伝広告等の営業活動と商品が優れていることにより、需要者に好評を得た人気商品となっている。

2003年度においては、店頭向医薬品市場の「鎮痛・解熱剤」の販売において第4位にランクされ、その販売金額は約59億円、市場におけるシェアは11.9%を占めている(甲40)。

また、2005年度においては、市場で500種を超える「鎮痛・解熱剤」の中にあって、第3位にランクされ、その販売金額は約62億円、市場におけるシェアは13.4%を占めており(甲41)、この頃から既に、トップ商品の一つになっていたといえる。

また、近年においては、さらに販売実績は増加しており、2015年度においては、引用商標を使用した「鎮痛・解熱剤」の販売金額は123億円を超え、市場におけるシェアは24.6%を占めており、登録商標「エスタックイブ/S.TAC EVE」(甲17)を使用した「総合感冒薬」の販売金額は30億円を超え、市場におけるシェアは、3.4%を占めている(甲42)。

さらに、2016年度においては、引用商標を使用した「鎮痛・解熱剤」の販売金額は139億円を超え、市場におけるシェアは26.1%を占めており、登録商標「エスタックイブ/S.TACEVE」(甲17)を使用した「総合感冒薬」の販売金額は48億円を超え、市場におけるシェアは、5.2%を占めている(甲42)。

カ 引用商標を使用した商品の受賞歴等について

引用商標を使用した「鎮痛・解熱剤」が優れていることは、業界、需要者から一定の評価を受け、知られており、例えば、当該商品は、2017年において、「医薬品・指定医薬部外品部門」及び「健康食品・サプリメント部門」の両部門において、優秀賞を受賞している(甲43)。

また、引用商標を使用した上記の商品の知名度は、日本にとどまらず、海外においても認知されており、例えば、中国においては、日本に行ったら必ず買いたい医薬品の一つとされていることが、2015年及び2016年に報道されている(甲44、甲45)。

キ 特許庁における引用商標の著名性の認定について

以上述べてきた経緯から、引用商標は、「鎮痛・解熱剤」、「総合感冒薬」について、著名商標となってきたものであるが、それに伴い、他社による模倣の事例が増え始め、他社により、「イブ」の発音を含む商標が「薬剤」等について、数多く出願されるようになってきたことから、それらの出願に対して、請求人はこれまでも、異議申立てや無効審判を請求してきたが、特許庁においても、引用商標が「鎮痛・解熱剤」及び「総合感冒薬」について、請求人が使用する商標として著名となっていること、また、そのため、他社による出願商標と出所混同を生ずるおそれがあることが認められてきた(甲47〜甲53)。

ク 小括

以上のとおり、引用商標に係る商品に関する現在まで長期に継続している販売活動、全国的な多様な宣伝広告活動、多額の宣伝広告費、市場における販売額及びシェアの高さ、受賞歴、特許庁においても著名性が認められてきたこと等を総合すると、引用商標は、「鎮痛・解熱剤」及び「総合感冒薬」について、請求人の業務に係る商品を表示する商標として、本件商標の登録出願時である2016年5月11日及び登録査定時である同年11月22日においても、取引者、需要者の間で広く認識されている著名商標というべきものである。

(2)本件商標が引用商標と出所混同を生じることについて

ア 商標の類似について

本件商標は、「EVE」の欧文字からなるものである。他方、引用商標1は、「EVE」の欧文字及びその振り仮名と認められる「イブ」の片仮名を2段書きにしてなるものであり、引用商標2は、「イブ」の片仮名からなるものであり、引用商標3は、「EVE」の欧文字からなるものである(甲3〜甲8)。

そこで、本件商標と引用商標とを比較してみると、本件商標は、引用商標とは称呼が同一であり、特に、引用商標3とは、同一の欧文字からなるものであり、外観もほぼ同一であるから、本件商標は、著名商標と認められる引用商標とは、類似の度合いが極めて高いといわなければならず、明らかに類似するものである。

イ 商品の類似について

本件商標に係る指定商品は、第5類「栄養補助食品」であるのに対して、引用商標の指定商品は、第5類「薬剤」等であり、その中でも特に、「鎮痛・解熱剤」及び「総合感冒薬」について、引用商標は著名商標となっているものである。

ここで、第5類「栄養補助食品」は、一般的には「サプリメント」と呼ばれるものであるが、錠剤やカプセル型のものが多いために、薬剤のようにみられるものであり、実際の販売においても、「栄養補助食品」は、薬剤を販売している小売店において、薬剤と並んで販売されていることは通常であるし、需要者も同じ小売店で販売されているため、「薬剤」と共に「栄養補助食品」を同時に購入することは通常起こり得ることである。

このことから、「栄養補助食品」は、販売場所や需要者において、「鎮痛・解熱剤」及び「総合感冒薬」とは共通性があり、現実の取引市場においては、非常に類似する関係にあるといえるものである。

また、引用商標を使用した商品は、2017年において、「医薬品・指定医薬部外品部門」のみならず「健康食品・サプリメント部門」においても、優秀賞を受賞しているものである(甲43)。

このことからも、引用商標を使用した商品は、「サプリメント」(栄養補助食品)としての効能も認められていることから、「栄養補助食品」としての側面も有するものであり、商品の共通性があるといえるものである。

ウ 小括

以上のとおり、本件商標は、著名商標である引用商標と明らかに類似すること、本件商標の指定商品である第5類「栄養補助食品」は、引用商標が著名商標であると認められている「鎮痛・解熱剤」及び「総合感冒薬」と商品の共通性があり、類似する関係にあるといえるものであることから、本件商標をその指定商品に使用する場合は、引用商標を使用して著名商標となっている「鎮痛・解熱剤」及び「総合感冒薬」と、その出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。

3 結び

以上のとおり、本件商標がその指定商品に使用された場合、その商品の需要者が請求人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

第4 被請求人の答弁

被請求人は、請求人の主張に対し、何ら答弁していない。

第5 当審の判断

1 引用商標の周知著名性について

(1)請求人の主張及び提出に係る証拠によれば、以下のとおりである。

ア 請求人は、引用商標を使用した「鎮痛・解熱剤」(以下「請求人商品」という場合がある。)を昭和60年(1985年)12月に販売を開始して以来、シリーズ商品を増やしながら、32年以上にわたり継続して販売しているところ、その商品のパッケージに「EVE」の欧文字を大きく表示し、また、「EVE」の欧文字の片仮名表記である「イブ」の文字も、製品名、商品のパッケージや広告宜伝等において、使用されている(甲9〜甲16、甲20〜甲37、甲43、甲45、甲46)。

イ 請求人は、請求人商品の販売を開始した直後である昭和61年1月に、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、日本経済新聞といった主要新聞に、当該商品の広告を掲載した(甲13〜甲16)。以降、様々な媒体による宣伝広告を現在まで継続して行っており(甲20〜甲37)、例えば、2014年には、電車の中の広告、駅構内のポスター、大学におけるキャンパスボード、繁華街における街頭ビジョン等において宣伝広告を行い(甲20)、また、2013年11月からは、タレントを起用したCMをオンエアするとともに、写真家とタッグを組んだグラフィック広告を制作し、全国の主要都市の駅で掲示し、限定パッケージの商品も2016年に展開した(甲21〜甲24)。そして、2015年9月からは、女優Aを(甲25〜甲27)、2016年4月からは、女優Bを起用したテレビCMを全国でオンエアするとともに、パンフレット等の広告に起用した(甲28、甲29、甲31、甲33)。また、雑誌において請求人商品が紹介する記事が掲載された(甲35、甲37)。

ウ 請求人商品の宣伝広告費用は、販売開始の年初度である昭和61年に6億7900万円であり、平成7年までの10年間では、30億5200万円、平成8年及び平成9年の2年間でも4億円(甲38)、その後も、平成10年度から平成15年度までに5億円を超えている(甲39)。

エ 「解熱・鎮痛剤」市場において、2015年度の請求人商品に係る販売金額は約123億円であり、その市場シェアは24.6%、2016年度の請求人商品の販売金額は約139億円、市場シェアは26.1%である(甲42)。

オ 請求人商品は、2017年において、「医薬品・指定医薬部外品部門」及び「健康食品・サプリメント部門」の両部門において、優秀賞を受賞し(甲43)、また、中国人旅行者が、日本のドラッグストアでよく買う商品の一つとして紹介されている(甲45)。

(2)上記(1)によれば、引用商標は、「鎮痛・解熱剤」について、請求人が使用する商標として、本件商標の登録出願前から、取引者、需要者の間において広く認識されており、それが本件商標の登録査定時においても継続しているものというのが相当である。

2 本件商標と引用商標の類似性について

(1)本件商標

本件商標は、前記第1のとおり、「EVE」の欧文字からなるものであるところ、その構成文字に相応して「イブ」の称呼を生じるものであり、当該文字は「祝祭日などの前夜祭」等の意味を有する語として一般に親しまれていることから、「祝祭日の前夜祭」の観念を生じるものである。

(2)引用商標

引用商標1は、前記第2の1のとおり、「EVE」の欧文字とその読みの片仮名表記である「イブ」の文字を2段に書してなるものであり、引用商標2は、前記第2の2のとおり、「イブ」の片仮名からなるものであり、引用商標3は、前記第2の3のとおり、「EVE」の欧文字からなるものであるところ、その構成文字に相応して、いずれも「イブ」の称呼を生じ、上記(1)と同様に、「祝祭日の前夜祭」の観念を生じるものであり、また、上記1を踏まえれば、申立人の著名なブランドとしての観念を生じるものである。

(3)本件商標と引用商標の対比

本件商標と引用商標とを比較してみると、本件商標と引用商標は、いずれも「イブ」称呼を生じ、また、引用商標1及び引用商標3は、「EVE」の文字からなる又は「EVE」の文字を含むものであるから、外観においても同一又は類似するものといえ、さらに、本件商標と引用商標は、いずれも「祝祭日の前夜祭」の観念を生じるものであることから、両商標は、相紛れるおそれのある類似の商標であるというべきものであり、その類似性の程度は極めて高いものである。

3 本件商標の指定商品と請求人商品の関係について

本件商標の指定商品は、第5類「栄養補助食品」であるのに対して、引用商標の使用に係る商品は、「鎮痛・解熱剤」であるところ、一般的に、「栄養補助食品」は、「鎮痛・解熱剤」をはじめとする薬剤を販売しているドラッグストア等において薬剤と共に販売されており、その、販売場所、需要者を共通にするものといえ、また、製薬会社が栄養補助食品を製造、販売している場合も少なくないことからすれば、「栄養補助食品」と「鎮痛・解熱剤」とは、製造者、販売場所、需要者を共通にする、少なからぬ関係性を有するものである。

4 本件商標の出所の混同のおそれについて

引用商標は、上記1のとおり、本件商標の登録出願前から、請求人の業務に係る商品「鎮痛・解熱剤」に使用されて、取引者、需要者の間において著名なものとなっており、それが本件商標の登録査定時においても継続しているものといえ、また、本件商標と引用商標とは、上記2のとおり、その類似性の程度が高いものであり、さらに、本件商標の指定商品と請求人商品とは、上記3のとおり、その製造者、販売場所、需要者等を共通にする少なからぬ関係性を有するといえるものである。

以上を総合勘案すると、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、引用商標を連想、想起し、当該商品が請求人又は同人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

5 結び

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、無効とすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。