商標使用の立証と同一性判断

第1 本件商標

本件登録第5033542号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成18年4月13日に登録出願、第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物(豆を除く。)を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品」を指定商品として、同19年3月16に設定登録がされ、現に有効に存続しているものである。

なお、本件審判の請求の登録日は、平成30年6月28日であり、本件審判の請求の登録前3年以内の期間である同27年6月28日から同30年6月27日までを、以下「要証期間」という場合がある。

第2 請求人の主張

請求人は、本件商標についての登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

1 請求の理由

本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用をしていないものであるから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取消されるべきものである。

2 答弁に対する弁駁

被請求人は、本件商標は、その指定商品中「菓子」(以下「本件商品」という場合がある。)について要証期間内に日本国内において、本件商標に係る商標権者により使用されている旨主張しているが、以下のとおり、商標法第50条第2項で定める登録商標の使用を証明するに十分なものではないから、本件商標の登録は取り消しを免れないものである。

(1)商標権者のホームページの画面について

商標権者のホームページ(乙6〜乙10)は、その広告を展示、頒布等をしていることが証明されておらず、また、これらのホームページの画面に記載されている「※『天使』は森永製菓株式会社の登録商標です。」の記載は、登録商標されていることを記述的に表示された説明文章であり、さらに、「天使のお菓子レシピ」の表示は、本件審判の請求に係る指定商品の範ちゅうに属する商品の使用といえず、仮に、これらの商品の使用であったとしても、本件商標とは社会通念上同一の商標とはいえないことから、いずれも、本件商標を請求に係る商品に使用したことを客観的に証明したとはいえない。

(2)商標権者の商品「エンゼルパイ」のパッケージについて

商標法第2条第3項第1号における商標の「使用」といい得るためには、要証期間内に本件審判の請求に係る商品のパッケージ(包装用箱)として使用(譲渡等)された事実を客観的に証明する必要があるところ、商標権者の商品「エンゼルパイ」のパッケージ(乙13)は、当該商品のパッケージの展開図の写しが示されているのみであって、具体的に商品に包装されて使用されていることを客観的に証明していない。

また、被請求人が主張する「エンゼルをトレードマークとする森永製菓は、10月4日を”森永天使の日”『天=テン(10)使=シ(4)』に制定。日本記念日協会に登録されております。」の表示及び「※『天使』は森永製菓株式会社の登録商標です。」の記載は、いずれも「天使」の語を含むものであるが、前者は「天使の日」が記念日に制定されていることを説明した記述的記載であり、後者は「天使」の語が商標登録されている事実を説明した記述的記載であって、これらの記載が、本件商品との具体的な関係において使用される自他商品識別機能を果たしたものと認識し得ず、商品との具体的な関係において使用されているともいえない。

そうすると、乙第13号証で表示されている「天使」を含む記載が、本件商標と社会通念上の同一と認められる商標であるということもできない。

(3)商標権者のカタログ及びSNSサイト上の広告について

商標権者のカタログ及びウェブサイトのオンラインショップ(乙15〜乙18)に示されている「天使のお菓子箱」については、各文字が四角の枠内にまとまり良く表示され、その文字の上には「お愛用者様から喜びのお声続々!」の記載があり、また下には、「−森永商品詰め合わせセット−」の記載が表示される等、全体がまとまり良く配置された構成となっており、また、その他の商品説明等においては、例えば、乙第15号証の1ページ目の下部に「『天使のお菓子箱』を定期お届け便でご購入の方に」の記載や、同号証の2ページ目上部における「現在『天使のお菓子箱』定期お届け便をご利用のお客様にも、11月もしくは12月のお届け分に同梱いたします。」の記載、乙第16号証の2ページ目の下部に「『天使のお菓子箱』定期お届け便の特典!」の記載及び「すでに『天使のお菓子箱定期お届け便』のお客様にも、牛乳で飲むココアを1月もしくは2月のお届け分に同梱いたします。」との記載にあるように「天使のお菓子箱」の文字が鍵括弧などでくくられて一体不可分に表示されている等、取引上においても一体不可分の表示として認識されるように表示されている。また、具体的な構成においても「天使」と「お菓子箱」の間に接続詞「の」によって接続された一連の語であって、「お菓子箱」についても商品の内容を直接表示する語ではなく、両語が相まって「天使が提供するお菓子の箱」といった一体的な意味合いを想起させるものとなっており、両語を分離して認識されることはない。

そうすると、乙第15号証ないし乙第18号証に示されている「天使のお菓子箱」についても、本件商標とは社会通念上同一と認められる商標ということはできない。

また、3段に併記した本件商標と「天使」の語を含む上記の記載が社会通念上同一の商標と認められるとする根拠は何ら具体的に示されていない。

(4)被請求人が示す判決及び審決について

ア 被請求人が示す判決及び審決例(乙19〜乙22)は、出所表示機能を有さない態様において商品及び役務に付された商標について、商標の使用を認めた判断例であって、「天使」と他の語が一体的に表示された表示について認めた事案ではなく、商標法第50条第2項で定める登録商標の使用を証明する根拠となるということはできない。

イ 「社会通念上の同一と認められる商標」については、工業所有権法逐条解説[第20版]によると、「社会通念」は社会一般に通用する常識と解されており、すなわち社会一般の概念として同一の商標と解釈される範囲で使用が認められるとされる規定であって、判例及び審決において比較的緩やかに解されているとしても、商標類似の範囲に拡張されると判断されるべきものではなく、使用態様及びその他の状況を考慮して、登録商標と同一の取り扱いをされている範囲について商標の使用と認められるべきものである。

ウ 乙第15号証ないし乙第18号証に示されている「天使のお菓子箱」については、前記(3)で述べたとおり、「天使」の文字のみを一つの商標として、両語を分離して認識、把握するものではなく、本件商標とは社会通念上同一と認められる商標ということはできない。

エ 以上のとおり、乙第19号証ないし乙第35号証の判決及び審決例の基準に照らしてみても、乙第6号証ないし乙第10号証、乙第13号証及び乙第15号証ないし乙第18号証で示されている各表示は、商標法第50条第2項で定める登録商標の使用を証明するに十分なものということはできない。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第35号証を提出した。

1 本件商標は、商標権者によって、本件審判の請求に係る指定商品中の「菓子」に使用されている。

2 商標権者等について

商標権者は、日本有数の菓子・食品の製造・販売を業とする会社であり、「天使(エンゼル)」を創業の精神を体現するシンボルとして、天使図形からなる標章を採用し、明治38年(1905年)以来1世紀以上の長きにわたって自社製品に使用し続けている。これは、裁判所においても認められており(乙1)、特許庁における審判事件においても、天使図形のみならず、「天使」、「てんし\天使」、又は、「てんし\天使\テンシ」等の語からなる商標については、強い出所識別能力を有していることが認定されている(乙2〜乙5)。

3 本件商標の使用について

商標権者は、「天使」の語からなる商標(以下、「使用商標」という。)を、以下のとおり、「菓子」について、要証期間内に使用している。本件商標と、使用商標とは、「称呼及び観念を同一とする場合の平仮名及び片仮名と漢字の相互間の使用」であって、登録商標の使用に当たる。

(1)商標権者のホームページ画面

乙第6号証は、商標権者が提供している「森永 天使のお菓子レシピ」の画面(以下「本件レシピ画面」という。)の写しである。本件レシピ画面は、自社商品を宣伝するとともに、自社商品を使用した菓子、副菜等のレシピを紹介することによって、商品の拡販を目的とするものである。本件レシピ画面では、商標権者の商品である「ビスケット」や「チョコレート」等の宣伝広告がなされており、その下には、「※『天使』は森永製菓株式会社の登録商標です。」との注意書きがなされているところ、その表示中の「天使」の表示部分は、括弧で他の文字と分けて記載されていることから、需要者にも視覚的に分離して看取され、独立して自他商品の識別機能を果たしている。

これらの行為は、商標法第2条第3項第8号の「商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」に当たる。

乙第7号証ないし乙第10号証は、ウエイバック機能を使用して入手した、平成27年(2015年)11月4日付、同28年(2016年)5月2日、同29年(2017年)5月30日、同30年(2018年)5月29日時点の本件レシピ画面であり、これらには、乙第6号証と同様に商品の宣伝広告に加えて「※『天使』は森永製菓株式会社の登録商標です。」の表示がある。これらは、いずれも要証期間内になされている。

(2)商標権者の商品「エンゼルパイ」のパッケージ

商標権者の商品である「エンゼルパイ」の裏面にも、「エンゼルをトレードマークとする森永製菓は10月4日を”森永・天使の日“『天=テン(10)使=シ(4)』に制定。日本記念日協会に登録されています。」という語とともに、「『天使』は森永の登録商標です」と表示されている(乙13)。商標権者によるかかる行為は、商標法第2条第3項第1号の「商品又は商品の包装に標章を付する行為」に当たる。

そして、当該表示中の「天使」の部分も、鍵括弧でくくられており、視覚的に分離して看取され、独立して自他商品の識別機能を果たしている。また、このエンゼルパイが菓子商品であることも明らかであり、当該商品の賞味期限は、平成30年12月6日であるが、この商品の賞味期間は6か月であるから(乙14)、同一ロットの商品は、遅くとも平成30年6月6日には製造、出荷されたものであり、要証期間内である。

(3)商標権者のカタログ、SNSサイト上の広告

商標権者は、取引者、需要者に、年6回の頻度で、広く商品カタログ(乙15〜乙17:以下、これらをまとめていうときは、「本件カタログ」という。)を配布しており、本件カタログは、紙媒体の他FacebookやInstagramでも配信されている(乙18)。

本件カタログ中には、「天使の\お菓子箱」というページが常設され、特に菓子商品の詰め合わせセットの広告を行っており、かかる商標の使用も、「本件商品に関する広告又は本件商品を内容とする情報ということができ」、そこに表示された「天使の\お菓子箱」の標章も、商標権者の菓子商品との具体的関係において使用されている。

4 上記3の使用態様と第50条第1項に基づく審判における登録商標の使用について

使用商標は、上記のとおり、菓子商品の宣伝広告として、又は菓子商品に直接付して使用されている。

したがって、本件商標がそのまま菓子商品の名称でなかったとしても、商標法第50条第1項に基づく登録商標の使用に当たることは、判決及び特許庁の審決(乙19〜乙22)においても、同様に判断されている。

5 本件商標と使用商標の同一性

(1)本件商標と本件レシピ画面及びエンゼルパイに使用している商標「天使」とは、上記のとおり、「称呼及び観念を同一とする場合の平仮名及び片仮名と漢字の相互間の使用」であって、本件商標の使用に当たる。

(2)本件カタログに使用している「天使の\お菓子箱」の商標は、「天使」の他に、「の」及び「お菓子箱」の語が付記されている点で本件商標とは態様が異なるが、「の」は単なる格助詞であり、「お菓子箱」は、使用商品である「菓子商品の詰合せ箱」を直接的に意味することから、その要部は、「天使」の部分にあり、本件商標と社会通念上同一というべきである。

すなわち、上記表示に接した需要者は、「『天使』印のお菓子」を容易に認識し、また、表示方法についても、天使図形を配し、文字部分も「天使の」の部分を上段にして、さらに「お菓子箱」とは色彩も変えて表示していることから、需要者は「天使」の部分を強く認識する。

商標法第50条における使用証明については、登録商標と使用商標との完全同一までは要求されていないことはいうまでもなく、「社会通念上同一と認められる商標」については、判決及び特許庁の審決(乙23〜乙35)のとおり、従前より比較的緩やかに解されてきた特許庁の審理実績に鑑みても、本件カタログに使用している「天使の\お菓子箱」は本件商標の使用と認められるべきである。

第4 当審の判断

1 被請求人の提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。

(1)乙第15号証は、商品カタログ(抜粋)であるところ、これには、その表紙に「商品カタログ/2017年11・12月号/天使の健康」及び「『天使のお菓子箱』を定期お届け便でご購入の方に 2018年エンゼルカレンダープレゼント」の表示があり、カレンダーの写真が掲載されている。

そして、2葉目の上段には、別掲に示したとおりの構成からなる「天使のお菓子箱」の文字(以下「本件使用商標」という。)が表示され、その下には、「森永商品詰合せセット」の表示があり、クッキーやチョコレートなどの菓子(以下「本件使用商品」という。)の写真が掲載されている。また、「新規で定期お申込みで2018年エンゼルカレンダープレゼント」の表示があり、表紙と同じカレンダーの写真が掲載されている。

さらに、3葉目には、商品の購入に関するQ&A、WEB会員への登録案内及び会員特典、並びに商品や注文についての問合せ先として、「森永製菓『天使の健康』お客さまセンター」の表示及び問合せ電話番号、ホームページアドレス等が表示され、「【お客様の個人情報について】」の見出しの下、その取り扱いについての説明が記載されている。

(2)乙第16号証は、商品カタログ(抜粋)であるところ、これには、その表紙に「商品カタログ/2018年1・2月号/天使の健康」及び「天使のお菓子箱/森永商品詰合せセット/定期ご注文で牛乳で飲むココアプレゼント」の表示があり、プレゼント対象の商品写真が掲載されている。

そして、2葉目には、本件使用商標が表示され、その下には、「森永商品詰合せセット」の表示があり、本件使用商品の写真が掲載されている。また、「新規で定期お申し込みでプレゼント! 牛乳で飲むココア」の表示があり、表紙と同じ商品の写真が掲載されている。

さらに、3葉目には、商品の購入に関するQ&A、WEB会員への登録案内及び会員特典等、乙第15号証の3葉目と同様の記載がある。

2 上記1において認定した事実によれば、以下のように判断できる。

(1)本件使用商標について

本件商標は、別掲1のとおり、「天使」の漢字を中央に表示し、その上段に「てんし」の平仮名を、また下段に「テンシ」の片仮名を、それぞれ「天使」の漢字よりも小さい文字により三段に横書きした構成よりなるものであって、当該構成からは、「天使」の漢字を中央に配し、その読みを上下に配したものと無理なく看取、把握されるものである。

そうすると、本件商標の各段の文字からは、「テンシ」の称呼及び「天使」の観念が生じるというべきである。

他方、本件使用商標は、上段の白い3つの四角の中に、いずれも赤色で「天」、「使」及び「の」の文字を配し、下段に、ピンクと緑の四角を交互に4個並べ、「お」「菓」「子」及び「箱」の文字を上段よりやや大きい白抜き文字で配した別掲2のとおりの構成態様からなるところ、上段と下段の文字とは、上記のとおり、文字が表されている四角の色、文字の色及び大きさが異なっていることから、視覚上、必ずしも一体のものとして、把握されるものとはいえず、また、構成文字全体として、熟語的な関連性があるものとして認識されるとまではいい難いものである。

そして、本件使用商標の構成中、「お菓子箱」の文字は、その下に「森永商品詰合せセット」の文字が表示され、そのセット内容と理解されるクッキーやチョコレートなどの菓子の写真が掲載されていることから、当該「お菓子箱」の文字は、本件使用商品である「菓子」を詰め合わせたものであることを認識させるものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たさないといい得るものであり、また、「天使の」の文字中の「の」文字は、格助詞にすぎないものであるから、本件使用商標は、上段の白い2つの四角の中に赤色で表示されている「天使」の文字部分が要部として理解されるというべきである。

そうすると、本件使用商標の要部である「天使」の文字からも、「テンシ」の称呼及び「天使」の観念が生じる。

以上によれば、本件商標と本件使用商標とは、外観上の相違はあるものの、本件使用商標の要部は、同一の称呼及び観念を生ずる三段の文字からなる本件商標の中段と同一の文字であることからすれば、本件使用商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標であるというべきである。

(2)使用者及び使用時期について

本件使用商標が表示されている、平成29年(2017年)11月頃から翌年1月頃までに発行された商品カタログには、「森永製菓」の表示があり、これは商標権者の略称といえることから、本件商標の使用者は商標権者と認められ、また、当該商品カタログには、商品や注文の問い合わせ先、商品の購入に関するQ&Aや顧客の個人情報の取扱いについての説明などが掲載されていることから、商標権者が、顧客へ配布するために当該カタログを作成し、要証期間内に頒布したことが推認できる。

(3)本件使用商品について

本件使用商品は、クッキーやチョコレートなどの「菓子」であるから、本件審判の請求に係る指定商品中の「菓子」と同一の商品である。

(4)小括

以上(1)ないし(3)によれば、商標権者は、要証期間内に、日本国内において、本件審判の請求に係る指定商品中の「菓子」に本件商標と社会通念上同一と認められる本件使用商標を付したカタログを頒布したと認められる。

そして、上記使用行為は、商標法第2条第3項第8号にいう商品に関する広告に標章を付して頒布する行為に該当する。

3 まとめ

以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が、その請求に係る指定商品中、「菓子」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。