不使用取消と商品区分

1本件商標

本件登録第2693858号商標(以下、「本件商標」という。)は、「NETCONNECT」の欧文字を書した構成よりなり、平成3年9月25日政令第299号による改正前の商標法施行令第1条所定の商品区分(以下、「旧類別」という。)第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、平成3年7月22日登録出願、平成6年8月31日設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2請求の趣旨

請求人は、結論同旨の審決を求めると主張し、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次の通り述べ、証拠方法として甲第1ないし甲第6号証を提出している。

(1)請求の理由

本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても指定商品中「電気機械器具,電気通信機械器具,電気材料」について使用されていない。よって、当該商品に係る本件商標は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

(2)弁駁の内容

被請求人は、答弁書において、本件商標が被請求人によって「通信用のソフトウエア(電子計算機用プログラム)を記憶させた磁気ディスク」(以下、「被請求人使用商品」という。)に使用されていることを認めた上で、被請求人使用商品が「電気通信機械器具」に属するものである旨主張している。しかしながら、被請求人使用商品は電気通信機械器具に属するものではなく。電子応用機械器具に属するものである。以下、その理由について述べる。

(イ)電子応用機械器具と電気通信機械器具との類似関係について論ずるまでもなく、省令別表からも明らかなとおり、「電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク」は、電子応用機械器具に属するものであって、電気通信機械器具に属するものではない。

(ロ)被請求人使用商品は電子計算機の専用品として取引されているものであり、かつ、それ自体では電気通信機械器具としての機能をまったく果たし得ないものである以上、被請求人使用商品は電気通信機械器具として扱われるべきではない。

本来、「電子計算機用フログラムを記憶させた磁気ディスク」とは、電子計算機(コンピュータ)と結合することによって様々な機能を発揮するものであって、それが如何なる機能を電子計算機に与えるものであるとしても、所詮それ自体単体では何らの機能を有するものではなく、あくまでも電子計算機の部品又は附属品に過ぎないものである。

(ハ)被請求人が乙第4号証及び乙第5号証として提出したプリントサーバーのパンフレットにおいて、「付属の『Net Connect 95』により・・・」なる記載があることからも明らかなとおり、被請求人使用商品はプリントサーバーの付属品として取引されているものである。プリントサーバーとは、ネットワーク上のプリンタの制御を行ない、他のコンピュータにプリントのサービスを行なうコンピュータ」であり(甲第2号証)、明らかに電子応用機械器具(電子計算機又はその周辺機器)に該当するものである。

(ニ)乙第2号証ないし乙第4号証によれば、被請求人使用商品は、それに記憶されたプログラムをWindows95を搭載した電子計算機にインストールすることによって、その電子計算機によって作成された文章等をネットワークサーバーを介さずにネットワーク上のプリンターに印刷させるという「機能」を電子計算機に与える「電子計算機用のプログラムを記憶させた磁気ディスク」であるところ、当該プログラムは、前述のごとき「通信」の機能を電子計算機に与えるものではない。被請求人は、ネットワーク回線を介してプリントサーバーに対して印刷を命ずる信号を伝達することをもって「通信」と捉えているものと思われるが、明らかに誤りである。当該信号は、単に、離れたところにあるプリンターを制御するためのものであって、そもそも「通信用のソフトウェアを記憶させた磁気ディスク」に該当するものではない。

(ホ)被請求人は、いわゆる「コンピュータ通信機械器具」の分野の商品が「電気通信機械器具」と「電子応用機械器具」の双方にまたがる複合的な性格を有するものであると主張しているが、仮に、被請求人のいう「コンピュータ通信機械器具」が「電子計算機を端末としてコンピューターネットワークを介して通信をおこなうための機械器具」であるとするならば、請求人としても被請求人の主張を否定するものではない。

確かに、近年では、インターネット等のコンピュータ・ネットワークを利用した通信(電子メール等)が急速に普及しつつあり、その結果、電子計算機が電話機械器具又は有線通信機械器具等と同等の機能及び用途を果たす場合がある。例えば、電子計算機に接続する「モデム」は、現に「電気通信機械器具(l1BOI)」と「電子応用機械器具(11COl)」の両類似群に属する商品として取り扱われている(甲第5号証)。

しかしながら、被請求人商標が使用されている商品は、前述のごとく「通信」を目的とするものではないから、いずれにしても「電気通信機械器具」として取り扱われる余地はない。

3 答弁の趣旨

被請求人は、「請求人の請求を棄却する。審判費用は被請求人の負担とする。」と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第7号証を提出している。

(1)答弁の理由

本件商標は、請求人が取消を請求している指定商品、すなわち、「電気機械器具,電気通信機械器具,電気材料」のうち、「電気通信機械器具」について、平成8年8月から現在に至るまで、日本国内において、被請求人によって使用されているものである。したがって、請求人の請求は、理由が無く、棄却されるべきものである。以下、説明する。

(イ)本件商標は、被請求人によって「電子計算機用のプログラムを記憶させた磁気ディスク」に使用されているものである。

「電子計算機用のプログラムを記憶させた磁気ディスク」は、比較的新しい商品であるため、平成4年の商標法改正前の商標法施行規則・旧別表には例示されておらず、旧分類第11類の「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具,電気材料」のうち、いずれに該当するのか明らかではなかったが、平成4年の商標法改正後の商標法施行規則・別表において、「電子応用機械器具」に該当することが明らかにされたものである。

(ロ)しかしながら、このような取扱いは、法的拘束力をもつものではなく、すべての「電子計算機用のプログラムを記憶させた磁気ディスク」について一律に該当するものでもない。なぜなら、現在の通信は、インターネットやLAN(Local Area Network)をはじめとするコンピュータ通信システムを抜きにして考えることができないが、このようなコンピュータ通信システムに使用される「通信用のソフトウエア」は、「電気通信機械器具」としての性格も有するからである。

すなわち、コンピュータを通信手段として使用する場合、ネットワーク環境下で使用することを前提として開発されたオフィス・コンピュータ用の基本ソフト(OS)である「UNIX」や「WindowsNT」等を使用すれば、そのまま通信手段として利用することができるが、パソコン用に開発された基本ソフト(OS)である「Windows95」自体には通信機能がなく、それだけではコンピュータを通信手段として使用することができない。

このため「Windows95」を搭載したコンピュータを通信手段として使用するには、コンピュータ上のデータをネットワーク環境に整合させるための「通信用のソフトウエア」(インターネットの分野については、「Microsoft Internet Explorer」や「Netscape Navigator」が使用されている)を必要とし、このような「通信用のソフトウエア」が、実質的に「電気通信機械器具」の「接続器」や「転換器」として機能しているものである。

したがって、「電子計算機用のプログラムを記憶させた磁気ディスク」といえども、「『通信用のソフトウェア』を記憶させた磁気ディスク」は、「電気通信機械器具」としての性質(用途と機能)を有することは明らかであり、「電子応用機械器具」としてばかりでなく、「電気通信機械器具」としても扱われるべきものである。

(ハ)このような観点から、本商標権(「NETCONNECT」)について検討するならば、本商標権は、業として「コンピュータ通信関連機器」を製造・販売する(乙第1号証参照)石垣コンピュータシステム株式会社によって、「Net Connect 95」という形態で、「『印刷用ソフトウエア』を記憶させた磁気ディスク」について使用されているものであるが、この 「Net Connect 95」というソフトウェアは、単なる「印刷用ソフトウエア」ではなく、マイクロソフト社の「Windows95」が単体ではネットワーク上のプリンターやプリントサーバー(LAN(複数台のコンピュータをネットワークを組んで使用することで小規模化やデータの共有等のメリットを供する通信環境)上でプリンターを共有するサービスを提供するコンピュータまたはハードウエアのこと)へ直接印刷する機能を持たないことに着目して、「Windows95」を搭載したコンピュータにネットワーク上のプリンターへ直接印刷する機能を提供することを目的として開発されたものである(乙第2号証:Net Connect 95の「製品の紹介」参照)。

このように、「Net Connect 95」は、コンピュータに直接接続されたプリンターを制御するものではなく、インターネット等の通信回線を介して接続されたプリンターを遠隔操作するための「通信用のソフトウェア」なのであり、このような「『通信用のソフトウエア』を記億させた磁気ディスク」は、実質的に「電気通信機械器具」としての性質(用途と機能)を有することは明らかである。

したがって、本件商標は、現に、「電気通信機械器具」について使用されていると認定されるべきものである。

(ニ)また、「Net Connect 95」は、商品広告(乙第4号証及び乙第5号証)からも明らかなように、被請求人である石垣コンピュータシステム株式会杜のプリントサーバー「Net Print‐EN8」,「Net Print‐100A」等の付属品としても製造・販売されているものであるが、プリントサーバーがコンピュータ通信システムにおいて使用される「電気通信機械器具」であることが明らかである以上、その付属品として、同一の生産部門、販売部門を通して需要者に頒布される「Net Connect 95」もまた「電気通信機械器具」として扱われるべきものである。

(ホ)「商標法施行規則別表」上の取り扱いについて

商標法施行規則別表の各項目に掲げられている商品は、例示的に列挙されているものであって、限定的に列挙されているものではない。

したがって、「電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク」が「電子応用機械器具」の項に例示されているとしても、それが直ちに「電子応用機械器具」以外の商品として扱われることを排除する趣旨のものではない。

商標法施行規則別表は、あくまでも商品の出所についての誤認混同を防止するという商標法の法趣旨に資する目的で制定されているものであり、それぞれの商品を商標法施行規則別表に基づいて分類するに際しては、第一義的に商品の出所の誤認混同を防止するするという法趣旨が考慮されなければならないものである。

商標「NETCONNECT」が現に使用されている商品、すなわち、「通信用のソフトウェアを記憶させた磁気ディスク」についてみれば、この商品を含む「コンピュータ通信機械器具」の分野は、周知のように、LAN、インターネット等を中心としてここ数年で急速に発達した分野であり、平成4年に制定された現在の商標法施行規則別表には、このような状況が反映されていない。

したがって、このような商品が商標法施行規則別表におけるどの項目に該当するのかは明示的に明らかではないが、少なくとも、「コンピュータ通信機械器具」の分野の商品が「電気通信機械器具」と「電子応用機械器具」の双方にまたがる複合的な性格を有することが明らかである以上、商品の出所の混同を防止するという商標法の目的を達成するという観点からは、これを「電子応用機械器具」としてのみ取り扱うのではなく、「電気通信機械器具」としても取り扱う必要があることは明らかである。

(ヘ)プリントサーバーについて

プリント・サーバーは、請求人の引用に係る甲第2号証に、「通信」用語であることが明記されていることからも明らかなように、コンピュータ通信ネットワーク上で使用される「電気通信機械器具」である。

請求人は、プリント・サーバーがコンピュータの一種であることから、「電子応用機械器具」である旨の結論を導いているが、コンピュータの意味は多義的であり、「用途と機能」を考慮しなければ、その商品としての性質を特定できないものである。

プリント・サーバーについてみれば、甲第2号証からも明らかなように、「ネットワーク上のプリンタの制御を行い、他のコンピュータにプリントのサービスを行うコンピュータ」なのであるから、商標法施行規則旧別表中の「電気通信機械器具、二 有線通信機械器具、印刷電信機」に該当することは明らかであり、プリント・サーバーが「電気通信機械器具」であることに疑問の余地はない。

したがって、「電気通信機械器具」であるプリント・サーバーの付属品として、同一の生産部門、販売部門を通して需要者に頒布されている『Net Connect 95』もまた「電気通信機械器具」として扱われるべきものである。

(ト)他人が「電気通信機械器具」について、本商標権と同一の商標を使用した場合に、本商標権が使用されている商品との間に出所の誤認混同が生じる虜があるのか否かを判断するには、出所の誤認混同が商品の流通過程において生じるものである以上、本商標権の使用されている商品が「電子応用機械器具」として流通しているのか、それとも、「電気通信機械器具」として流通しているのか、が検討されなければならない。

そして、もし仮に、本商標権の使用されている商品が「電気通信機械器具」として流通しているのであれば、他人が「電気通信機械器具」について、本商標権と同一の商標「NETCONNECT」を使用した場合、流通過程において、同一の商標が付された出所の異なる商品が出回ることになるから、出所の誤認混同を生じる蓋然性は極めて高くなる。

したがって、この場合には、本商標権の一部取消は認められるべきではないことになる。

以上を踏まえて、本商標権が使用されている商品、すなわち、「通信用ソフトウェアを記憶させた磁気ディスク」の流通経路について検討するならば、この「磁気ディスク」は、一般の磁気ディスクとは異なり、「プリントサーバー」の付属品として、「プリントサーバー」とともに市場に流通しているものである(乙第1,4及び5号証参照)。

したがって、本商標権について出所の誤認混同が生ずる虜があるのか否かを判断するには、その前提として、「プリントサーバー」が、果たして「電子応用機械器具」として流通しているのか、それとも、「電気通信機械器具」として流通しているのか、が検討されなければならない。

ところで、「プリントサーバー」は、(A)「プリントサーバー」を含む「印刷電信機」が商標法施行規則別表において「電気通信機械器具」に分類されていること、(B)実務においても、「プリントサーバー」と実質的に同一の機能を有する「コンピュータ制御による無線印刷電信機(テレタイプライター)」が「新商品・役務名リスト」(乙第6号証)において「電気通信機械器具」に分類されていること、さらに(C)請求人目身の引用に係るパソコン用語事典(甲第2号証)においても、「プリントサーバー」が「通信」用語であるとともに「ハード(機械器具)」用語でもあること(すなわち、「電気通信機械器具」用語であること)が明記されていること、からも明らかなように「電気通信機械器具」に属するものである。

そして、たとえば、被請求人自身のパンフレット(乙第1号証)において、「プリントサーバー」が「ルータ」等の「コンピュータ通信機械器具」の中核を担う商品とともに販売されていることからもわかるように、「プリントサーバー」は、「電気通信機械器具」として市場に流通しているものである。

このことは同時に、本商標権が使用されている商品、すなわち「通信用ソフトウェアを記憶させた磁気ディスク」もまた「電気通信機械器具」と同一の流通過程におかれていることを意味するものである。

(チ)以上ように、本件商標は、その使用されている商品の流通経路に照らして、現に「電気通信機械器具」について使用されているものであり、請求人の主張は、理由のないものである。

したがって、請求人の請求は棄却されるべきものである。

4 当審の判断

(1)商標法第50条第1項により商標登録の取消審判の請求があったときは、同第2項の規定に基づき、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、又は使用していないことについて正当な理由があることを明確にしない限り、その登録の取り消しを免れない。

そこで、被請求人の提出に係る乙各号証を徴するに、乙第1号証ないし乙第5号証は、いずれも被請求人である石垣コンピュータシステム株式会社に係る商品カタログ、ユーザーマニュアルであって、該書類には、本件商標と社会通念上同一と認められる「Net Connect 95」が「『Windows95』を搭載したコンピュータにネットワーク上のプリンターへ直接印刷する機能を提供するユーティリティーソフト」(以下、「使用に係る商品」という。)の商標として掲載されていることが認められるところである。しかして、本件審判の取消請求に係る商品は、「電気機械器具,電気通信機械器具,電気材料」とするものであるから、使用に係る商品が、その取消請求に係る商品のいずれかに含まれるものでなければ、その登録の取り消しを免れない。

(2)そこで、使用に係る商品をみるに、当該商品は、ネットワークに接続された基本ソフト「Windows95」を搭載したコンピュータ(電子計算機)から、プリンターに対し直接印刷する処理機能を追加させるユーティリティーソフトとするものであり、これを磁気ディスク等の記録媒体に記憶させ流通過程に資される商品である。そして、これは、基本ソフト(OS)、アプリケーションソフト等と同様にコンピュータ(電子計算機)に組み込み使用される「印刷用ソフトウエア」とするものであること明らかであり、プリントサーバー、プリンターを含みコンピュータ(電子計算機)の周辺機器の一つと認め得るところであって、これら商品とその用途、利用環境を同じくするものであるというのが相当である。

してみれば、使用に係る商品は、電信・電話などによって意志や情報を通じることを単一的な機構・機能とする電気通信機械器具に属する商品とはいい得ず、むしろ、グラフィックスや各種情報処理など多方面に利用されるコンピュータ(電子計算機)の一機能をサポートするための商品であって、その用途・機能(機構)及び生産・販売系統等よりして、平成8年通産令第79号による改正後の商標法施行規則別表(以下、「現別表」という。)、第9類例示の「電子応用機械器具中の電子計算機(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)」の範疇に属する商品といわなければならない。

ところで、旧類別第11類所定の商品の例示中に「(括弧書きのもの)」が例示されていない点については、電子計算機に関する技術分野の発展過程において電子計算機のメモリー上にプログラムを前記の磁気ディスク等の記録媒体に記憶させたものから読み込むという現在の方式になり、電子計算機本体と離れて別途プログラム単体で商取引対象となるものが現出し、これに対応すべく、特許庁公報(昭和60年6月25日発行、公示号60(1985)−6〔404〕)において「類似商品審査基準の一部改正について」として「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ」を商品区分第11類「電子応用機械器具」に属させるものとし、併せてこの中の「電子計算機」の表示を「電子計算機〔中央処理装置およびその周辺機器(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープを含む)〕」と改める旨公示する一方、昭和61年3月28日発行の類似商品審査基準〔改訂版〕(改訂6版社団法人発明協会)において公表し、以降、前述現別表例示商品として明示されるに至ったものである。

(3)そうとすれば、被請求人が本件商標をその請求に係る商品について使用の事実を立証している商品は、本件審判の取消請求に係る商品に含まれない商品といわなければならない。

このほか述べる被請求人の「プリントサーバー」は、「電気通信機械器具」として市場に流通している旨及び出所の誤認混同についての主張をもって、本件審判の取消請求に係る商品についての使用は証明されない。その他、前記認定を覆すに足りる証拠はない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中の「電気機械器具,電気通信機械器具,電気材料」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。