商標不使用取消の立証

第1 本件商標

本件登録第5351221号商標(以下「本件商標」という。)は、「温活」の漢字を標準文字で表してなり、平成22年4月27日に登録出願、第25類「被服」並びに第22類及び第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年9月3日に設定登録、その後、商標登録の取消しの審判により、その指定商品中、第25類「被服」のうち、「布製幼児用おしめ」についての商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、令和2年2月12日にその審決の確定の登録がされ、また、その指定商品中、第25類「被服」のうち、「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,タンクトップ,ティーシャツ」についての商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、同年6月16日にその審決の確定の登録がされ、現に有効に存続しているものである。

そして、本件審判の請求の登録日は、令和元年12月18日であり、商標法第50条第2項に規定する「審判の請求の登録前3年以内」とは、平成28年12月18日から令和元年12月17日までの期間(以下「要証期間」という。)である。

第2 請求人の主張

1 請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第25類「被服」のうち、「アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い」(以下「請求に係る商品」という。)についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次の2のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

2 本件商標は、その指定商品中、請求に係る商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 請求人は、被請求人の答弁に対して、何ら弁駁していない。

第3 被請求人の答弁

1 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次の2のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第24号証を提出した。

以下、証拠の表記に当たっては、「乙第○号証」を「乙○」のように省略して記載する。

2(1)被請求人は、請求に係る商品中「ショール」及び「腹巻」について、本件商標を使用している(乙1ないし乙24)。

(2)使用に係る商品「ショール」について

ア 使用に係る商品「ショール」(以下「本件ショール」という。)は、商品の表面に「温活」の文字が表示されている(乙1)。

イ 商標使用の事実

(ア)本件ショールは、被請求人である株式会社マテラ(以下「マテラ社」という。)のホームページ内に開設された「マテラオンラインショップ」に掲載し、現在も販売を行っている(乙2及び乙9ないし乙11)。

(イ)本件ショールは、たかのこホテル内の売店においても販売を行っている(乙3、乙12ないし乙15及び乙19)。

(ウ)本件ショールは、たかのこホテルの1階にあるリラクゼーションサロンTerae内においても販売している(乙4)。リラクゼーションサロンTeraeは株式会社sopiroが運営する店舗であり、本件ショールは、被請求人から株式会社sopiroへ納品されたものである(乙17及び乙18)。

(エ)本件ショールは、たかのこホテルに隣接するたかのこ湯においても販売を行っている(乙5)。

(オ)本件ショールは、こうち生活協同組合のカタログに「マテラショール」として掲載されているように、こうち生活協同組合においても販売している(乙7)。こうち生活協同組合へは、被請求人(マテラ社)から、はるやま商事株式会社(以下「はるやま商事」という。)を介して納品を行っている(乙22ないし乙24)。なお、こうち生活協同組合のカタログに示された「マテラショール」はパッケージが掲載されていないが、この点については「『温活』商品販売について」(乙8)に示すように、こうち生活協同組合のカタログ(お届け日:2018年11月26日〜同月30日)に掲載された「マテラショール」は被請求人が納品した本件ショールであることをはるやま商事が証明している。

(3)使用に係る商品「腹巻(ウエストウォーマー)」について

ア 使用に係る商品「腹巻(ウエストウォーマー)」(以下「本件ウエストウォーマー」という。)は、商品の表面に「温活」の文字が表示されている(乙3)。

イ 商標使用の事実

(ア)本件ウエストウォーマーは、マテラ社のホームページ内に開設された「マテラオンラインショップ」に掲載し、現在も販売を行っている(乙2及び乙16)。

(イ)本件ウエストウォーマーは、たかのこホテル内の売店においても販売を行っている(乙3、乙12、乙13、乙20及び乙21)。

(ウ)本件ウエストウォーマーは、たかのこホテルの1階にあるリラクゼーションサロンTerae内においても販売している(乙4)。リラクゼーションサロンTeraeは株式会社sopiroが運営する店舗であり、本件ウエストウォーマーは、被請求人から株式会社sopiroへ納品されたものである(乙17及び乙18)。

(エ)本件ウエストウォーマーは、たかのこホテルに隣接するたかのこ湯においても販売を行っている(乙5)。

(オ)本件ウエストウォーマーは、被請求人が運営する施設であるマテラの森においても販売を行っている(乙6)。

第4 当審の判断

1 被請求人の提出に係る証拠及び同人の主張(当事者間に争いのない事実)によれば、次の事実が認められる。

(1)商標権者の一であるマテラ社の取扱いに係る「m−WARmER(エム・ウォーマー)」と称する商品「ショール」(以下「使用商品」という。)には、商品の包装の表面に「温活」の漢字を縦書きにして表してなる商標(以下「使用商標」という。)が表示されている(乙1)。

(2)使用商品は、マテラ社から、はるやま商事を介してこうち生活協同組合に納品されている旨被請求人は主張しているところ、マテラ社は、平成30年11月9日及び同月22日に、はるやま商事に対し、品番「40−6」及び「40−1」の「ショール」を納品した(乙22ないし乙24)。

(3)はるやま商事は、2018年(平成30年)11月26日から同月30日を届け日とする、こうち生活協同組合のカタログに使用商品を掲載し受注販売した(乙7及び乙8)。

2 前記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。

(1)使用商標について

本件商標は、前記第1のとおり「温活」の漢字を標準文字で表してなるものであり、使用商標は、前記1(1)のとおり「温活」の漢字を縦書きにして表してなるものである。

そうすると、両商標は、横書きか縦書きかの違いはあるものの、同一の文字からなる商標であるから、使用商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標といえる。

(2)使用商品について

前記1(1)のとおり、使用商品は「ショール」であるから、これは、請求に係る商品に含まれている商品である。

また、前記1(1)のとおり、使用商品には、商品の包装の表面に使用商標が表示されているから、使用商品の包装には使用商標が付されていたといえる。

(3)使用時期について

前記1(3)のとおり、はるやま商事は、平成30年11月26日から同月30日を届け日とする、こうち生活協同組合のカタログに使用商品を掲載し受注販売したといえるところ、前記1(2)のとおり、被請求人は、使用商品は、こうち生活協同組合へは、マテラ社から、はるやま商事を介して納品されている旨主張している。

そして、前記1(2)のとおり、マテラ社は、平成30年11月9日及び同月22日に、はるやま商事に対し、品番「40−6」及び「40−1」の「ショール」を納品した。

そうすると、マテラ社が、平成30年11月9日及び同月22日に、はるやま商事に対し納品した品番「40−6」及び「40−1」の「ショール」は、平成30年11月26日から同月30日を届け日とする、こうち生活協同組合のカタログに掲載された使用商品であると推認することができる。

そして、前記(2)のとおり、使用商品の包装には使用商標が付されていた。

そうすると、マテラ社は、平成30年11月9日及び同月22日に、はるやま商事に対し、使用商品の包装に使用商標を付したものを納品(譲渡)したということができる。

そして、平成30年11月9日及び同月22日は、いずれも要証期間内である。

(4)小括

以上によれば、本件商標の商標権者であるマテラ社は、要証期間内である平成30年11月9日及び同月22日に、請求に係る商品中「ショール」の包装に本件商標と社会通念上同一と認められる使用商標を付したものをはるやま商事に対し譲渡したと認めることができる。

そして、この行為は、商標法第2条第3項第2号にいう「・・・商品の包装に標章を付したものを譲渡・・・する行為」に該当する。

3 まとめ

以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標の商標権者が、請求に係る商品に含まれる「ショール」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていることを証明したということができる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、請求に係る商品についての登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。