不使用取消と許諾使用

第1 本件商標

本件登録第5704331号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成26年4月11日に登録出願、「被服」を含む第25類並びに第14類、第18類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年9月26日に設定登録されたものである。

そして、本件審判の請求の登録日は、令和元年7月9日である。

第2 請求人の主張

請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標について登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定商品及び指定役務について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである旨主張し、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

なお、請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら意見を述べていない。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、答弁書において、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第16号証を提出した。

1 使用者

(1)被請求人は、ボーイロンドン香港リミテッド(以下「ボーイロンドン香港」という。)に本件商標を含む日本の「BOY LONDON」関連商標について、使用を許諾している(乙1)。

被請求人は、ボーイロンドン香港が日本に輸出した「BOY LONDON関連商品」が、日本国内の小売業者を通じて、日本の一般需要者に販売されることを明確に理解し、意図、予定した上で、ボーイロンドン香港に、本件商標の使用を許諾し、輸出、販売活動を行うことを許諾していたものである。

なお、被請求人の資本の過半数はボーイロンドン香港によって所有されており、ボーイロンドン香港と被請求人は、いわゆる親子関係に当たる。

(2)本件審判の請求の登録前3年以内(以下「要証期間」という。)に、ボーイロンドン香港が主として取引を行っていた小売、卸売業者は、株式会社クラウド(以下「クラウド」という。)及び株式会社アイゴールド(以下、両者をまとめていうときは「クラウド等」という。)であった。

ボーイロンドン香港より「BOY LONDON関連商品」を購入したクラウド等は、被請求人の正規代理店として、店舗を通じて、また、自社にて設けた公式オンライン通販サイトにて、当該商品の販売を行っていたほか、公式サイトの運営を行っていた。

2 被請求人による「被服」の輸出・販売

(1)ア 乙第2号証ないし乙第10号証の各書面の作成年月日は、いずれも要証期間内であり、2017年7月及び同年10月にボーイロンドン香港とクラウドの間に商品の取引が行われたことを示すものである。

イ 乙第2号証ないし乙第9号証によれば、クラウドが2017年7月10日付けの発注シートを作成(乙2)、同書面をボーイロンドン香港に電子メールにて発信し(乙3)、これを受けてボーイロンドン香港は、同月12日付けで商品を発送し(乙4)、同日付けの請求書を発行した(乙5)ことがわかり、また、2017年10月にも、クラウドとボーイロンドン香港とで、上記と同様のことが行われた(乙6〜9)ことがわかる。

発注書(乙2、6)及び発送リスト(乙4、8)には、2017年7月又は同年10月に取引された商品内容が示されているが、そのいずれにも、オレンジ色のニットジャンパーの商品サンプル写真とその横に「BOY LONDON KNIT JUMPER(3196)」が記載された品目があり、請求書(乙5、9)にも「BOY LONDON KNIT JUMPER(3196)」が請求品目として記載されている。

以上のことは、ボーイロンドン香港とクラウドの間で商品取引があり、その取引において「BOY LONDON KNIT JUMPER(3196)」が取引対象とされていたことを示すものである。

ウ ボーイロンドン香港より商品を仕入れ、購入したクラウドは、同商品を日本国内にて電子商取引を通じて販売を行っていた。

ボーイロンドン香港がクラウドに委託運営させていた公式ウェブサイトのオンラインショップウェブページの2017年11月30日時点のキャッシュデータ(乙10)により、2017年11月30日の時点において、オレンジのニットジャンパーが販売されていたことを確認することができる。

このオレンジのニットジャンパーの正面には、「BOY」と「LONDON」をバランスよく二段に書した構成よりなるデザインであって、本件商標と同一の標章が施されている。

なお、2017年11月12日時点の被請求人公式ウェブサイトの「特定取引に関する法律に基づく表記」部分のページのキャッシュデータ(乙11)には、販売業者として「株式会社クラウド」と記載されていることから、ボーイロンドン香港が委託したクラウドが販売業者であったことが確認できる。

(2)ア 乙第12号証ないし乙第16号証の各書面の作成年月日は、いずれも要証期間内であり、2017年2月にボーイロンドン香港とクラウドの間に商品の取引が行われたことを示すものである。

イ 乙第12号証ないし乙第15号証によれば、クラウドが2017年2月20日付けの発注シートを作成(乙12)、同書面をボーイロンドン香港に電子メールにて同月22日に発信し(乙13)、これを受けてボーイロンドン香港は、同月24日付けで商品を発送し(乙14)、同日付けの請求書を発行した(乙15)ことがわかる。

発注書(乙12)及び発送リスト(乙14)には、2017年2月に取引された商品内容が示されているが、そのいずれにも、袖にストラップがついたフード付きのジャケットの商品サンプル写真と「B163NB0040」の品番が記載された品目があり、請求書(乙15)にも「B163NB0040」が請求品目として記載されている。

このことは、クラウドによる「B163NB0040」の発注に対し、ボーイロンドン香港からクラウドに商品が発送され、商品の代金が請求されていることを示すものである。

ウ ボーイロンドン香港より商品を仕入れ、購入したクラウドは、同商品を日本国内にて電子商取引を通じて販売を行っていた。

ボーイロンドン香港がクラウドに委託運営させていた公式ウェブサイトのオンラインショップウェブページの2016年12月20日時点のキャッシュデータ(乙16)により、2016年12月20日の時点から継続的に、当該商品を仕入れ、販売していたことを示すものである。

このフード付きジャケットの正面には、「BOY」と「LONDON」をバランスよく二段に書した構成よりなるデザインであって、本件商標と同一の標章が施されている。

3 まとめ

上述のとおり、被請求人は、要証期間内に、本件商標の使用権者であるボーイロンドン香港を通じて日本国内にて本件商標を付した「被服」を中心とする指定商品に継続販売していた。販売対象である「被服」に付された商標は本件商標と社会通念上同一のものである。

第4 当審の判断

1 被請求人の提出に係る乙各号証及び同人主張の全趣旨を総合すれば、以下の事実が認められる。

(1)ア 被請求人は、その資本の過半数をボーイロンドン香港に所有されており、当該者の子会社にあたる(乙1)。

イ ボーイロンドン香港は、2013年の設立以降、日本における「BOY LONDON」事業(「BOY LONDON」ブランドに係る商品の販売及び商標の使用を含む。)を担っている(乙1)。

(2)ア 2017年11月30日時点の「BOY LONDON/ボーイロンドン 公式サイト」と称するインターネットサイト(写し)(乙10)に、「BOY LONDON KNIT JUMPER−ORANGE」の表題の下、「¥20,736(税込)」との価格表示、「鮮やかなオレンジ色が印象的なニットプルオーバー。ブランド創立時より続くレタードロゴが配されています。」、「カラー:ORANGE」、「送料:全国一律850円(お買い上げ総額15,000円以上で無料)」などの記述、及びオレンジ色のプルオーバー型セーターを着用した人物の写真が掲載されている。そして、当該写真中のプルオーバー型セーター(以下「使用商品1」という。)の正面には、上段に太字のゴシック体で書された「BOY」の文字、及び下段に上段部分の横幅に合わせるように均等に配された同書体の「LONDON」の文字からなる商標(以下「使用商標」という。)が表示されている。なお、当該写真における使用商標は、黒色である。

また、2017年11月12日時点の「BOY LONDON/ボーイロンドン 公式サイト」と称するインターネットサイト(写し)(乙11)に、「販売業者 株式会社クラウド」の表示がある。

イ(ア)「SALES INVOICE」と題する、ボーイロンドン香港がクラウドに対して発行した書面(写し)(乙5)には、「INVOICE No.」の欄に「025」、「DATE」の欄に「12−Jul−17」の表示があり、また、「DESCRIPTION/STYLE No/SIZE」の欄に「BOY LONDON KNIT JUMPER(3196)」、これに対応する「COLOUR」の欄に「ORANGE/BLACK」との表示があり、その他、数量等が表示されている。

(イ)「PACKING LIST」と題する、ボーイロンドン香港がクラウドに対して発行した書面(写し)(乙4)には、「NO.:025」、「Date:12 Jul.2017」の表示があり、また、「Style No.」の欄に「BOY LONDON KNIT JUMPER(3196)」、これに対応する「Colour」の欄に「ORANGE/BLACK」との表示、「Image」の欄にオレンジ色のプルオーバー型セーターを着用したと思われる人物の画像の掲載があり、その他、数量等が表示されている。そして、上記画像にある衣服は、その細部が不明瞭であるものの、乙第10号証に掲載された商品と同じデザインからなるものと見られるものである。

(ウ)「SALES INVOICE」と題する、ボーイロンドン香港がクラウドに対して発行した書面(写し)(乙9)には、「INVOICE No.」の欄に「027」、「DATE」の欄に「12−Oct−17」の表示があり、また、「DESCRIPTION/STYLE No/SIZE」の欄に「BOY LONDON KNIT JUMPER3196」、これに対応する「COLOUR」の欄に「ORANGE/BLACK」との表示があり、その他、数量等が表示されている。

(エ)「PACKING LIST」と題する、ボーイロンドン香港がクラウドに対して発行した書面(写し)(乙8)には、「NO.:027」、「Date:12 Oct.2017」の表示があり、また、「Style No.」の欄に「BOY LONDON KNIT JUMPER3196」、これに対応する「Colour」の欄に「ORANGE/BLACK」との表示、「Image」の欄にオレンジ色のプルオーバー型セーターを着用したと思われる人物の画像の掲載があり、その他、数量等が表示されている。そして、上記画像にある衣服は、その細部が不明瞭であるものの、乙第10号証に掲載された商品と同じデザインからなるものと見られるものである。

(オ)上記の乙第4号証と乙第5号証とにそれぞれ表示された番号、日付、品目の種類、カラー、数量等は、互いに齟齬がないものである。また、同様に、乙第8号証と乙第9号証とに表示された各事項も、互いに齟齬がないものである。さらに、上記各乙号証に係るクラウドからの発注書とされるもの(乙2、6)についても、不自然な点はない。

(3)ア 2016年12月21日時点の「BOY LONDON/ボーイロンドン 公式サイト」と称するインターネットサイト(写し)(乙16)に、「NEW ARRIVALS」の表題の下、「BOY LONDON STRAP SLEEVE HOOD−BLACK/WHITE」の表示、「¥17,145(税込)」との価格表示、及び黒色のフード付きスウェットシャツを着用した人物の写真が掲載されている。そして、当該写真中のフード付きスウェットシャツ(以下「使用商品2」という。)の正面には、やや不明瞭な部分があるものの、使用商標が表示されているとみることができる。なお、当該写真における使用商標は、黒色の地色に白色で表されている。

イ(ア)「SALES INVOICE」と題する、ボーイロンドン香港がクラウドに対して発行した書面(写し)(乙15)には、「INVOICE No.」の欄に「018」、「DATE」の欄に「24/02/2017」の表示があり、また、「DESCRIPTION/STYLE No/SIZE」の欄に「B163NB0040」、これに対応する「COLOUR」の欄に「BLACK/WHITE」との表示があり、その他、数量等が表示されている。

(イ)「PACKING LIST」と題する、ボーイロンドン香港がクラウドに対して発行した書面(写し)(乙14)には、「NO.:018」、「Date:24 Feb.2017」の表示があり、また、「Style No.」の欄に「B163NB0040」、これに対応する「Colour」の欄に「BLACK/WHITE」との表示、「Image」の欄に黒色のフード付きスウェットシャツと思われる画像の掲載があり、その他、数量等が表示されている。そして、上記衣服の画像は、その細部が不明瞭であるものの、前記アで言及した乙第16号証に掲載された黒色の商品と同じデザインからなるものと見られるものである。

(ウ)上記の乙第14号証と乙第15号証とにそれぞれ表示された番号、日付、品目の種類、カラー、数量等は、互いに齟齬がないものである。さらに、上記各乙号証に係るクラウドからの発注書とされるもの(乙12)についても、不自然な点はない。

2 前記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。

(1)使用商標について

本件商標は、前記第1(別掲)のとおり、上段に太字のゴシック体で書された「BOY」の文字、下段に上段部分の横幅に合わせるように均等に配された同書体の「LONDON」の文字を表してなる商標である。

これに対し、使用商標も、上段に太字のゴシック体で書された「BOY」の文字、下段に上段部分の横幅に合わせるように均等に配された同書体の「LONDON」の文字を表してなる商標である。

そうすると、使用商標は、本件商標と同一と認められる商標というのが相当である。なお、使用商標には、これを使用する商品の地色によって、白色で表されているものがあるが、当該白色の商標についても、商標法第70条第1項の規定により、同法第50条における「登録商標」に含むものということができる。

(2)使用商品について

使用商品1は、前記1(2)の認定事実から「プルオーバー型セーター」といえ、また、使用商品2は、前記1(3)の認定事実から「フード付きスウェットシャツ」といえるところ、これらは、いずれも本件商標の指定商品中「被服」の範ちゅうに属する商品と認められる。

(3)使用時期について

ア 前記1(1)イ及び(2)イの認定事実からすれば、ボーイロンドン香港は、クラウドを通じて使用商品1を日本国内で販売することを目的として、平成29(2017)年7月12日及び同年10月12日に香港から日本に向けて発送(輸出)したものであって、少なくとも要証期間(平成28(2016)年7月9日〜令和元(2019)年7月8日)内である平成29(2017)年7月12日及び同年10月12日頃に、クラウドがこれを日本国内で受領したと認めることができる。

そうすると、クラウドは、要証期間内である平成29(2017)年7月12日及び同年10月12日頃に、使用商標を付した使用商品1をボーイロンドン香港から輸入したということができる。

そして、ボーイロンドン香港とクラウドとの取引に係る使用商品1に付された使用商標は、ボーイロンドン香港を出所として識別される標章として使用されていたものというのが相当である。

そうすると、当該輸入行為は、ボーイロンドン香港がクラウドを通じて行ったというのが相当である。

イ 前記1(2)アの認定事実からすれば、少なくとも要証期間内である平成29(2017)年11月30日時点において、日本の消費者向けのボーイロンドンの公式サイトに、販売を目的として使用商標を付した使用商品1を展示し、又は使用商標を付した使用商品1に関する広告を掲載したということができる。

ウ 前記1(1)イ及び(3)イの認定事実からすれば、ボーイロンドン香港は、クラウドを通じて使用商品2を日本国内で販売することを目的として、平成29(2017)年2月24日に香港から日本に向けて発送(輸出)したものであって、少なくとも要証期間内である平成29(2017)年2月24日頃に、クラウドがこれを日本国内で受領したと認めることができる。

そうすると、クラウドは、要証期間内である平成29(2017)年2月24日頃に、使用商標を付した使用商品2をボーイロンドン香港から輸入したということができる。

そして、ボーイロンドン香港とクラウドとの取引に係る使用商品2に付された使用商標は、ボーイロンドン香港を出所として識別される標章として使用されていたものというのが相当である。

そうすると、当該輸入行為は、ボーイロンドン香港がクラウドを通じて行ったというのが相当である。

エ 前記1(3)アの認定事実からすれば、少なくとも要証期間内である平成28(2016)年12月21日時点において、日本の消費者向けのボーイロンドンの公式サイトに、販売を目的として使用商標を付した使用商品2を展示し、又は使用商標を付した使用商品2に関する広告を掲載したということができる。

オ 前記ア及びウからすると、ボーイロンドン香港は、要証期間内に、使用商標を付した使用商品1及び2(以下、これらをまとめて「使用商品」という。)をクラウドを通じて日本国内に輸入したということができる。

また、前記アないしエを総合すると、ボーイロンドン香港は、使用商標を付した使用商品を日本の消費者向けに販売することを認識しつつ、クラウドに対して輸出(譲渡)し、クラウドは、要証期間内に、日本の消費者向けのボーイロンドンの公式サイトに、当該商品を販売(譲渡)のために展示し、又は当該商品の広告を掲載したと推認することができる。かかる事実によれば、使用商標は、要証期間内に、ボーイロンドン香港によって、日本国内において、クラウドを通じて使用をされたものと評価することができる。

(4)使用者について

前記1(1)の事実からすれば、ボーイロンドン香港は、被請求人(商標権者)の親会社であって、両者は緊密な関係にあるものと認められ、被請求人自らがボーイロンドン香港に対し本件商標の使用を許可していたことが認められる。他方、ボーイロンドン香港による本件商標の使用に関して、被請求人が異議を述べたとの事実は何ら確認できない。そうすると、被請求人は、ボーイロンドン香港に対して本件商標を使用する黙示の許諾を与えていたものと認めて差し支えない。

したがって、ボーイロンドン香港は、本件商標の通常使用権者であるといえる。

(5)小括

以上によれば、本件商標の通常使用権者であるボーイロンドン香港がクラウドを通じて、要証期間内に、本件商標と同一と認められる商標である使用商標を付した使用商品を輸入し、譲渡のために展示し、また、上記使用商標を付した使用商品に関する広告を電磁的方法により提供したと認めることができる。

そして、これらの行為は、商標法第2条第3項第2号又は同項第8号にいう使用行為に該当する。

3 まとめ

以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者が、本件審判の請求に係る指定商品及び指定役務に含まれる商品について、本件商標と同一と認められる商標を使用していたことを証明したということができる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。