分割出願の要件

1 本件商標

本件登録第5998613号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成28年2月19日に登録出願、第9類、第35類、第38類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同29年11月8日に登録査定され、同月24日に設定登録されたものである。

2 引用出願

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商願2017−124292(以下「引用出願」という。)は、「R・MOBILE」の欧文字を標準文字で表してなり、願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年3月13日に登録出願された商願2017−33552(以下「親出願」という。)を原出願とする、商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(以下「分割出願」という。)である旨主張して、同年9月17日に登録出願されたものである。

3 登録異議の申立ての理由

申立人は、本件商標は、商標法第8条第1項に違反し、同法第43条の2第1号に該当するので、その登録は取り消されるべきであるとして、その理由を次のように述べている。

(1)本件商標の登録の有効性判断基準日について

本件商標は、平成28年2月19日に日本国特許庁に出願がなされ、その後設定登録されている。

したがって、本件商標登録の有効性判断基準日は、平成28年2月19日である。

(2)引用出願は、平成26年9月12日に原出願がなされ、その後出願分割が複数回なされたもので、引用出願に係る有効性判断基準日は、最初の原出願日たる平成26年9月12日である。

(3)上記した先後願関係を前提として、本件商標は、引用出願(当該商標登録出願から派生する出願分割に係る新たな商標登録出願を含む。)の商標と外観、称呼及び観念のいずれにおいても同一又は類似するとともに、本件商標に係る指定商品(指定役務)は、当該先願に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似するので、商標法第8条第1項に違反し、同法第43条の2第1号に該当する。

4 当審の判断

(1)分割出願について

商標法第10条第1項は、「商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。」と規定し、同条第2項は、「前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。」と規定している。

そして、商標法施行規則第22条第2項は、特許法施行規則第30条の規定を商標登録出願に準用し、分割出願をしようとする場合においては、もとの商標登録出願の願書を補正する必要があるときは、その補正は、新たな商標登録出願と同時にしなければならない旨を規定している。

(2)引用出願について

引用出願は、親出願の出願に係る指定商品及び指定役務のすべてを指定商品及び指定役務としており、「商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる」としている商標法第10条第1項の要件を満たしていない。

してみれば、引用出願は、商標法第10条第1項の要件を満たさず、分割出願とは認められないものであるから、その出願日は、遡及することなく、平成29年9月17日となる。

また、引用出願については、平成30年6月7日付けで、親出願については、同29年12月4日付けで、出願却下されているものである。

(3)商標法第8条第1項該当性について

商標法第8条第1項は、「同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。」と規定し、また、同条第3項は「商標登録出願が放棄され取り下げられ若しくは却下されたとき、又は商標登録出願について査定若しくは審決が確定したときは、その商標登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。」と規定している。

本件商標の出願日は、平成28年2月19日であるところ、引用出願の出願日は、上記(2)のとおり、平成29年9月17日であり、かつ、引用出願及び親出願のいずれも、出願却下の処分がされているものである。

したがって、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものではない。

なお、申立人は、引用出願に係る有効性判断基準日は、最初の原出願日たる平成26年9月12日である旨主張している。

しかしながら、引用出願は、上記(2)のとおり、商標法第10条第1項の要件を満たさず、分割出願とは認められないものであるから、出願日は遡及しない。

したがって、平成26年9月12日が申立人の主張する引用出願の有効性判断基準日とはならない。

(4)むすび

以上のとおり、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。