不使用取消の論点

第1 本件商標

本件登録第5751653号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲のとおり「サニーケアー」の片仮名と「Sunny−CARE」の欧文字を上下2段に書してなり,平成26年10月21日に登録出願,第9類「水泳用耳栓,潜水用耳栓,オゾン発生器,電解槽,検卵器,青写真複写機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,郵便切手のはり付けチェック装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機用プログラム,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,太陽電池,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,歯科訪問治療に使用する電子計算機用プログラム,その他の電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,科学用人工衛星,消防車,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,防災頭巾,事故防護用手袋,眼鏡,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,運動用保護ヘルメット,ウエイトベルト,エアタンク,レギュレーター,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,電気又は電子楽器用フェイザー,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物」を指定商品として同27年3月2日に設定登録がされ,現に有効に存続しているものである。

そして,本件審判の請求の登録日は,平成30年8月2日である。

なお,本件審判において,商標法第50条第2項に規定する「その審判の請求の登録前3年以内」とは,平成27年(2015年)8月2日ないし同30年(2018年)8月1日である(以下「要証期間」という場合がある。)。

第2 請求人の主張

請求人は,本件商標の指定商品中,第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,太陽電池,電池,電気磁気測定器,電気通信機械器具,その他の電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路」についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求め,その理由及び答弁に対する弁駁を要旨以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証を提出した。

1 請求の理由

本件商標は,その指定商品中,第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,太陽電池,電池,電気磁気測定器,電気通信機械器具,その他の電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路」(以下「取消請求商品」という場合がある。)について継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから,商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

2 答弁に対する弁駁

(1)「アニバーサリーフェア」の開催を告知するちらしの写し(乙1)について

当該ちらしの作成時期及び頒布された日が明らかではなく,当該ちらしが「頒布」されたことについては,何ら立証されていない。

また,当該ちらしの「訪問歯科用報告書作成アプリ」の記載は,単にそのように記載されているだけで,どのような商品であるのか,また,後述のようにそもそも「商品」であるのか,その実体は全く明らかにされていないので,到底「コンピュータプログラム」についての使用といはいえない。

そして,「for iPad」の文字は「iPad用」という意味であって「iPad」そのものを意味するものではない。したがって,当該ちらしは「歯科用コンピュータプログラムが内蔵されたコンピュータ」に係るものとはいえない。

したがって,当該ちらしからは,要証期間内における,指定商品についての本件商標の使用は立証されていない。

(2)歯科用報告書作成アプリ製品のちらし(乙2)について

当該ちらしの作成時期及び頒布された日が明らかではなく,当該ちらしが「頒布」されたことについては,何ら立証されていない。

また,1葉目下部の「月額課金制です。料金はお問合せください。」と記載から,当該「コンピュータプログラム」は顧客に「譲渡」されるものではなく,「貸与」されるものである可能性が否定できない。このため,当該ちらしは「コンピュータソフトウェアの貸与」に係るものであって,「コンピュータプログラム」に係るものではない。

また,上記(1)と同様に,当該ちらしに記載の「for iPad」は「iPad」そのものを意味するものではないので,当該ちらしは「歯科用コンピュータプログラムが内蔵されたコンピュータ」に係るものとはいえない。

(3)「Sunny−CARE」を使用した商品「コンピュータプログラム」について発注に係る契約書の写し(乙3)について

当該契約書は,「製品名」の項目に「Sunny−CARE一式」と記載されているものの,当該製品が「コンピュータプログラム」であることは記載されていない。したがって,当該契約書は,「コンピュータプログラム」に係る取引書類ということはできない。

また,当該契約書は本件商標権者に宛てたものあって,同人が発行したものではない。したがって,当該契約書は,被請求人による「使用」を立証するものではない。

(4)「Sunny−CARE」を使用した商品「コンピュータプログラム」についての発注に関する契約書の写し(乙4)について

当該契約書の「【利用サービス料金】」の欄には「Sunny−CARE PLUS 1ライセンス」の欄にチェックがあるものの,「Sunny−CARE」の欄は空欄である。したがって,当該契約書に本件商標が記載されているとは認めることはできない。

また,当該契約書の表題には,「利用サービス契約書」とあり,その内容にも「【利用サービス開始日】」「【利用サービス料金】」とあることから,「商品」ではなく「役務の提供」に関するものである可能性が高い。(1)のとおり,「コンピュータプログラム」は,「譲渡」を目的としたものではなく「貸与」を目的としたものである可能性があり,当該契約書は,「コンピュータプログラムの貸与」に係るものであって「コンピュータプログラム」に係るものではない。

さらに,「【利用サービス料金】」の項目には「iPadレンタル台数 1台」と記載され,その欄にチェックがあることから,当該契約は役務「コンピュータの貸与」に係るものであっても,商品「コンピュータ」の「譲渡」に係るものではない。

なお,当該契約書は,1社を対象とするものであり,そもそも,契約書は「頒布」する性質の取引書類ではない。したがって,当該契約書について当該取引書類が「頒布」されたことは立証されていない。

第3 被請求人の答弁

被請求人は,結論同旨の審決を求め,答弁並びに令和元年6月5日付け及び同年10月31日付けの回答書において,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として,乙第1号証ないし乙第24号証を提出した。

なお,乙第3号証については,平成30年9月28日付けで写しを提出しているところ,令和元年10月31日付けで原本を提出したので,当該原本を採用する。

1 答弁の理由

本件商標権者は,本件商標を,取消請求商品中「電子応用機械器具及びその部品」について使用している。

2 「アニバーサリーフェア」の開催を告知するちらしの写し(乙1)について

(1)当該ちらしの1葉目の左側「歯科システム」の欄に,「Sunny−CARE」の商標が使用されている。

(2)上記「Sunny−CARE」の商標の上に「訪問歯科用報告書作成アプリ」と記載されている。この「アプリ」という用語は,「アプリケーションソフト」を表す略語であり,「作業の目的に応じて使用されるコンピュータ用のソフトウェア」の意であるから,「コンピュータプログラム」についての使用であることは明らかである。

また,本件商標権者が顧客に当該ちらしを手渡す際には,商品が電子計算機用プログラムであること,買取費用のほか,月額利用料の支払いが必要であることを説明している(乙7)。

そして,商標「Sunny−CARE」の下の「for iPad」の文字は,タブレットコンピュータである「iPad」に使用することができるという意味である。そして,この商品は,歯科用コンピュータプログラムが内蔵(インストール)され,使用可能な状態とされたタブレットコンピュ一タ製品として販売される場合が多く,「歯科用コンピュータプログラムが内蔵されたコンピュータ」についての使用にも該当する。

(3)当該ちらしに記載された「20周年」とは,本件商標権者の創立年から起算した年数を示している。

本件商標権者の会社成立の年月日は,平成8年8月1日であり(乙5),その20年後である平成28年8月1日は要証期間内である。

本件商標権者は,販売促進戦略の一つとして,この平成28年8月1日の前後約2年間にわたって20周年アニバーサリーフェアを開催していた。

当該ちらしは,GH株式会社によって作成され,商標権者に納品されたものであって,作成部数は5000部分あり,納品日は要証期間内である2015年10月14日である(乙6)。

そして,当該ちらしの顧客への頒布時期は,要証期間内である2015年11月27日(乙7),頒布場所は顧客である歯科医院内,頒布方法は手交である。

(4)当該ちらしの1葉目及び2葉目には,当該ちらしの発行者として,「サンシステム株式会社」(以下「サンシステム」という。)の名称が明記されている。

よって,本件商標の使用者は,本件商標権者である。

(5)当該ちらしは,商品についての広告に該当し,その発行は,商品の広告に標章を付して頒布する行為なので,商標法第2条第3項第8号に該当する。

3 歯科用報告書作成アプリ製品のちらしの写し(乙2)について

(1)当該ちらしの1葉目上部や2葉目下部には,「Sunny−CARE」の商標が使用されている。

(2)当該ちらしの1葉目上部に表示された商標「Sunny−CARE」の上方には,「歯科用報告書作成アプリ」と記載されていることから,「コンピュータプログラム」についての使用であることは明らかである。

また,上記2(2)と同じ理由で「歯科用コンピュータプログラムが内蔵されたコンピュータ」についての使用にも該当する。

商標「Sunny−CARE」を使用した商品「コンピュータプログラム」について,発注に関する契約書の写し(乙3,乙8)にはお支払い条件の欄において「買取」に○がつけられており,貸与を目的とする商品ではない。

また,当該契約書(乙3,乙8)に基づいて納品した商品についての納品書(乙9〜乙12)によっても当該商品がリースでなく買取製品であることは明らかである。

また,本件商標権者の担当営業社員は,顧客に,当該商品が買取製品であり,月額利用料が発生する旨を説明している(乙13,乙14)。

なお,当該ちらしに「月額課金制」と記載した意図は,商品はあくまで買取商品であり,商品納入時に購入代金を支払う必要があるものの,その商品を使用するためには,その購入代金とは別に,月額の使用料を支払う必要があるからである。

このような販売形態は,特に専門性の高いコンピュータプログラム製品の販売形態としては一般的であり,使用方法に関する問い合わせ対応,製品のメンテナンスやアップデートといったサポートを行う費用等として請求するものである。

(3)当該ちらしの作成部数は7000部,納品日は2015年8月24日であり(乙15),当該ちらしの頒布時期は,要証期間内の2015年11月27日,同年9月1日及び同月11日である(乙13,乙14,乙16)。

(4)当該ちらしの2葉目には,当該ちらしの発行者として,「サンシステム」の名称が明記されている。

よって,本件商標の使用者は,本件商標権者である。

(5)当該ちらしは,商品についての広告に該当し,その発行は,商品の広告に標章を付して頒布する行為であるから,商標法第2条第3項第8号に該当する。

4 商標「Sunny−CARE」を使用した商品「コンピュータプログラム」について,発注に関する契約書の写し(乙3)について

(1)当該契約書には,製品名として「Sunny−CARE」の名称が記載されている。また,「Sunny―CARE一式」と記載されていることから,コンピュータプログラムが内蔵されたコンピュータ製品についての売買契約であることは明らかである。

当該契約に係る納品書には,コンピュータプログラム製品である「Sunny−CARE」の購入代金(登録料,訪問設置料・ルーター費用含む)とが計上され(乙9),毎月発行される納品書には月額使用料が計上されている(乙10)。

そうすると,納品した商品の内容は,コンピュータプログラム製品である「Sunny−CARE」の納品・登録と,訪問設置費用,通信接続に必要なルーターである。

(2)当該契約書の日付は,2017年2月8日と記載されており,要証期間内である。

(3)当該契約書には,売主として,サンシステムの名称が明記されている。

よって,本件商標の使用者は,本件商標権者である。

(4)当該契約書は,商品についての取引書類に該当し,その発行は,商品の広告に標章を付して頒布する行為なので,商標法第2条第3項第8号に該当する。

5 商標「Sunny−CARE」を使用した商品「コンピュータプログラム」について,発注に関する契約書の写し(乙4)について

当該契約書は,商品の売買契約ではなく,その後,この商品を利用するために必要な利用サービスに関する契約書である。

6 東京デンタルショーヘの出展について

本件商標権者は,要証期間内である2015年8月1日及び2日にかけて開催された「東京デンタルショー2015」,同じく要証期間内である2017年11月11日及び12日にかけて開催された「東京デンタルショー2017」に,コンピュータプログラム製品である「Sunny−CARE」を出展した(乙20〜乙23)。

当該展示会のウェブサイトには,現在も当該展示会に関する情報が掲載されており,この内容から,本件商標権者が,コンピュータプログラム製品である「Sunny−CARE」を,要証期間内に出展していたことは明らかである。

7 インターネット掲載記事について

インターネットサイト「マイナピニュース」に,要証期間内である2015年7月31日付けにて,コンピュータプログラム製品である「Sunny−CARE」に関する記事が掲載された(乙24)。

当該記事は,いまだ掲載が継続されており,上記ウェブサイトにアクセスすることで,記事を閲覧することができる。

8 商標の同一性について

本件商標は,上段に「サニーケアー」,下段に「Sunny−CARE」の文字がそれぞれ表示された二段書きの態様である。

一方,使用された商標は,「Sunny−CARE」の文字が一連に表示された態様である(乙1〜乙3)。

本件商標の上段の「サニーケアー」と下段の「Sunny−CARE」は,同一の観念を生ずる文字であるといえる。よって,使用された商標(乙1)は,本件商標と社会通念上同一と認められる。

仮に,上段と下段文字から,特別の観念が生じないとしても,称呼が同一であり,この一方の使用である「Sunny−CARE」の使用は,社会通念上の同一性が認められる。

9 使用に係る商品について

取消請求商品には,「電子応用機械器具及びその部品」がある。

特許庁の類似商品・役務審査基準によれば,第9類「電子応用機械器具及びその部品」には,「電子計算機」及び「電子計算機用プログラム」が含まれる旨規定されている。

一方で,商標「Sunny−CARE」(乙1〜乙4)が使用された商品は,「歯科用コンピュータプログラム」又は「歯科用コンピュータプログラムが内蔵されたコンピュータ」であり,まさに上記「電子計算機用プログラム」又は「電子計算機」に包含される商品である。

第4 当審の判断

1 被請求人が提出した証拠及び同人の主張によれば,以下の事実が認められる。

(1)2017年(平成29年)2月8日付けの本件商標権者とその顧客による契約書には製品名として「Sunny−CARE一式」の文字が記載され,お支払条件として「買取」に丸印が付されている(乙3)。

(2)2017年(平成29年)11月11日ないし同月12日に「東京デンタルショー2017」が開催され,本件商標権者は,同展示会に出展した(乙22,乙23)。

(3)「東京デンタルショー2017」のウェブサイトの出展社情報のページにおいて,本件商標権者の情報が記載されているところ,当該ページには,ちらしの画像が掲載されており,そのちらしの画像には,左上に本件商標権者の名称並びにその下に「歯科システム」の見出しの下「訪問歯科用報告書作成アプリ」の文字,「Sunny−CARE」の文字(以下「使用商標」という。)及び「for iPad」の文字が3段に表示されている(乙23)

(4)2015年7月31日付けマイナビニュースにおいて「iPad対応の歯科ソリュ−ションで在宅歯科診療支援−サンシステム」の見出しの下「・・・在宅歯科医療のために開発されたiPad専用アプリケーション『Sunny−CARE』だ。」(以下,「Sunny−CARE」とする商品を「使用商品」という。)及び「・・・2014年10月にリリースしたのが『Sunny−CARE』と『Sunny−LOSA』の連携システムです」の記載がある(乙24)。

2 上記1において認定した事実によれば,以下のとおり判断できる。

(1)商標の使用者について

「東京デンタルショー2017」のウェブサイトに掲載されているちらしの画像は,使用商標が掲載され,本件商標権者の名称が記載されていることから,本件商標権者によるものと認められる。

したがって,使用商標の使用者は,本件商標権者である。

(2)使用商標について

本件商標は,上記第1のとおり「サニーケアー」の片仮名と「Sunny−CARE」の欧文字を上下2段に表してなるところ,上段の片仮名は下段の欧文字の読みを表したものと,無理なく認識できるものである。

他方,使用商標は,「Sunny−CARE」の欧文字からなるものであり,その構成文字は,本件商標の下段の文字と同じつづりであり,使用商標からも「サニーケアー」の称呼が生ずるものと認められる。

そうすると,使用商標は,本件商標と称呼を同一にし,また本件商標の下段の文字とつづりを同一にするものであるから,使用商標は,本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。

(3)使用商品について

使用商品が掲載されている記事には,使用商品について「開発されたiPad専用アプリケーション」であること及び「2014年10月」にリリースしたとする記載があるところ,「iPad」の文字は「Apple Inc.」の製造に係るタブレットコンピュータの名称であることは,顕著な事実である。

また,使用商品は「Sunny−CARE一式」に係る契約書(乙3)より買取り商品であると認められる。

そうすると,使用商品は要証期間前の2014年(平成26年)にリリースされたiPad用のアプリケーションプログラムと認められ,「電子応用機械器具及びその部品」の範ちゅうの商品であるから,取消請求商品に含まれる商品である。

(4)使用時期及び使用方法について

本件商標権者は,2017年(平成29年)11月11日及び同月12日に行われた「東京デンタルショー2017」に出展し,同展示会のウェブサイト上にちらしの画像を掲載しているものと認められる。

そして,当該ウェブサイトは,当該展示会の告知のために作成されたものであり,遅くとも当該展示会の開催日までには公開されたものでと推認できる。

そうすると,当該ちらしの画像は遅くとも,平成29年11月11日には当該ウェブサイト上に掲示されたものと推認でき,当該日付は要証期間内である。

(5)小括

以上によれば,本件商標権者は,要証期間内に日本国内において,本件審判の請求に係る商品に含まれる「アプリケーションプログラム」に係るちらしの画像に本件商標と社会通念上同一と認められる使用商標を付して電磁的方法より提供したものであって,上記使用行為は,商標法第2条第3項第8号にいう「商品の広告に標章を付して電磁的方法により提供する行為」に該当する。

3 まとめ

以上のとおり,被請求人は,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,本件商標権者が本件審判の請求に係る指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」について,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したというべきである。

したがって,本件商標の登録は,その指定商品中,請求に係る指定商品について,商標法第50条の規定により,取り消すことはできない。

よって,結論のとおり審決する。