称呼の類似性と要部抽出

理 由

1 本件商標

本件登録第6902205号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、令和6年7月9日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同7年2月10日に登録査定、同月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人が引用する商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において引用する商標(以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続している。

(1)登録第4458901号商標(以下「引用商標1」という。)

商標の構成:「BY TERRY」(標準文字)

指定商品・役務:第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨」のほか、第14類、第25類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務

登録出願日:平成10年1月6日

優先権主張日:1997年(平成9年)7月10日

設定登録日:平成13年3月9日

(2)国際登録第955717号商標(以下「引用商標2」という。)

商標の構成:「VIP EXPERT BY TERRY」

指定商品:第3類「Cosmetics, perfumes, eaux de toilette, eau-de-cologne, essential oils, soaps, cleansing milks, deodorants for personal use; creams, cosmetic gels, milks, lotions, beauty masks, pomades for cosmetic use, powders and cosmetic preparations for skin care; cosmetic sunblocks, cosmetic suntan preparations; depilatory products; hair sprays and lotions, shampoos; cosmetic preparations for baths; make-up and make-up removing products; false eyelashes, cosmetic sets.」

国際商標登録出願日:2008年(平成20年)2月1日

設定登録日:平成22年3月5日

3 登録異議の申立ての理由

申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第10号、同項第11号、同項第15号及び同項第19号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証、甲第2号証及び甲第5号証(枝番号を含む。枝番号のすべてを示すときは、枝番号を省略する。なお、甲第3号証及び甲第4号証は、欠番。)を提出した。

(1) 商標法第4条第1項第11号について

ア 外観について

本件商標は、標章全体のほぼ半分の面積を占める部分に配置する文字「terry(4文字目のrは反転。以下、同じ。)」は、引用商標の構成中の文字「terry」と共通する。殊更、引用商標1においては、「BY TERRY」の構成からなるところ、「BY」は、英語の前置詞若しくは副詞であり、引用商標1に接した需要者・取引者は、「BY TERRY」の態様で使用すれば「TERRYによって」、「TERRYのそばに」の意味合いを理解し、かかる意味合いの認識から「TERRY」の部分に着目して引用商標1に接する。

また、引用商標2は、「VIP EXPERT BY TERRY」の態様であるところ、「BY TERRY」からは、「TERRYによって」「TERRYのそばに」の意味合いを理解し、「VIP EXPERT」からは「超重要人物の専門家」と独立した観念を需要者・取引者は認識する。かかる意味合いから、「BY TERRY」と「VIP EXPERT」を分離して認識し、「BY TERRY」が含む「TERRY」を殊更自他商品・役務の識別力が強い表示として認識する。

よって、本件商標「terry」は、その外観において、引用商標に類似する商標である。

イ 称呼について

本件商標は、その構成態様から「テリー」の称呼が生じる。

一方、引用商標1は、その構成態様から「バイテリー」の称呼が発生する。ここで引用商標1の構成中、「BY」は英語の前置詞若しくは副詞であり、引用商標1に接した需要者・取引者は、「TERRYによって」、「TERRYのそばに」の意味合いを理解し、かかる意味合いの認識から「TERRY」の部分に着目し、当該文字から「テリー」の称呼が発生する。

また、引用商標2は、「VIP EXPERT BY TERRY」の態様であるところ、「BY TERRY」からは、「TERRYによって」、「TERRYのそばに」の意味合いを理解し、「VIP EXPERT」からは「超重要人物の専門家」と独立した観念を需要者・取引者は認識する。

かかる意味合いから、「BY TERRY」と「VIP EXPERT」を分離して認識し、「BY TERRY」が含む「TERRY」を殊更自他商品・役務の識別力が強い表示として認識するため、引用商標2からは「テリー」の称呼が発生する。

よって、本件商標は、その称呼において、引用商標に類似する商標である。

ウ 観念について

本件商標の「Terry」は、英語圏における男性名/女性名として広く使用されている名称である。そこで、「BY TERRY」の態様で使用すれば「TERRYによって」、「TERRYのそばに」の意味合いを理解し、男性名/女性名の「Terry」との比較においては、実質的に同一の観念が発生する。

特に、引用商標1は、化粧品の商標としてイギリスを始め世界各国で使用されている化粧品のブランドであり、日本においても化粧品について、使用されている商標である(甲5)。

よって、本件商標は、引用商標1と同じく「Terryブランド」なる観念を生じるため、観念において類似する商標である。

エ 小括

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第10号について

ア 引用商標1は、日本において、化粧品の商標として1998年頃から使用されている商標である。引用商標1が使用されている化粧品は、口紅やシーラーなど多品目に及んでいる(甲5)。すなわち、引用商標1は化粧品について需要者に広く認識されている商標であることは明らかである。

イ 一方、本件商標と引用商標1は、上記(1)のとおり、類似する商標であり、また、指定商品が同一である。

ウ よって、本件商標は、申立人の業務に係る商品である「化粧品」を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標である引用商標1に類似する商標であって、その商品である「化粧品」について使用をするものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。

(3)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、その指定商品「化粧品」に使用した場合、申立人の業務に係る商品と混同を生じるおそれのあるものである。

ここで、申立人は、商品「化粧品」を自己の業務にかかる商品として製造販売を実施し、その業務に係る商品について、引用商標1を実際に使用している(甲5)。

その結果、我が国においては、引用商標1は、申立人の業務に係る商品として、需要者において広く認識されている商標である。

そして、指定商品「化粧品」について、引用商標1が需要者の間に広く認識された結果、引用商標1の一部を構成する「TERRY」を用い、引用商標1が需要者に広く認識されている商品「化粧品」について使用した場合は、引用商標1と本件商標の相違は冒頭の前置詞「BY」の有無であるから、かかる「前置詞」を本件商標が標章の冒頭に関していても、需要者は本件商標と引用商標1を類似の商標として認識し、引用商標1の商標所有者の商品、若しくは、引用商標1の所有者の関連会社若しくはグループの商品であると認識することは、明らかである。

すなわち、本件商標の商標権者と申立人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ、すなわち、いわゆる広義の混同を生ずるおそれがある商標でもある。

また、本件商標をその指定商品「化粧品」に使用した場合は、申立人の業務と混同を生じるおそれのみならず、申立人が所有し使用する引用商標1のアイデンティティを希釈化する結果となる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(4)商標法第4条第1項第19号について

本件商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用をするものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。

4 当審の判断

(1)引用商標1の周知性について

申立人は、引用商標1が、我が国において、化粧品について需要者の間に広く認識されているものであると主張するところ、申立人の提出に係る証拠(甲5)によれば、各オンラインショップのウェブサイトにおいて、「BY TERRY」又は「バイテリー/By Terry」と称する化粧品が販売されていること及び引用商標1あるいはそれと同じ文字綴りの標章が使用されており、また、縦書きした「BY」の文字と横書きした「TERRY」の文字とを組み合わせた標章(以下「使用標章」という。別掲2参照。)が、当該ウェブサイトにおける商品の紹介ページの見出しや商品の包装容器に付して使用されていることが認められる。

しかしながら、当該証拠(甲5)は、その内容がウェブサイトに掲載された日付が確認できないものであり、また、申立人提出の証拠からは、引用商標1の使用を開始した時期、商品の販売数、売上高、市場シェア等の販売実績並びに宣伝広告の期間、費用、地域及び規模等の広告実績を客観的に把握することができるものは提出されていない。

その他、申立人提出の証拠をみても、引用商標1が、本件商標の登録出願時及び登録査定時(以下「本件商標の出願時等」という。)において、我が国又は外国における需要者の間に広く認識されていたと認めるに足りる証拠は見いだせない。

そうすると、申立人提出の証拠からは、引用商標1の周知性の程度を客観的に推し量ることができないことから、引用商標1は、本件商標の出願時等において、申立人の業務に係る商品(化粧品)を表示するものとして、我が国又は外国における需要者の間に広く認識されていたと認めることはできない。

(2)商標法第4条第1項第11号該当性について

ア 本件商標

本件商標は、別掲1のとおり、円図形を背景にし、その中央部に「terry」の欧文字(以下「本件文字部分」という。)を配してなるところ、本件文字部分は、当該円図形部分からはみ出すよう中央部に大きく表されていることからすると、本件商標の構成中、大きく目立つように表された本件文字部分に着目し、その部分のみをもって取引に資する場合も少なくないというのが相当であり、本件商標との類否を判断するにあたって、本件文字部分を要部として抽出して、この部分のみを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。

そして、本件文字部分は、4文字目の「r」が反転しているが、この程度のデザイン化は殊更特殊なものとはいえず、一見して欧文字の「r」を表したものと理解し得るものであることから、本件商標は、その要部である本件文字部分に相応して、「テリー」の称呼を生ずるものではあるが、「terry」の欧文字は、「terry cloth(タオル地)」(「ジーニアス英和辞典第6版」大修館書店 参照)を意味する英語ではあるものの、我が国において上記の意味を含め特定の意味を表すものとして親しまれている英語とはいい難いものであるから、特定の観念は生じない。

イ 引用商標

(ア)引用商標1

引用商標1は、「BY TERRY」の欧文字を標準文字で表してなるところ、「BY」と「TERRY」の文字の間に一文字分のスペースを有するとしても、同書体、同大で一列に横書きにしてなるものであるから、外観上、まとまりよく一体のものとして看取されるというべきである。

また、引用商標1の構成文字に相応して生じる「バイテリー」の称呼も短い音数からなり、よどみなく一連に称呼し得るというべきである。

そして、引用商標1は、その構成中「BY」の文字が「~によって、~のそばに」(ジーニアス英和辞典)などの意味を有する英語である一方、「TERRY」の文字が、上記アのとおり、我が国において親しまれている英語とはいい難いものであって、「BY TERRY」の語全体としても、我が国において特定の意味を表すものとして親しまれているといった実情も見いだせないことからから、引用商標1から特定の観念は生じない。

そうとすると、かかる構成においては、「BY」の文字を省略して「TERRY」の文字部分のみをもって、取引に資するものとはいい難く、むしろ、構成全体をもってまとまりのよい一体不可分のものとして理解されるとみるのが相当であるから、引用商標1は、「バイテリー」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものである。

なお、申立人は、引用商標1について、「BY」の文字が前置詞若しくは副詞であって、「TERRYによって」など全体から生じる意味合いの認識から、需要者は「TERRY」の部分に着目して引用商標1に接する旨、及び、引用商標1が化粧品の商標として世界各国で使用されていることから、「terryブランド」の観念が生じる旨主張するが、引用商標1の構成中「TERRY」の文字部分のみに需要者が着目することを裏付ける特段の取引の実情は見いだせず、また、上記(1)のとおり、引用商標1が我が国における需要者の間に広く認識されていたと認めることはできない。そうすると、需要者が引用商標1から上記「terryブランド」を想起するとはいえないことから、申立人のこれらの主張は採用することができない。

(イ)引用商標2

引用商標2は、「VIP EXPERT BY TERRY」の欧文字を一列に横書きしてなり、「VIP」、「EXPERT」、「BY」及び「TERRY」の文字の間にそれぞれ半角分のスペースを有するとしても、同書体、同大で一列に横書きにしてなるものであるから、外観上、まとまりよく一体のものとして看取されるというべきである。

また、引用商標2の構成文字に相応して生じる「ビップエクスパートバイテリー」又は「ブイアイピーエクスパートバイテリー」の称呼も、やや冗長であるものの、無理なく一連に称呼し得るものというべきである。

そして、引用商標2は、その構成中「VIP」の文字が「要人、有力者」など(ジーニアス英和辞典)の意味を、「EXPERT」の文字が「専門家」など(ジーニアス英和辞典)の意味を、「BY」及び「TERRY」の文字は、上記ア及びイ(ア)のとおり、「~によって、~のそばに」及び「タオル地」などの意味を有する英語であるところ、それぞれの単語を組み合わせたものが我が国において特定の意味合いを表すものとして親しまれているといった実情は見いだせず、また、全体としても同様であることから、引用商標2から特定の観念は生じない。

そうすると、かかる構成においては、「VIP EXPERT」又は「BY TERRY」の文字部分のみをもって、取引に資するものとはいい難く、むしろ、構成全体をもってまとまりのよい一体不可分のものとして理解されるとみるのが相当であるから、引用商標2は、「ビップエクスパートバイテリー」又は「ブイアイピーエクスパートバイテリー」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

なお、申立人は、引用商標2について、需要者は「VIP EXPERT」と「BY TERRY」を分離して認識し、「BY TERRY」が含む「TERRY」を自他商品の識別力の強い表示として認識する旨主張しているが、仮に、引用商標2が「VIP EXPERT」と「BY TERRY」を分離して需要者に認識される場合があるとしても、「BY TERRY」の構成においては、「BY」の文字を省略して「TERRY」の文字部分のみをもって、取引に資するものといい難いことは、上記(ア)で述べたとおりであるから、申立人のこの主張は採用することができない。

ウ 本件商標と引用商標の類否

上記ア及びイからすると、本件商標は、別掲1のとおり、図形と文字が結合された構成からなるところ、その要部である本件文字部分が「terry」の欧文字からなるのに対して、引用商標は、「BY TERRY」又は「VIP EXPERT BY TERRY」の欧文字からなるものであるから、文字数及び大文字・小文字の違いなどが明らかに相違し、外観において判然と区別できるものである。

また、本件商標から生じる「テリー」の称呼と引用商標から生じる「バイテリー」、「ビップエクスパートバイテリー」又は「ブイアイピーエクスパートバイテリー」の称呼は、その音数において差異があり、称呼において明瞭に聴別できるものである。

さらに、本件商標及び引用商標からは、特定の観念は生じないから、両者は、観念において比較することができない。

以上のとおり、本件商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、外観において判然と区別することができ、称呼において明瞭に聴別できるから、両者の外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

エ 小括

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の要件を具備しないから、同号に該当しない。

(3)商標法第4条第1項第10号該当性について

引用商標1は、上記(1)のとおり、本件商標の出願時等において、申立人の業務に係る商品(化粧品)を表示するものとして、我が国における需要者の間に広く認識されていたとはいえない。

また、本件商標と引用商標1とは、上記(2)のとおり、非類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号の要件を具備しないから、同号に該当しない。

(4)商標法第4条第1項第15号該当性について

引用商標1は、上記(1)のとおり、本件商標の出願時等において、申立人の業務に係る商品(化粧品)を表示するものとして、我が国における需要者の間に広く認識されていたとはいえない。

また、本件商標と引用商標1とは、上記(2)のとおり、非類似の商標であって、外観において判然と区別することができるうえ、称呼においても明瞭に聴別できるものであるから、本件商標と引用商標1との類似性の程度は低いものである。

そうすると、本件商標は、本件商標の商標権者がこれをその指定商品について使用しても、需要者等が引用商標1を連想又は想起することはなく、その商品が申立人あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないというのが相当である。

その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

(5)商標法第4条第1項第19号該当性について

引用商標1は、上記(1)のとおり、本件商標の出願時等において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されていたとはいえない。

また、本件商標と引用商標1とは、上記(2)のとおり、非類似の商標である。

そして、申立人は、本件商標の商標権者は、不正の目的をもって使用するものである旨主張するが、申立人が提出した証拠からは、本件商標の商標権者が不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的をもって本件商標を使用するものであると認めるに足る実情を示す具体的な証拠は見いだせない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号の要件を具備しないから、同号に該当しない。

(6)むすび

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同項第11号、同項第15号及び同項第19号のいずれにも該当するとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。