「USBear」の要部抽出と類似性

1 本件商標

本件登録第4762834号商標(以下「本件商標」という。)は、後掲の(1)のとおりの構成よりなり、平成15年1月15日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同16年4月9日に設定登録されたものである。

2 請求人の引用商標

請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する商標は、以下の(a)ないし(g)に記載する商標である。

(a)「BeaR」の文字を横書きしてなり、平成3年10月16日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同6年5月31日に設定登録、その後、同15年12月24日に商標権存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同16年5月12日に指定商品の書換登録があった結果、第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」となった登録第2667318号商標(以下「引用商標1」という。)。

(b)「BEAR」の文字を横書きしてなり、平成8年7月19日に登録出願され、第25類「被服,履物」を指定商品として、同11年7月23日に設定登録された登録第4298088号商標(以下「引用商標2」という。)。

(c)後掲の(2)のとおりの構成よりなり、平成7年5月2日に登録出願、第25類「パーカ,絶縁材からなるジャケット,レザージャケット,防寒用帽子,履物」を指定商品として、同11年12月17日に設定登録された登録第4345512号商標(以下「引用商標3」という。)。

(d)後掲の(3)のとおりの構成よりなり、1995年1月24日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成7年7月24日に登録出願、第25類「パーカ,絶縁材からなるジャケット,レザージャケット,防寒用帽子,ヘッドバンド」を指定商品として、同12年4月14日に設定登録された登録第4376738号商標(以下「引用商標4」という。)。

(e)後掲の(4)のとおりの構成よりなり、平成8年3月6日に登録出願、第25類「アメリカ製のパーカ,アメリカ製のジャケット,アメリカ製のティーシャツ,アメリカ製のパンツ,その他のアメリカ製の下着,アメリカ製のジャージー生地からなる長袖シャツ,アメリカ製のデニム生地からなるズボン,アメリカ製のデニム生地からなるその他の被服,アメリカ製の防寒用帽子,アメリカ製の履物」を指定商品として、同12年9月22日に設定登録された登録第4419411号商標(以下「引用商標5」という。)。

(f)後掲の(5)のとおりの構成よりなり、平成8年3月6日に登録出願、第25類「パーカ,ジャケット,ティーシャツ,パンツ,その他の下着,ジャージー生地からなる長袖シャツ,デニム生地からなるズボン,デニム生地からなるその他の被服,防寒用帽子,履物」を指定商品として、同12年9月22日に設定登録された登録第4419412号商標(以下「引用商標6」という。)。

(g)後掲の(6)のとおりの構成よりなり、第25類「被服,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年12月27日に登録出願された2000年商標登録願第140040号商標(以下「引用商標7」という。)

3 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第63号証(枝番号を含む。)を提出した。

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、動物の図形部分は、その構成態様及び構成中の文字との関係において、「熊」(Bear)を描いたものと容易に認識し得るものである。

また、その構成中の「USBear」の文字部分は、前記図形との関係において、「US」の文字と「Bear」とを結合したものと容易に認識し得るところである。

しかして、本件商標の構成中の「US」の文字は、「United States」の略として広く知られている語であり、かつ「USAF」(United States Air Force)(アメリカ空軍)、「USGA」(United States Golf Association)(アメリカゴルフ協会)、「USTR」(United States Trade Representative)(アメリカ通商代表部)、「USPTO」(United States Patent and Trademark Office)(アメリカ特許商標庁)のように「アメリカ」(アメリカ合衆国)を表示する語としても普通に使用され、広く知られている語である。

そして、本件商標の指定商品の分野においては、アメリカでデザインした商品若しくはアメリカの企業の取り扱いに係る商品が多く輸入され、販売され、販売されていることからすれば、これに接する取引者、需要者は、「US」の文字の部分がアメリカでデザインされた商品又はアメリカの企業の取り扱いに係る商品であること、すなわち商品の産地等の品質を表示したものと容易に認識するというのが相当である。

そうとすれば、本件商標の文字の部分において、自他商品識別標識としての機能を果たすのは、「Bear」の文字部分であるといわなければならない。

そうしてみると、本件商標よりは、「熊」の図形及び「Bear」の文字に照応する「ベアー」の称呼、「熊」の観念を生じるものである。

また、本件商標の「USBear」の文字部分より、「アメリカの熊」の観念を生じるものである。

これに対して、引用商標1は、「BeaR」の文字よりなるものであり、引用商標2は「BEAR」の文字よりなるものであるから、それぞれより「ベアー」の称呼、「熊」の観念を生じるものである。

引用商標3は、熊の図形と大きく書した「Bear」の文字及びその下に小さく書された「U.S.A.,Inc.」の文字よりなるところ、「U.S.A.,Inc.」の文字の部分は、アメリカの法人であることを表示するにすぎず、熊の図形と大きく書した「Bear」の文字とが自他商品識別標識としての機能を果たす部分といえるものであるから、これより「ベアー」の称呼、「熊」の観念を生じるものである。

引用商標4は、熊の図形と大きく書した「Bear」の文字よりなるものであるから、これより「ベアー」の称呼、「熊」の観念を生じることが明らかである。

引用商標5は、熊の図と熊の図の輪郭線を延長した横長の輪郭内に「Bear」の文字を書し、その下に「USA」の文字を書してなるところ、「USA」の文字部分は、アメリカ合衆国を意味し、指定商品との関係においては、商品の産地等の品質を表示するにすぎないから、熊の図形と「Bear」の文字部分とが自他商品識別標識としての機能を果たす部分といい得るものであり、これより「ベアー」の称呼、「熊」の観念を生じるものである。

そして、引用商標5の構成中の「Bear」の文字と、その下の「USA」の文字より「アメリカの熊」の観念をも生じるものである。

引用商標6は、熊の図と熊の図の輪郭線を延長した横長の輪郭内に「Bear」の文字を書してなるものであるから、これより「ベアー」の称呼、「熊」の観念を生じることが明らかである。

引用商標7は、熊の図と熊の図の輪郭線を延長した横長の輪郭内に「Bear」の文字を書し、その横に「USA」の文字を横向きにして、下から上に向けて縦に書してなるところ、「USA」の文字部分は、アメリカ合衆国を意味し、指定商品との関係においては、商品の産地等の品質を表示するにすぎないから、熊の図形と「Bear」の文字が自他商品識別標識としての機能を果たす部分といい得るものであり、これより「ベアー」の称呼、「熊」の観念を生じるものである。

そして、引用商標7の構成中の「Bear」の文字と、その右横の「USA」の文字より「アメリカの熊」の観念をも生じるものである。

そうしてみると、本件商標と引用各商標とは、「ベアー」の称呼、「熊」の観念を共通にする互いに類似の商標であり、本件商標と引用商標5及び引用商標7とは、「アメリカの熊」の観念を共通にする類似の商標というべきものである。

また、本件商標と引用商標5ないし引用商標7とは、黒の輪郭線をもって描かれたという特徴のある熊の図と熊の図の輪郭線を延長した横長の輪郭内に「熊」を意味する「Bear」の文字を有してなる点において、構成の軌を同じくするものであるから、時と所を異にしてこれに接するときは、かれこれ相紛らわしい外観上類似の商標というべきものである。

請求人は、引用商標5及び引用商標6を平成8年3月に出願して使用を開始したものであり、引用商標7は、平成8年に使用を開始し、平成12年に出願をしたもので、その使用の形態は、黒の輪郭線をもって描かれたという特徴のある熊の図形と熊の図の輪郭線を延長した横長の輪郭内に「熊」を意味する「Bear」の文字を書し、その輪郭の外側横に「USA」の文字を下から上に向けて縦書きして配してなるという特徴を有するもので、これを各種、雑誌において広告するとともに、偽商品対策のために新聞紙上の広告において警告をもしていたものである(甲第9号証ないし同第19号証)。

しかるところ、本件商標は、請求人の商標の使用開始とその広告、警告を新聞、雑誌に掲載後に出願されたものであり、被請求人が主として衣料品等のファッションに関連する商品についてのブランドのライセンスを業とし、そのライセンスに係る商標は、著名商標にフリーライドすることを目的としたものであるといい得るものであり、かつ、そのライセンス事業も極めて欺瞞的なものであることから見ると、明らかに請求人の著名な商標にフリーライドする目的を持って、引用の各登録商標、出願商標(特に引用商標5ないし引用商標7)と構成の軌を一にする類似の商標を出願したといい得るところである。

さらに、本件商標と引用商標3、引用商標5及び引用商標7とは、黒の輪郭線をもって描かれたという特徴のある熊の図と「熊」を意味する英語「Bear」の文字及び「アメリカ」(アメリカ合衆国)を表示する「US」、「USA」の文字をその構成中に有するところ、ともに「アメリカに係る熊印」の商標であるかのごとく理解されるのみならず、黒の輪郭線をもって描かれたという特徴のある熊の図形よりなり、「熊」を意味する「Bear」の文字を有し、「アメリカ」(アメリカ合衆国)を表示する「US」、「USA」の文字をその構成中に有するという商標の構成全体から受けるイメージも相似たものとなっているから、その外観、観念とが相まって、かれこれ相紛らわしい類似の商標というべきものである。

そして、本件商標の指定商品と引用各商標の指定商品とは、同一又は類似の商品である。

したがって、本件商標は、引用各商標と外観、称呼及び観念上類似の商標であり、かつ、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するばかりでなく、商標法第8条第1項にも該当する(引用商標7が登録されれば、商標法第4条第1項第11号に該当することとなる。)にもかかわらず、これに違反して登録されたというべきものである。

被請求人は、そのライセンス事業に係る広告(甲第20号証)において、「アメリカ生まれのカジュアルブランド日本に上陸!」と大書し、その下に本件商標の構成中の文字と同じ綴りである「USBEAR」の文字よりなる商標(甲第21号証)、本件商標と略同じような構成よりなる商標(甲第22号証)等を表示しているところである。

この広告は、「アメリカ生まれのカジュアルブランド」であることを強調しているもので、誰が見ても甲第21号証、同第22号証等の構成中の「US」の文字の部分が「アメリカ」(アメリカ合衆国)を表す意図のもとに表示されたものであることを容易に看取させ、理解、認識させるというべきものである。

そうとすれば、「USBear」の文字を有する本件商標のみならず、「USBEAR」の文字よりなる商標(甲第21号証)、本件商標と略同じような構成よりなる商標(甲第22号証ないし同第24号証)は、「アメリカ」(アメリカ合衆国)産の商品又は「アメリカ」(アメリカ合衆国)でデザインされた商品又は「アメリカ」(アメリカ合衆国)の企業の取り扱いに係る商品であることを強調して表示する意図を持って採択し、使用しているといわざるを得ないものである。

また、本件商標と略同じ構成を有する商標(甲第25号証及び同第26号証)及び本件商標の構成中の「USBear」の文字と同じ文字よりなる商標(甲第27号証)も、上記の商標(甲第21号証ないし同第24号証)及び本件商標と同様に、その構成中の「US」の文字の部分が「アメリカ」(アメリカ合衆国)を表す意図のもとに表示されたものであることを容易に看取させ、理解、認識させるというべきものである。

そして、これらの商標は、いずれも請求人の「Bear」「USA」の商標を付した商品がヒットし、日本において偽商品が氾濫したため、請求人が偽商品対策として日本への出荷停止措置を執ったことが新聞で報道(甲第28号証、同第29号証)され、偽商品についての警告広告(甲第10号証ないし同第19号証、同第30号証)が掲載された後に出願され、登録されたものである。

そして、被請求人のこれらの商標の出願の経緯を見るに、当初「USBEAR」の文字よりなる商標(甲第21号証)を平成7年に出願し、次いで黒塗りの熊の図形よりなる商標(甲第31号証)を平成9年に出願し、さらに、請求人の著名な登録商標と同様に、輪郭線で描いた熊の図及びその輪郭線を延長した横長の輪郭線内に「USBEAR」の文字を書した商標(甲第22号証)を平成13年に出願し、同じく輪郭線で描いた熊の図及びその輪郭線を延長した横長の輪郭線内に「USBEAR」の文字を書した商標(甲第23号証)を平成13年に出願し、同じく輪郭線で描いた熊の図及びその輪郭線を延長した横長の輪郭線内に「USBEAR」の文字を書し、その下に「USA」の文字を書した商標(甲第24号証)を平成14年に出願し、輪郭線で描いた熊の図及びその輪郭線を延長した横長の輪郭線内に「USBear」の文字を書した本件商標、輪郭線で描いた熊の図及びその輪郭線を延長した横長の輪郭線内に「USBear」の文字を書し、その横に「USA」の文字を書した商標(甲第25号証)、輪郭線で描いた熊の図及びその輪郭線を延長した横長の輪郭線内に「USBeaR」の文字を書した商標(甲第26号証)、「USBear」の文字を書した商標(甲第27号証)を平成15年に出願しているというように、請求人の使用する著名な商標(甲第4号証ないし同第7号証)、請求人の使用する商標(甲第8号証)及び商号に由来する商標「BEAR USA」(BEAR U.S.A)に段階的に似せた商標を出願し、登録を受けているというような経緯をたどっているものである。

これらの商標中、とりわけ本件商標及び甲第22号証ないし同第24号証の商標は、請求人の使用に係る著名な引用商標5ないし引用商標7の商標(甲第6号証、同第8号証ないし同第19号証、同第32号証ないし同第39号証)(輪郭線で描いた熊の図及びその輪郭線を延長した横長の輪郭線内に「Bear」の文字を有する。)とは、輪郭線で描いたという特徴のある熊の図及びその輪郭線を延長した輪郭内に「Bear」文字を含む文字を書してなる点において構成の軌を一にするものである。

また、被請求人の「USABEAR」と「アズエーベー」の文字よりなる商標(甲第40号証の1)は、その構成中の「USABEAR」の文字が請求人の商号の主要部である「BEAR USA」の文字の「BEAR」と「USA」の前後を入れ替えて表示したというべきもので、かつ、そのライセンス契約においては、「アズエーベー」の片仮名文字を取り去って表示した態様で示して契約し、片仮名文字を取り去った欧文字のみの登録証を偽造して示す(甲第40号証ないし同第42号証)というように請求人の著名な商標に似せてフリーライドしようとする商標の出願、使用をしているといわざるを得ないものである。

さらに、被請求人の輪郭線で描いた熊の図及びその輪郭線を延長した横長の輪郭線内に「USBeaR」の文字を書した商標(甲第26号証)は、その構成中の「USBeaR」の文字が熊の図との関係において、「アメリカ」を意味する「US」の文字と「熊」を意味する「BeaR」の文字とを結合したものと容易に認識し得るものであるところ、「BeaR」の文字は、語頭部と語尾の「B」と「R」を大文字とし、中間の「ea」の文字を小文字とした極めて特異な構成となっているもので、請求人の「BeaR」の文字よりなる引用商標1をそっくり、そのままの構成、態様で取り込んだもので、明らかに請求人の特異な構成、態様の登録商標のあることを知った上で、その構成、態様を模倣したといわざるを得ないものである。

被請求人が特異な構成よりなる請求人の引用商標1のあることを知っていたか否かについては、被請求人が引用商標1に対して不使用取消審判(取消平10−30311号、取消平10−30312号)の請求をし、その審決の取消しを求めた審決取消訴訟(平成11年(行ケ)361号、平成11年(行ケ)362号)を提起している事実があることから見ても、明らかに知っていたといい得るところである。

以上述べたように、被請求人の上記商標の出願の経緯及びその使用の実情から見れば、明らかに請求人の著名な商標に化体されたグッドウィル(顧客吸引力)にフリーライドする意図を持って商標を出願し、登録し、使用しているものと断ぜざるを得ないものであり、本件商標も請求人の著名な商標に化体されたグッドウィル(顧客吸引力)にフリーライドする意図のもとに出願し、登録を受けた一連の商標出願・登録の一環として出願し、登録されたといわざるを得ないものである。

本件商標の商標権者(被請求人)の一連の商標出願・登録の経緯及びその使用の実情から見ると、明らかに請求人の著名な商標に化体されたグッドウイル(顧客吸引力)にフリーライドする意図を持って商標を出願し、使用しているものと断ぜざるを得ないものであることからすれば、このような事情をも考慮に入れて、市場において取引者、需要者がかれこれ誤認し、混同を生じさせるおそれがある否か、市場において取引者、需要者がかれこれ誤認し、混同を生じさせる手法をとっているか否か等の要素をも考慮して、類否判断がなされるべきものである。

そうしてみると、本件商標は、上述したとおり、請求人の引用各商標と類似するものであり、かつ請求人の著名な商標に化体されたグッドウィル(顧客吸引力)にフリーライドする意図を持って、構成の軌を一にする商標を出願しているものであって、取引者、需要者がかれこれ誤認し、相紛れるおそれがあるものであるから類似の商標というべきものである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

請求人は、「Bear U.S.A.,Inc.」の商号にて、その商号に由来する黒の輪郭線で描いた熊の図と商号の「Bear U.S.A」の文字とを結合した商標を使用して、1994年より、アメリカ、日本においてジャケット、パーカ、靴等の製造、販売をしてきたところであり、その品質、デザインが若者を中心したストリートファッションのアイテムとして大いにヒットし、これがアメリカの人気音楽番組「MTV」に取り上げられたことから、爆発的な人気を博したものである(甲第43号証、同第44号証)。

そして、その人気の余波は、日本、イギリスにも及び当業者のみならず需用者間に広く知られるに至っているものである。

請求人の商号に由来する黒の輪郭線で描いたという特徴のある熊の図と商号の「Bear U.S.A」の文字とを結合した商標を使用した商品が人気を博すにつれ、その商品そのものが「THE SOURCE MAGAZINE」(ヒップホップミュージック誌)等の各種雑誌でも掲載され、あるいは記事として取り上げられて、ますますその人気が高まってきたものである(甲第32号証ないし同第35号証、同第44号証ないし同第50号証)。

請求人は、その商品を普及するために、商品パンフレットを作成してアメリカ国内はもとより、日本、イギリスの商社、バイヤー等を通じて広く配布するとともに、「VIBE」「ASAYAN」「繊研新聞」等の雑誌、新聞に積極的に広告をしてきたことから、請求人の商号に由来する黒の輪郭線で描いたという特徴のある熊の図と商号の「Bear U.S.A」の文字とを結合した商標は、本件商標の出願前には、取引者、需要者間に著名となっていたものである(甲第9号証、同第10号証、同第32号証、同第36号証、同第37号証、同第43号証、同第46号証及び同第51号証ないし同第53号証)。

請求人の黒の輪郭線で描いたという特徴のある熊の図と商号の「Bear U.S.A」の文字とを結合した商標を使用した商品があまりに人気を博したことから、我が国において大量の偽物が出回ったため、一時日本への出荷を停止せざるを得ない状況に追い込まれたものである(甲第28号証)。

そして、平成8年4月25日には、偽商品を販売していた業者が摘発されたという新聞記事が掲載されたものである(甲第29号証)。

このような状況を打開するため、請求人は、1996年4月以来、新聞、雑誌に偽商品についての「警告広告」あるいは「注意広告」を何度も掲載してきたところである(甲第11号証ないし同第18号証及び同第30号証)。

上述したとおり、請求人の黒の輪郭線で描いたという特徴のある熊の図と商号の「Bear U.S.A」の文字とを結合した商標は、著名となり、それを取り上げた新聞、雑誌等の記事において「ベアユーエスエー」、あるいは、単に「ベアー」として紹介されるほどになっているものである。

請求人は、商標をより商品に適した構成とすべく、また、偽物対策をも含め、平成8年(1996年)より、黒の輪郭線をもって描かれたという特徴のある熊の図を描き、その輪郭線を延長した横長の輪郭線内に「Bear」の文字を書し、輪郭線の外側に「USA」の文字を書した構成よりなる商標に変更し、以来、これを使用してきているものであり、本件商標の出願前には、需要者、取引者間に著名となっているものである(甲第9号証ないし同第19号証、同第32号証ないし同第37号証及び同第47号証ないし同第53号証)。

そこで本件商標を見るに、本件商標は、請求人の使用に係る引用各商標と称呼、観念上類似するものであり、引用商標5ないし引用商標7とは、黒の輪郭線をもって描かれた特徴のある熊の図及びその熊の図の輪郭線を延長した横長の輪郭内に「熊」を意味する「Bear」の文字を有してなる点において、構成の軌を同じくするものであるから、時と所を異にしてこれに接するときは、かれこれ相紛らわしい外観上類似の商標というべきものである。

とりわけ、引用商標5及び引用商標7(変更後の使用商標)とは、黒の輪郭線をもって描かれたという特徴のある熊の図形と「熊」を意味する英語「Bear」の文字及び「アメリカ」(アメリカ合衆国)を表示する「US」、「U.S.A」の文字をその構成中に有するものであり、しかも、ともに黒の輪郭線をもって描かれたという特徴のある熊の図形よりなり、「熊」を意味する「Bear」の文字を有し、「アメリカ」(アメリカ合衆国)を表示する「US」、「USA」の文字をその構成中に有するという商標の構成全体から受けるイメージも極めて近似したものと認識されるものであるから、時と所を異にしてこれに接するときは、かれこれ相紛れるおそれが極めて濃いといい得るほどに外観上類似の商標というべきものである。

そして、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似の商品であり、その品質、用途、形状、販売店、需要者等を共通にするものであるから、引用各商標と類似し、商標の構成全体から受けるイメージも極めて近似した本件商標をその指定商品について使用するときは、その商品があたかも請求人の業務に係る商品であるかのごとく誤認を生じさせるおそれがあるといわざるを得ないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するにもかかわらず、これに違反して登録されたものである。

(3)商標法第4条第1項第19号について

被請求人である株式会社セント・ローランは、主として被服、靴等のファッションに関する商品のブランドライセンスを業としている会社であることから、日本を含む世界各国の著名ブランドには精通していると推測されるところであり、前述した請求人の著名商標も当然のこととして知っていたといい得るところである。

そして、その業務に係るブランドライセンスリストに掲載されている商標は、著名な商標をその一部に取り込み、著名な商標にフリーライドする目的と見られるような商標が多く掲載されているところである(甲第54号証ないし同第63号証)。

被請求人のライセンス事業の実情及びそのライセンスに係る商標の登録の状況及びそれらの商標についての無効審判、取消審判、異議申立、訴訟事件における判断、判決から見れば、被請求人は、日常的に著名な商標にフリーライドするライセンス業をしているというのが相当である。

また、被請求人は、「USABEAR」と「アズエーベー」の文字を2行に横書きしてなる商標(甲第40号証の1)のライセンスにおいても、「アズエーベー」の文字の部分を取り去って「USABEAR」の文字の部分についての使用許諾契約をし、かつ、これについての被許諾人に対する平成12年4月21日付けの見解書に添付した登録証(写)において、「アズエーベー」の文字の部分を取り去った「USABEAR」の文字のみからなる商標を表示するというように、極めて欺瞞的なライセンス事業を展開しているものである(甲第40号証の1ないし同第40号証の4)。

この商標(甲第40号証の1)については、請求人が取消審判を請求した結果、取り消されているものである(甲第41号証、同第42号証)。

以上述べたように、請求人の商標が著名であり、本件商標は、これと類似の商標であること、被請求人の事業の内容から見て、請求人の商標が著名であることを知っていたといわざるを得ないこと、被請求人は、著名商標にフリーライドするライセンス事業を展開していたこと、被請求人は、請求人の著名商標と紛らわしい商標となるような欺瞞的な商標をライセンスしていたこと等を総合勘案すれば、本件商標は、他人(請求人)の業務に係る商品を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標を不正の目的をもって使用する(使用させる)ために出願し、登録したといわざるを得ないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当するにもかかわらず、これに違反して登録されたというべきものである。

4 被請求人の答弁

被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第24号証(枝番号を含む。)を提出した。

(1)本件商標は、熊の図の中に「USBear」の文字を一体化した商標である。

請求人は、引用商標1ないし引用商標7の商標から「ベアー」の称呼、「熊」、「アメリカの熊」の観念が生じるため、本件商標と類似の商標であると主張している。

しかし、請求人が証拠として提出した引用商標1は、通常の表記ではないので、乙第1号証の1ないし同第3号証の2の判決に示されるように、造語あるいは略称と見ることも可能で、「ベアー」の称呼、「熊」の観念が確定的に生じるというものではないと判断されている。

また、「bear」あるいは「ベアー」の文字をその構成の一部として使用したものについては、極めて多数の商標登録、商標登録出願がなされ、極めて多数の商標が実際に使用されていることから、「bear」あるいは「ベアー」の文字だけでは、乙第4号証の1及び同第4号証の2に示される判決により、自他商品の識別力がないと判断されている。

この判決において、注目すべき点は、以下の判断である。

(a)熊ないしベアーは、一般の日本人がよく知っている動物であり、「被服、履物」の分野において、このようなよく知られている動物である熊を意味する英語の「bear」あるいはこれに単に片仮名表記したにすぎない「ベアー」の文字をその構成の一部として使用したものについて、極めて多数の商標登録あるいは商標登録出願がなされ、また、極めて多数の商標が実際に使用されている。

(b)「被服、履物」について「ベアー」のみからなる標章は、商標登録及び取引の実情を考慮すれば、特別の事情のない限り、自他商品識別機能を有しない商標であるというべきである。

(c)「被服、履物」においては、日本人によく知られた動物の名前である「ベアー」又は「bear」の文字だけでなく、これに他の文字あるいは図形を結合させた標章とすることにより、初めて自他商品を識別する機能を生じさせることが可能となる。

これらの判断によれば、請求人の有する引用商標1及び引用商標2は識別力が疑われるものである。

また、引用商標3ないし引用商標7も、図形を結合させることによって、初めて自他商品を識別する機能を生じさせることが可能となるものであり、当然、図形も含めた一体の商標として、本件商標との類否等を検討すべきものとなるはずである。

ところで、本件商標と色彩が異なるものの、略同一の構成からなる熊の図形は、乙第5号証のとおり登録されている。

また、「USBEAR」の文字も、乙第6号証のとおり登録されている。

本件商標は、これらの商標を組み合わせた形で登録されているものであり、欧文字の位置は異なるものの、略同じような構成を有する商標も乙第7号証ないし同第11号証のとおり登録されている。

このように、同じような商標が数多く登録されている事実は、取りも直さず、本件商標が無効理由を有していないことを如実に表しているものである。

そうであれば、熊の図や文字は、元々乙第5号証及び同第6号証として登録されていることから、構成要素としても非類似であるばかりか、全体の構図も異なることから、称呼、観念及び外観のいずれにおいても、何ら類似したりすることのない別異の商標である。

被請求人は、乙第5号証の商標に同第6号証の商標を結合させ、さらに、それぞれをバランスよく結合させることによって、乙第7号証ないし同第11号証の商標や本件商標を作成したものであり、請求人の商標に段階的に似せた商標を出願して、登録を受けているようなものではない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号や同第19号に該当するものではなく、商標法第4条第1項第15号の出所の混同を生じるおそれもないものである。

上記乙第4号証の判決は、特許庁における「bear」あるいは「ベアー」を構成要素とする多数の登録例を説明する上でも、極めて妥当な判断であり、本件商標と引用各商標の類否判断についても、当然斟酌されるべきである。

乙第4号証のような判断をすれば、「USBEAR」という一体の商標や「ベアー」又は「bear」の文字に、通常であれば識別力が疑わしい文字を結合させた多数の商標が引用各商標と別異の商標として登録されている事実が明確に説明できるものである。

なお、請求人は、「アズエーベー」の文字を取り去った登録証を偽造している旨主張しているが、甲第40号証の4の見解書では「アズエーベー」の文字が明示されており、見解書の作成者である被請求人の代理人は、何ら「アズエーベー」の文字を隠す意図は有していないのである。

「アズエーベー」の文字がないことについては、被請求人及び代理人は関知しておらず、関知しているというのであれば、証拠を提出して主張すべきである。

(2)ところで、請求人は、引用商標1ないし引用商標7は、著名な商標である旨主張しているが、この点についても、被請求人は、大いに疑問を有する。

すなわち、請求人は、著名な証拠として、甲第9号証、同第10号証、同第32号証、同第36号証、同第37号証、同第43号証、同第46号証及び同第51号証ないし同第53号証を提出しているが、この程度の量で、著名であると判断することは、極めて危険である。

一般に、著名性を獲得していたことを立証するためには、極めて数多くの証拠が要求されている。

ちなみに、被請求人の代理人は、著名性と関連する商標法第3条第2項の適用を受けるために、330もの証拠を提出したが、認められていない乙第12号証の事例を担当している。

この中には、書体が異なるとの理由で採用されなかった証拠も存在するが、それらを除いても、270以上の証拠は、有効であるにもかかわらず認められていない。

したがって、請求人の提出した証拠の量のみでは、著名性を獲得しているとは、到底認められないものである。

しかも、請求人の提出した証拠は、その使用態様が引用商標4であったり、引用商標5であったり、引用商標7であったり、単なる新聞記事等であったり、その使用態様がまちまちである。

さらに、証拠として提出している雑誌や新聞は、発行部数が不明な外国のものであったり、国内で一般によく出回っている雑誌でもない。また、新聞も業界の専門紙であって、一般の日刊紙でもない。

したがって、発行部数は、かなり少ないものと予想される。

このため、引用商標1ないし引用商標7は、著名な商標であるとは認められないものである。

(3)また、被請求人は、前記乙第6号証の「USBEAR」を登録している。この「USBEAR」は、平成7年に出願されて、被請求人により使用されているものである。

使用されている事実は、請求人により取消審判を請求され、使用している証拠を提出して審決の取消を求めた乙第14号証の裁判より明らかである。

ところで、請求人は、引用商標の一部を「アメリカの熊」として、観念を共通にする旨主張している。

そうであれば、引用商標の一部は、「USBEAR」の商標権を侵害していることになる。

したがって、引用商標の一部については、商標法第4条第1項第15号を適用して保護すべきではない。

請求人は、「USBEAR」について、取消審判、裁判を行っているものであり、善意でないことは明らかである。

したがって、引用商標が仮に著名であったとしても、その一部の商標については、悪意の使用者である請求人を保護する合理的理由は全くなく、商標法第4条第1項第15号を適用すべきではない。

(4)さらに、請求人は、被請求人の行為をさんざん非難しているが、請求人自身は、第三者が請求人の使用前から使用して、著名となっている熊の図を盗用しているものである。

すなわち、乙第16号証の熊の図の外形を線とし、反転させると乙第17号証のような形状となる。

この図形は、まさに請求人の熊の図形に瓜二つであり、明らかにこの図を盗用しているものである。これを、例えば、請求人の引用商標のように「Bear」の文字と結合させれば、乙第18号証のような形態となり、これは、請求人の引用商標4とほとんど同じといってもよい程酷似している。

乙第16号証の熊の図は、長期間、世界中で愛用されている防寒ブーツに使用されているものであり、以前より数多くの需要者の目に触れているものと考えられる。

被請求人は、このような事実を示すために、乙第19号証ないし同第22号証のホームページを証拠として提出する。

また、請求人は、ジャンパーの背中に大きく乙第23号証のような熊の図形を使用している。

この商標は、乙第24号証の商標の熊の図と非常に似ており、この熊の図を盗用したとも考えられる。

このように、請求人自身、複数の熊の図を盗用するような者であり、その行為は、極めて悪質で、被請求人を非難する資格は、ないものと考える。

(5)以上述べたように、本件商標は、特許庁における登録例からいっても、無効理由を有するような商標ではない。

また、裁判所の判断からしても、請求人の主張には、無理があるものである。

このように、請求人の主張は、特許庁や裁判所の判断と相容れない独善的なものであり、何ら妥当性を有しないものである。

さらに、引用各商標の著名性の点にも疑いがあり、請求人自身の行為も非難されるべきものでもある。

5 当審の判断

(1)引用商標7の著名性

(ア)請求人の提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。

(a)雑誌「asayan」1996年1月号(甲第46号証)に、「ニューヨークで超話題のストリートブランド『Bear』のダウンジャケット」の記載とともに「Bear」ブランドの商品が掲載されており、別のページには、紙面の全面を使用した「Bear」ブランドの商品の広告が掲載されている。

(b)雑誌「asayan」1996年2月号(甲第46号証)に、「N.Y.生まれの本格アウトドアブランド」として「Bear」ブランドのダウンジャケットなどが掲載されており、別のページには、紙面の全面を使用した「Bear」ブランド商品の広告が掲載されている。

(c)雑誌「BOON」1996年2月号(甲第44号証)に、「N・Y・ブラック達は黒のダウンで完全武装! 寒波到来とともに定番アイテムの流行が、日本襲来!!」「あまりの人気にメディアも混乱。ブームの秘密はMTVデビューにあり?」「・・・ノースフェイス、マーモットなどアウトドア系のビッグブランドと肩を並べるほど、広く認知されたのが、この『Bear』だ。・・・アメリカの人気音楽番組『MTV』でストリートファッションのマストアイテムとして取り上げられたのが大きな要因。」と記載されており、「Bear」ブランドのダウンジャケットが掲載されている。

(d)平成8年4月8日発行「繊研新聞」(甲第28号証)に、「ベアー・U・S・A社偽物排除へ強硬手段」「春夏物対日輸出を停止『今日本で売られているのは偽物』」「ベアー・U・S・Aは一昨年から販売して以来、米国や日本などで人気を集めているカジュアルウエア。」と記載されている。

(e)平成8年4月25日発行「繊研新聞」(甲第29号証)に、「偽ブランド品摘発/奈良県警」「・・・アメリカの『ベアー』など海外人気ブランド・・・」と記載されている。

(f)平成9年10月17日発行「繊研新聞」(甲第10号証)に、「この冬、Bearで差をつけろ!!」と記載された「Bear」ブランドの商品の広告が紙面の全面を使用して掲載されている。

(g)平成9年10月22日発行「繊研新聞」(甲第50号証)に、他のメーカーの商品と並んで「変わるヒップホップ系ブランド」「洗練され大人びたデザインに」「グラデーションを使った『ベアーUSA』のダウンジャケット」と記載するとともに「Bear」ブランドのダウンジャケットが掲載されている。

(h)平成8年4月11日、同11年9月27日、同年10月5日、同年10月13日、同12年9月25日及び同年10月23日発行の「繊研新聞」(甲第11号証ないし同第15号証及び同第30号証)に、「Bear U.S.A.からの警告」「現在日本市場で売られているBear U.S.A.ロゴが付いている商品は全て偽物です。」等という警告の広告が掲載されている。

(i)雑誌「street Jack」1998年11月号、同年12月号1999年1月号及び同年2月号(甲第16号証ないし同第19号証)に、「ニセモノの商品が氾濫しております。」「ニセモノに注意せよ!」等という「Bear」ブランドの商品の警告の広告が掲載されている。

以上の雑誌、新聞における報道記事、紹介記事、広告等には、商標として、引用商標4、引用商標7などが表示されているが、請求人が「Bear」ブランドとして主に使用しているものは、引用商標7と認められる。

(イ)上記した事実によれば、平成8年の初めには、請求人が雑誌に広告を掲載した「Bear」ブランドのダウンジャケットが米国において人気音楽番組「MTV」で取り上げられて人気を得ていたことが、我が国の雑誌、新聞で紹介されているとともに、同年4月には、ベアー・U・S・Aが米国や日本で人気を集めているカジュアルウエアなどと新聞に記載されていることが認められる。また、時期を同じくして、既に同ブランドの偽物が出回り、同ブランド商品の対日輸出が停止される旨が報じられており、請求人は、平成8年4月頃から同12年10月にかけて、新聞、雑誌を通じて、同ブランドの「偽物が売られている」旨を記載した広告を10回にわたり行っている事実が認められる。

以上によれば、「Bear」ブランドとして主に使用されている引用商標7は、本件商標の登録出願前及び査定の時には、ダウンジャケットなどのカジュアルウエアの商標として、我が国の取引者、需要者の間に広く認識され、著名性を獲得していたものというべきであり、その状態は、現在も継続しているというべきである。

(2)本件商標と引用商標7の類似性

本件商標と引用商標7とを比較するに、本件商標は、頭部のみを右に向けた熊の正面図形のあごの下から右方向に「USBear」の文字を大きく横書きで配し、その「USBear」の文字を取り囲むように、該熊の図形の輪郭線を延長して枠を描いてなるものである。

これに対し、引用商標7は、左を向いた熊の図形の腹部から右方向に「Bear」の文字を大きく横書きで配し、その「USBear」の文字を取り囲むように、該熊の図形の輪郭線を延長して枠を描いてなり、さらに、その右側に左に90度回転させた「USA」の文字を配してなるものである。

そして、両商標における熊の図形は、ともにほぼ輪郭線のみにより描かれているものである。

以上の両商標の構成よりすると、熊の図形の向きが異なり、また、その構成文字において、本件商標が「US」の文字に「Bear」の文字を連綴してなるのに対し、引用商標7は「Bear」の文字の右側に「USA」の文字を分離して配されているという相違点を有するものであるが、両商標は、熊の図形の描出方法において相似た印象を受け、また、文字においては、「US」と「USA」の文字の配置が異なるものの、熊の図形の右側の輪郭線を延長した線で枠が文字の全部又は一部を取り囲むように描かれているという点において共通するものであるから、両商標は、外観において相当程度近似しているという印象を受けるものというべきである。

次に、称呼及び観念の点について見るに、本件商標中の「USBear」は、熊の図形との関係よりすると「US」と「Bear」の両文字よりなると容易に看取されるものである。

そして、「US」の文字が「United States」(アメリカ合衆国)の略称であり、「Bear」の文字が「熊」を意味する英単語であることは、我が国において広く知られているといえるから、本件商標は、その構成文字の全体に相応して「ユーエスベアー」の称呼及び「アメリカ合衆国の熊」の観念を生ずるものと認められる。

これに対し、引用商標7は、熊の図形と「Bear」及び「USA」の両文字よりなるものであって、全体の印象を支配するのは「熊(Bear)」を表したものということができるから、「USAのBear」すなわち「アメリカ合衆国の熊」を表したものと認識されることも少なくないというべきである。

しかして、引用商標7は、「ベアー」及び「ベアーユーエスエイ」の各称呼のほか、「USAのBear」より派生する「ユーエスエイベアー」の称呼を生ずる余地も多分にあるものといわなければならず、また観念については、「熊」の観念のほか「アメリカ合衆国の熊」の観念をも生ずるものと認められる。

そうすると、両商標は、「ユーエスベアー」と「ユーエスエイベアー」の両称呼を比較した場合には、中間における「エイ」の音の有無の相違を有するにとどまり、相紛れるおそれがあるものであって、かつ、「アメリカ合衆国の熊」の観念を同一にするものである。

以上のとおり、両商標の外観、称呼及び観念についての比較を総合すれば、本件商標は、引用商標7と相紛れる程度に近似するものということができる。

(3)結び

してみれば、請求人使用商標「引用商標7」の著名性が前記(1)のとおり認められ、前記(2)のとおり、その類似性が相当に認められ、本件商標の指定商品中には、請求人の使用する商品が含まれており、それ以外の商品もファッション関連商品であるということからすれば、被請求人が本件商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する取引者、需要者がこれより引用商標7を連想、想起し、該商品が請求人又は請求人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について、誤認、混同するおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定に基づき、その登録を無効とすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。